专利无效宣告程序中的一事不再理原则

2016-02-10魏辛欣

专利代理 2016年3期

魏辛欣

专利无效宣告程序中的一事不再理原则

魏辛欣★

一事不再理原则是专利无效宣告程序中的一项重要原则。针对该原则，《专利法实施细则》以及《专利审查指南》（2010版）仅给出了原则性的规定，该原则在具体适用时尚存在若干问题。本文就该原则中“同样的理由和证据”的比较对象、具体涵义以及处理方式进行系统阐述，并重点针对证据的形式、内容、使用方式以及特征对比方式对“同样的证据”作出深入分析，以期为涉及该原则的无效宣告案件的工作提供帮助。

一事不再理同样的理由和证据无效宣告程序

《专利法》第45条规定，自国务院专利行政部门公告授予专利权之日起，任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合本法有关规定的，可以请求专利复审委员会宣告该专利权无效。可见，专利权的无效宣告程序是国务院专利行政部门为纠正不当授权而设置的程序。由于无效宣告程序未对请求人以及提出请求的次数加以限制，因此实践中容易出现不同请求人针对同一专利权或者同一请求人针对同一专利权多次提出无效宣告请求的情形。对于这类案件的审理，专利复审委员会应当遵循的一个重要原则就是一事不再理原则。

对于该原则，《专利法实施细则》第66条第2款规定：“在专利复审委员会就无效宣告请求作出决定之后，又以同样的理由和证据请求无效宣告的，专利复审委员会不予受理”。《专利审查指南》（2010版）第四部分第三章第2.1节进一步指出：“对已作出审查决定的无效宣告案件涉及的专利权，以同样的理由（简称无效宣告理由）和证据再次提出无效宣告请求的，不予受理和审理。如果再次提出的无效宣告请求的理由或者证据因时限等原因未被在先的无效宣告请求审查决定所考虑，则该请求不属于上述不予受理和审理的情形。”①中华人民共和国国家知识产权局.专利审查指南2010［M］.北京：知识产权出版社，2010：375.

一事不再理原则看似简单，仅需要判断在审和在先的无效宣告案件中是否涉及同样的理由和证据。然而在具体的审查实践中，上述规定均仅涉及原则性规定，在判断是否适用一事不再理原则时，究竟该如何判断是否构成“一事”，是否属于同样的理由和证据则存在一定难度。本文尝试对涉及一事不再理原则的若干具体问题进行分析。

一、比较的对象

在无效宣告请求程序中，首先是由请求人提出无效宣告请求，结合证据说明无效宣告请求的理由。随后，专利权人陈述意见或提交反证或修改专利文件。经过口头审理或书面审理，专利复审委员会作出决定，或以其他方式结束案件的审理。由于同时存在请求人提出的理由和证据以及在先决定认定的理由和证据，对于存在多个无效宣告请求的案件，在适用一事不再理原则时，对于在审和在先无效宣告案件比较的对象存在两种观点：一种认为应当将在审无效宣告案件中请求人提出的理由和证据与在先无效宣告案件中请求人提出的理由和证据进行比较，如果在先无效宣告案件中的请求人曾经提出过同样的理由和证据，则适用一事不再理原则；另一种则认为应当将在审无效宣告案件中请求人提出的理由和证据与在先无效宣告案件中在先决定认定的理由和证据进行比较，如果在先决定中对同样的理由和证据作出过认定，才适用一事不再理原则。

从一事不再理原则的渊源来看，该原则起源于古罗马法的“诉权消耗”理论，同一诉讼或请求权只拥有一次诉讼系属，不允许二次诉讼系属的存在，从而一个请求权的第二次诉讼会因其诉讼系属的缺失而无法成立。同时，为了维护判决的稳定，古罗马法又发展出判决的“既决案件”效力，判决作出后，当事人双方对已经正式判决的案件不得再行起诉。因此，一事不再理原则包括两方面的内涵：诉讼系属和案件既决后均不得再行起诉，即“禁止重复起诉”和裁判的“既判力”，禁止重复起诉侧重于对当事人诉权的限制，而裁判既判力则侧重于维护生效裁判的权威。②张坡，王玉国.民事诉讼法［M］.长春：吉林大学出版社，2010：250-253.具体到无效宣告程序中，《专利法实施细则》第66条第2款明确规定“在专利复审委员会就无效宣告请求作出决定之后”；《专利审查指南》（2010版）第四部分第三章第2.1节也明确规定“如果再次提出的无效宣告请求的理由或者证据因时限等原因未被在先的无效宣告请求审查决定所考虑，则该请求不属于上述不予受理和审理的情形”。可见，对于无效宣告程序中的一事不再理原则而言，最根本的落脚点是“一事”已被“理”过。如果同样的理由和证据尚未被审理过，那么不适用一事不再理原则。只有在先决定作出过认定的理由和证据，才属于一事已被理过的理由和证据，因此比较的对象应是在先决定，而不是在先请求人提出的理由和证据。

从在先决定和请求人提出的理由和证据的关系出发，一般情况下，专利复审委员会根据请求原则进行审查，仅针对请求人提出的无效宣告请求的范围、理由和提交的证据进行审查。在依请求审查的情况下，针对请求人的无效宣告请求一般会在决定中作出判断，那么实际上，不管是和在先请求人无效宣告请求的理由和证据进行比较，还是和在先决定进行比较，二者的结论通常应当是一致的。

特殊情况下，专利复审委员会展开依职权审查，引入请求人未提出的理由或双方未提交的证据，作出决定。在依职权审查的情况下，在先决定涉及的理由或证据必然与在先请求人的无效宣告请求不完全一致。在这种情况下，如果将在审无效宣告请求的理由和证据与在先无效宣告请求的理由和证据进行比较，将有可能出现虽然与在先无效宣告请求的理由和证据不一致，但是已经在在先决定在中予以考虑和认定的情况。

此外，《专利审查指南》（2010版）第四部分第三章第2.1节特别指出“如果再次提出的无效宣告请求的理由或者证据因时限等原因未被在先的无效宣告请求审查决定所考虑，则该请求不属于上述不予受理和审理的情形”。在这种情况下，如果将在审无效宣告请求的理由和证据与在先无效宣告请求的理由和证据进行比较，将有可能出现虽然与在先无效宣告请求的理由和证据相一致，但是并未在在先决定中予以考虑和认定的情况。

因此，无效宣告程序中适用一事不再理原则时，应当将在审无效宣告案件请求人提出的理由和证据与在先无效宣告案件的在先决定具体评述过的理由和证据进行比较。

二、同样的理由和证据

《专利法实施细则》第66条第2款明确规定了一事不再理原则中“一事”的判断标准，即“同样的理由和证据”。虽然这里只提到了理由和证据，并没有提到事实。但就事实、理由、证据三者之间的关系而言，根据证据认定事实，在认定的事实的基础上说明所使用的理由，事实和证据是理由的基础。也就是说，若事实变化，那么针对该事实的证据和理由通常会变化；若证据发生变化，事实和理由也会相应变化。

下面对同样的理由和同样的证据进行具体分析。

1.关于同样的理由

无效宣告程序中的理由是指在认定事实的基础上，为得出结论所依据的具体审查标准的集合，更具体地，是指用于衡量该专利是否符合《专利法》及其实施细则、《专利审查指南》（2010版）中的审查标准性规定以及其他具体标准规定。由于理由还涉及审查标准性规定以及其他具体标准，因此在针对的事实相同的情况下，同样的理由不仅要求涉及专利法及其实施细则的具体法律条款相同，还要求具体的审查标准相同。例如，《专利法》第26条第4款规定，“权利要求书应当以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围。”首先，同样隶属于《专利法》第26条第4款，“权利要求书应当以说明书为依据”和“清楚、简要地限定要求专利保护的范围”并不属于同样的理由。其次，同样是“权利要求书应当以说明书为依据”，对于上位概念概括造成的权利要求不支持和功能性限定造成的权利要求不支持也不属于同样的理由。

2.关于同样的证据

在无效宣告程序中，有些理由是需要结合证据来具体说明的，比如《专利法》第22条规定的新颖性和创造性。证据是指证明事实的客观材料，包括书证、物证、视听资料、证人证言、当事人的陈述等。在专利无效宣告程序中，笔者认为对于证据可作狭义和广义之分。狭义的证据是指证据本身，包括证据的形式和具体使用的内容。证据的形式是多种多样的，可以是专利审查档案、专利文献、书籍、期刊，也可以是发票、合同、图纸以及实物等。证据的内容则是指证据本身具体起到证明作用的相关内容。广义的证据则还包括证据的使用，例如证据间的关系、证据与涉案专利之间的关系等，对于新颖性和创造性的无效理由而言，还可以是指证据的组合方式、证据与涉案专利权利要求之间的特征对比方式。

相比于同样的理由，同样的证据的判断情况则更为复杂。在判断时，一种观点认为，为了提高行政效率，减轻专利权人的负担，避免请求人不当行使请求权，应当对同样的证据作出宽泛的解释，③王萌.对一事不再理原则适用的若干思考与建议［N］.中国知识产权报，2015-11-4（10）.在证据内容相同的情况下可以不拘泥于证据的形式，在所采用的证据相关部分相同时可以不拘泥于具体的特征对比方式；另一种观点则认为，对于同样的证据应当作出严格的解释。④祁轶军.浅析专利权无效程序中的“一事不再理”原则［J］.中国发明与专利，2012（06）：78-80.对此，笔者认为，本着对当事人以及社会公众负责的态度，请求人提出的每一个理由和每一份证据都是《专利法》赋予其的正当权利，都应该得到充分的尊重。对于每一个理由和每一份证据，请求人甚至包括专利权人都希望专利复审委员会从实体上作出最终的认定，因此应当对同样的证据作出严格的解释。比较而言，法院在适用“一事不再理”原则时也通常持以谨慎的态度。虽然这种做法会在一定程度上增大专利复审委员会的工作量，但是由于在先决定已经对理由和证据的多数内容进行过认定和评述，因此工作量的增大并不是显著的，在审无效宣告请求案的审理可以参考在先决定，重点针对发生变化的部分进行。如果对于变化的部分仅以宽泛的一事不再理原则为由而置之不理，这显然是不负责任的，有损于专利复审委员会作为国家机关的形象。

（1）证据的形式

一般情况下，形式不同的证据应当认定为不同的证据。

鉴于无效宣告程序中的证据不同于一般民事纠纷，具有其特殊性，有可能会出现虽然形式不同但内容相同的证据，例如一份中国专利文献与其国外的同族专利文献。对于这类情形，笔者认为也应当谨慎适用一事不再理原则。

原因如下：由于形式不同，至少从形式上来看这样的证据属于不同的新证据，因此在使用前必须首先判断其是否满足证据“三性”即真实性、合法性和关联性的要求，对于新颖性和创造性的无效理由而言，还要判断其公开日期是否满足要求，有可能会出现其中一份证据符合要求，而与其形式不同的证据并不符合要求的情况；如果证据满足“三性”要求，还要进一步核查证据的具体内容是否完全一致，对于同一份外文证据的中文译文，专利权人和请求人都有可能存在不同的理解，一份中国专利文献与其国外的同族专利文献仍然可能存在区别。

（2）证据的内容、组合方式以及特征对比方式

在证据形式相同的情况下，如果所使用的证据的具体内容不同，通常不应当认为其属于同样的证据；进一步地，如果使用的证据的具体内容相同，但证据之间的组合方式不同，通常也不应当认为其属于同样的证据。

更进一步，如果证据的组合方式相同，使用的证据的具体部分也相同，是不是就必然属于同样的证据呢？下面以创造性为例结合具体案例对此情形进行探讨。

某专利权利要求1中具备“环形永磁铁”的技术特征。在针对该专利的多次无效宣告请求案中均使用了对比文件1作为证据。对比文件1包括多个实施例，其中，实施例一具有排列成菱形的四个磁铁A；实施例二则在实施例一的基础上，同时具有排列呈菱形的四个磁铁A以及菱形外排列成环形的附加磁铁B。

在第一无效宣告案件中，请求人使用实施例一，主张用磁铁A对应于该专利的环形永磁铁，从而评价权利要求1的创造性。第一在先决定对此主张作出相应的创造性认定。在第二无效宣告案件中，请求人使用实施例二，主张用附加磁铁B对应于该专利的环形永磁铁，从而评价权利要求1的创造性。请求人所使用证据的具体内容发生了变化，使用了不同的实施例，主张对应于环形永磁铁的特征也发生了变化，因此，第二无效宣告案件与第一无效宣告案件不属于“一事”。

更为典型的情况如下：在第一无效宣告案件中，请求人使用实施例二，主张用磁铁A对应于该专利的环形永磁铁，从而评价权利要求1的创造性。第一在先决定对此主张作出相应的创造性认定，认为磁铁A不能相当于该专利的环形永磁铁。在第二无效宣告案件中，请求人同样使用实施例二，但主张用附加磁铁B对应于该专利的环形永磁铁，从而评价权利要求1的创造性。在这种情况下，请求人所使用证据的具体内容并没有发生变化，仍然采用了相同的实施例，仅只是该实施例中对应于环形永磁铁的特征发生了变化。在这种情况下，虽然仅只是其中一个特征的对应方式发生了变化，但这种变化体现在创造性评述上可能是整个评价思路的变化。

如前所述，专利复审委员会通常仅针对当事人提出的理由和证据依据请求原则进行审查，在少数特定的情形中进行依职权审查，然而无论是依请求审查还是依职权审查，都与实质审查阶段国家知识产权局实质审查部门对专利申请文件的全面审查方式不同，专利复审委员会并不会针对涉案专利和当事人所提交的证据进行全面综合的判断。因此，针对变化后的特征对比及相应的创造性评述，专利复审委员会通常并没有作出过审理，也没有作出过决定。因此，第二无效宣告案件与第一无效宣告案件仍然不属于“一事”。

在有些情况中，创造性评述时特征对比方式的变化甚至会导致区别特征发生变化，从而对最终结论带来影响，笔者就曾经遇到类似的案例。某专利权利要求1如下：“ 一种电加热玻璃，包括玻璃基体，其特征在于：玻璃基体其中一侧的表面上依次设有电加热膜层、绝缘层，所述电加热膜层与绝缘层之间设有电极，所述电极与绝缘层之间设有导电金属片。”作为证据的对比文件1中具有双层玻璃，分别是前边的平板玻璃和后边的平板玻璃。如果用前边的平板玻璃对应于权利要求1中的玻璃基体，则由于前边的平板玻璃与电加热膜层和绝缘层的位置关系不同，权利要求1中的技术特征“玻璃基体其中一侧的表面上依次设有电加热膜层、绝缘层”并未被对比文件1公开；而如果采用后边的平板玻璃对应于权利要求1中的玻璃基体，则位置关系刚好相同，权利要求1中的技术特征“玻璃基体其中一侧的表面上依次设有电加热膜层、绝缘层”已经被对比文件1公开。可以看到，在特征对应方式发生变化的情况下，与该特征相关联的技术特征都会相应的发生变化，从而影响区别特征以及创造性的结论。

因此，在新颖性和创造性评述时，特征对比的方式也应当属于一事不再理判断时是否属于同样的证据需要考虑的因素之一。在证据的组合方式相同、使用的证据的具体部分也相同的情况下，如果特征对比方式不同通常也不应当认为属于同样的证据。