王海玲

从一个经典判例看日本特许厅对权利要求解释的相关规定

王海玲★

在专利审查实践以及专利行政诉讼和侵权诉讼中，都需要确定权利要求用语的含义，以清楚、明确地确定/解释权利要求的保护范围。本文通过一个具体判例介绍日本特许厅和日本最高裁判所在确定权利要求范围时，说明书和附图能否用于对权利要求用语解释的相关做法，梳理了相关的法条及发展脉络，强调了权利要求中用语解释的重要性，给专利审查实践和专利申请文件的撰写提供参考。

权利要求 用语 解释 判例

日本现行专利法规定，说明书和附图是解释权利要求的主要参考依据，在解释专利权利要求时，可以参考说明书和附图。除了说明书和附图外，还可参考其他因素来确定权利要求中用语的含义。例如参考字典等专业书籍，考虑申请时的现有技术状况，参考专利申请档案等。

日本学术界认为，解释专利权利要求应坚持以下指导思想。

专利权对发明的保护，是在发明人创造、认识和公开的技术思想的范围内，在申请人申请授予的请求范围内给予的。这种技术思想的公开和授予专利的申请，是通过提出说明书来进行的。专利权利要求的解释是对撰写和提出专利权要求这一表示行为的客观澄清，不是探求当事人内心可能隐藏的意思。权利要求是申请人要求授予专利的意思表示，应当对这一意思表示的全部内容进行合理、统一的理解。

一方面，不能忽视权利要求的解释承担着以下任务：向第三人公示专利权的效力及客观范围。因此，不能离开权利要求的文字记载来确定专利的技术范围。说明书是向第三人公示发明内容的技术文献。在专利侵权诉讼的过程中，应当重视专利的技术范围。解释超出权利要求文字记载范围以外的内容，而对技术范围进行主观的解释，这会损害日本专利法的权威性，违背日本专利法第70条的立法目的。

另一方面，在解释权利要求时，专利的技术范围的确定应当与专利的实质价值对应起来。也就是说，作为技术问题的解决手段而创造的专利，与在先技术相比具有一定的进步性，从这一点上进行考查，应当对这一发明值得保护的程度进行实质性评价，以确定专利的技术范围。例如，如果专利的全体就是公知技术，或者通过文字解释发现权利要求包含公知技术，专利权的效力不及公知技术。公知技术本来是人人可用的，如果将公知技术包括在专利权下，会违背日本专利法的立法目的。

解释权利要求，首先应当非常注意专利权的技术方面的特殊性。其次，专利权是私权，不能忘记对其他私权的解释规则同样适用于对专利权利要求的解释。该法条指出解释权利要求时应当参考说明书和附图。在1994年日本专利法第70条“专利发明的技术范围”修改前，最有影响的判例是1991年3月8日，日本最高裁判所对lipase（脂酶）案件作出的判决。本文以该判例为基础，介绍了日本特许厅、东京高等裁判所和日本最高裁判所在确定权利要求范围时，说明书和附图能否用于对权利要求用语解释的相关做法，对于日本专利法第70条和第36条的发展进行深入的分析，以提供在专利审查实践和专利申请文件撰写中对权利要求用语的解释进一步理解和把握。

一、判例介绍

该案涉及使用Ra lipase（脂酶的一种类型）诊断高血脂的方法，权利要求使用lipase进行诊断，而说明书中仅提及使用lipase的一种即Ra lipase进行测定，来达到声称的技术效果。日本特许厅及其复审委员会均作出驳回决定，东京高等裁判所撤销了日本特许厅的决定，认为根据说明书的描述，权利要求中的lipase应当解释为Ra lipase。日本最高裁判所认为东京高等裁判所对该案的必要特征部分解释有误，有否定该部分创造性的违法行为，撤销东京高等裁判所的错误判决，发回重审。

该案权利要求如下：

一种甘油三酯的测定方法，其特征在于通过使用lipase作为酵素的甘油三酯皂化反应，测量游离的甘油三酯的情况下，实施羧酸和碳原子数10～15的烷基碱金属或碱土金属-烷基硫酸盐的皂化反应。

东京高等裁判所认为：①该案说明书中记载的测定方法是利用脂酶与甘油三酯的皂化反应测定游离甘油三酯；②说明书的测定方法中，除Ra lipase以外的脂酶不能像Ra lipase一样，具有在允许时间内完全分解甘油三酯的能力，使用它们测定游离甘油三酯是不合适的，不能用于解释权利要求中所包含的lipase的含义；③说明书中详细记载了lipase的含义为ra lipase；④说明书实施例部分通过使用Ra lipse来对现有测定方法进行改良。

然而日本最高裁判所不认可上述观点，认为权利要求中没有关于皂化反应使用Ra lipase的记载，权利要求的lipase不能解释成Ra lipase。该申请为现有测定方法的改良发明，这种改良后的技术方案证明只能使用Ra lipase才能实现有效测定。在该申请技术领域中，用Ra lipase以外的脂酶进行测定不属于本领域的公知常识。说明书只使用了Ra lipase，权利要求中的lipase不能用Ra lipase进行限定。东京高等裁判所将权利要求中的lipase解释为Ra lipase存在错误。根据日本专利法第29条第1～2款，发明审查是新颖性、创造性的审查，是否具备新颖性、创造性是审查的前提，采用Ra lipase限定是该申请具备创造性的前提。

其中日本最高裁判所的判决从以下四点来说明东京高等裁判所的判决缺乏论据：①日本特许厅与申请人的争议在于申请人所摘录的该案说明书中的“公知方法”仅在申请人内部所公知。该案是现有技术中测量方法的改良方法，权利要求中没有对lipase进行限定，也没有记载皂化反应时使用Ra lipase，仅在说明书记载使用Ra lipase。该案以使用Ra lipase为前提，东京高等裁判所的判决是没有任何根据的，是错误的判决。②根据现有测量方法的记载，该案发明人认为Ra lipase以外的lipase在Ra lipase允许的时间内不具有完全分解甘油三酯的能力，不适于测量游离的甘油三酯。进而推断不是所有的脂酶，也就是权利要求中记载的“lipase”，都适于测量。该案中使用Ra lipase分解甘油三酯是意外发现，其他脂酶特别是公知的胰脂酶就不合适。因而，将权利要求中的lipase解释为包含lipase的一类物质是不合适的。③该案说明书记载的lipase都是指Ra lipase，Ra lipase在甘油三酯的分解中有效，能够节省皂化时间，降低成本，其他有效的脂酶均没有记载在说明书中。④该申请作为现有测量方法的改良技术方案，只能使用Ralipase来实现测定。综上所述，权利要求中没有用Ra lipase对lipase进行限定，考虑说明书的记载，东京高等裁判所将权利要求中的lipase解释为Ra lipase，是基于对该案说明书的误解，其论据有缺陷，判决违法。

二、判例分析

lipase案判决书明确指出：“本案诉讼的要旨应当根据权利要求的记载来确定，除非有特殊情况。专利说明书的详细描述，也只有在特殊的情况下予以考虑，例如，权利要求的记载不能通过单一且清楚的方式理解，或者与专利说明书中的描述相比，一眼看上去权利要求的记载有明显的错误。”该案涉及权利要求的范围与说明书记载之间的关系。日本最高裁判所通过该案对参考说明书和附图进行权利要求解释的条件进行了限定，提出了参考说明书的条件，即在一般情况下，并不考虑说明书，只有在特殊的情况下，才参考说明书。

lipase案作为知识产权的确权案件，涉及认定发明要点时对权利要求的解释，也就是确定申请人想要获得的权利要求的范围。申请人有权设定权利要求的保护范围，申请人想通过说明书的限定来使得权利要求保护范围变宽。但是，在权利要求保护范围设置较宽的情况下，想通过说明书的内容来要求一个较窄的权利要求的保护范围，日本最高裁判所是不认可的。同时日本最高裁判所在判决书中进一步强调了参考说明书的条件，即只有在特殊情况下才能参考说明书。东京高等裁判所判决时之所以要参考说明书进行解释，主要在于与现有技术区分开来。

日本最高裁判所的判决是在日本专利法第70条第2款的出台前作出的，并且该判决是针对行政案件作出的，它不能约束下级法院，让下级法院只有在特殊情况下才参考说明书对权利要求中的用语进行解释。在该案判决后的1994年，日本专利法的修改增加了现行法第70条的第2款“在上述情况，在解释专利权利要求范围记载的用语的含义时，应参考专利申请书附属的说明书以及附图”。即该法条指出解释权利要求时应当参考说明书和附图。日本专利法第70条第2款涉及与侵权诉讼有关的权利要求的解释。在侵权案件中，参考说明书并不以是否存在“有没有明确的唯一的含义”为条件，而应该直接参考说明书的记载。因此，参考说明书和附图解释权利要求中的用语，不需要特定的条件。

日本专利法中涉及权利要求解释的法条为第70条和第36条。第36条的标题是“发明申请”，该条规定了专利申请时应当提交的文件，其中第1～4款规定专利申请文件所应包含的内容。受lipase案的影响，平成六年（1994年）日本特许厅对专利法第36条第5款、第6款也进行了修改，将第5款的内容由“想要获得专利权的发明，权利要求的范围不可缺少构成发明的特征”，修改为“想要获得专利权的发明，权利要求的范围中必须记载构成发明的与现有技术有区别的全部的特征”。

“权利要求的范围”最重要的意义或功能在于，公告说明书中所记载的发明和专利权人受保护的、能够行使权利的、权利要求限定的范围。对于“权利要求的范围”，日本特许厅的原要求是，要通过对发明的详细说明，适宜地记载所要求的发明的范围，而“专利权利要求的范围”，仅是一种赋予专利权利的预想，一旦基于上述前提进行防守的话，要参考说明书中关于发明内容的详细说明，也要参考本领域技术人员对技术用语的解读，依照专利申请的范围，给予发明人以专利保护的范围。由于考虑对该技术用语的解释不应以超出说明书的解释范围为前提，就可能不会对第三方的权利产生不当的侵害。

日本专利法第36条是对说明书和权利要求书撰写的要求，日本专利法第70条是关于专利保护范围以及权利要求解释的基本规定，其明确了发明的技术范围必须根据权利要求的范围的记载来确定，因此，对于发明的详细说明部分记载的内容，而权利要求范围中并没有记载，这部分内容是不包括在专利发明要求的保护范围内。第36条和第70条相结合，构成了解释权利要求、确定专利保护范围的法律依据。第70条的规定受制于第36条的规定，特别是第5～6款。

三、结 语

日本最高裁判所的裁决促使了对日本专利法相关条款的修改，进而凸显了日本专利法对于权利要求范围的记载的重视程度，有利于提高授权质量，防止权利要求获得不当利益。对比来看，我国《专利法》和《专利审查指南》①《专利审查指南》（2010版）之前各版，名称均为“审查指南”，此处为表达方便，统一称为《专利审查指南》。也作了相关规定，如专利权的范围应以权利要求记载的全部内容作为基础，使用说明书和附图作为解释依据；权利要求的用语的定义按一般、通常的含义解释，不能考虑实施例进行限定等。总之，对权利要求的解释是在每一个专利侵权案件中都会出现的问题。专利权利要求的解释决定企业的兴衰。权利要求解释的目的在于澄清权利要求中的含糊不清之处和调和专利权人与社会公众之间的利益冲突。如果专利审查员在专利审查实践以及专利代理人在专利代理的撰写中能切实把握这一点，那么在后续的无效和侵权判决过程中就能够有效节约司法程序，避免浪费司法资源。

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国家知识产权局专利局光电技术发明审查部。