姜小薇

从创造性审查浅议发明的“层次”

姜小薇★

在创造性审查过程中，常会出现审查员检索到的最接近的现有技术较申请所记载的背景技术而言更接近该申请技术方案的情况，而申请人常常采取的应对措施是通过保护范围限缩的方式进一步请求保护一个小的范围。此时，在评价范围经限缩的权利要求是否具备创造性时，原始说明书中对其进行的客观记载显得尤为关键。即如果一项发明是大中有小的层叠关系，那么在专利申请文件的撰写过程中，一定要明确地体现出层次感。

创造性 背景技术 最接近的现有技术 发明的层次

一、从对最接近的现有技术的确定引出的撰写问题

在使用“三步法”判断专利申请创造性的过程中，3个步骤分别为：①确定最接近的现有技术；②确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题；③判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。①中华人民共和国国家知识产权局.专利审查指南2010［M］.北京.知识产权出版社，2010：172-173.

申请人在撰写专利申请文件所遵循的基本行文顺序，与三步法有相近之处。首先，申请人在专利申请文件中会对背景技术进行简要介绍，相当于给出最接近的现有技术；其次，专利申请文件会载明该发明与背景技术相比的改进之处，相当于明确了区别特征所在，进而申请文件中会说明这种区别会带来何种技术效果，解决何种问题，通常会列举具体实施方式来体现和证实该申请所取得的技术效果。

将判断创造性的“三步法”和专利申请文件的行文顺序比较可以看出，使用“三步法”评价创造性时，得出该申请不具备创造性的结论可以分为以下两种情形：①专利申请文件载明的背景技术确实是审查员所确定的最接近的现有技术，但审查员认为要求保护的发明对本领域的技术人员来说是显而易见的，即区别特征所带来的技术效果和所解决的技术问题是本领域技术人员容易想到的，申请人对其发明“高度”的估计有失偏颇；②审查员通过检索重新确定了最接近的现有技术，比申请人定位的背景技术更接近该申请的技术方案，该申请与现有技术之间存在的区别特征就相应发生了变化，在多数情况下，其实际解决的技术问题会随之变化，如果审查员认为在其确定的最接近的现有技术的基础上，本领域技术人员不用付出创造性劳动即可引入该区别来解决其实际解决的技术问题，则认定发明不具备创造性。最接近的现有技术的重新认定可能导致客观技术问题比申请原始设想的要低。这样的案例包括原始设定的问题是提供一种改进的产品、过程或方法，但是通过检索并没有证据证明请求保护的主题相对于最接近的现有技术有所提高，而且，也没有证据证明其与相关的现有技术有很大差距。问题就被重新确定为提供一种替换产品、过程或方法。②Guidelines for Examination in the EPO，Part G-Chapter Ⅶ-4，2014.11.针对这样的审查意见，申请人常常会在请求保护的原始大范围中进一步限定出一个小范围，并主张这样的小范围是最优选的，比其他已经放弃的技术方案的效果更为优异，但是，这样的主张是否能被接受呢？这就引出了本文所要讨论的重点——在申请文件的撰写过程中，要注意发明的层次。

二、从具体案例认清发明层次的重要性

【案例1】

某申请的权利要求1为：

1.一种苯乙烯系树脂组合物，含有（A）苯乙烯系树脂、（B）苯乙烯系树脂以外的热塑性树脂、（c1）改性苯乙烯系聚合物和/或（c2）聚碳酸酯系接枝聚合物、（D）其他添加剂。

该申请说明书中载明的背景技术仅具有（A）、（B）两个技术特征，说明书声称该申请的改进之处是加入改性苯乙烯系聚合物和/或聚碳酸酯系接枝聚合物能够改善组分（A）和（B）的相容性，从而提高组合物的机械性能。具体实施方式部分记载了加入（c1）和/或（c2）组分之后与不加入这两种组分的树脂组合物机械性能的比较数据，数据表明（c1）和/或（c2）组分确实能改善组合物的机械性能。此外，说明书中记载了组分（D）是着色剂等其他常用添加剂。

审查员通过检索在“第一次审查意见通知书”中确定对比文件1为最接近的现有技术，对比文件1的技术方案中也涉及一种苯乙烯系树脂组合物，其与权利要求1的技术特征逐一比较之后，在公开了含有（A）苯乙烯系树脂、（B）苯乙烯系树脂以外的热塑性树脂、（c1）改性苯乙烯系聚合物或（c2）聚碳酸酯系接枝聚合物。因此，二者的区别特征就在于权利要求1还是用了其他添加剂（D）。基于这一区别，该申请实际解决的技术问题就是如何改善组合物其他方面的特性，例如色泽。

可见，这种情况就属于审查员确定的最接近的现有技术。与该申请载明的背景技术相比，现有技术距该申请更近了一步。由于在树脂组合物中使用着色剂等其他添加剂是本领域常用的，本领域技术人员很容易根据需要选择加入这些其他的添加助剂，因此，审查员得出权利要求1不具备创造性的结论。

然而，在答复“第一次审查意见通知书”时，申请人将权利要求1改为下述权利要求：

1.一种苯乙烯系树脂组合物，含有（A）苯乙烯系树脂、（B）苯乙烯系树脂以外的热塑性树脂、（c1）改性苯乙烯系聚合物和（c2）聚碳酸酯系接枝聚合物、（D）其他添加剂。

申请人为什么要删除“或”的技术方案，保留“和”的技术方案呢？事实上，在该申请的说明书里，申请人特别提及了“通过合并添加（c1）改性苯乙烯系聚合物和（c2）聚碳酸酯系接枝聚合物，可以降低相分解的相间的界面的自由能，因此可以容易地控制两相连续结构的结构周期、分散结构中的分散粒子间距离，可以提高树脂组合物的机械特性等”，并且在实施例中提供了同时使用（c1）和（c2）与择一等量使用（c1）或（c2）的效果对比数据，该数据证实了同时使用（c1）和（c2）比择一等量使用（c1）或（c2）的效果有显著提高。审查员经过再次检索，没有检索到同时使用组分（c1）和（c2）的技术方案，因此认可了该申请的创造性。

从上面的案例可以看出，有时发明创造是分“层次”的。只有全面记载发明的全貌才能使申请人的权利得到充分的保护。如果上述发明的专利申请文件中并未记载同时使用（c1）和（c2）所取得的协同作用，那么审查员会认为对比文件1已经公开了使用（c1）或（c2），本领域技术人员很容易想到同时使用组分（c1）和（c2），从而不认可该申请的创造性。

下面，我们可以从另外一个案例看看如果撰写时忽略了发明的层次而导致的结果。

【案例2】

某申请权利要求1为：

1.一种共轭二烯烃1/共轭二烯烃2/单乙烯基芳烃的三元无规共聚物的制备方法，其特征在于该三元无规共聚物中二烯烃单元的侧基结构含量低，其中聚合物中二烯烃单元的侧基结构含量为8%～15%，该方法包括如下步骤：

1）在惰性气体环境下采用有机锂为引发剂，以碱金属醇盐为助引发剂，在一种或多种烃类溶剂中，不使用路易斯碱类极性添加剂作为结构调节剂，进行共轭二烯单体1/共轭二烯单体2/单乙烯基芳烃单体共聚合，碱金属醇盐的用量基于活性锂的摩尔比为0.025～0.2；其通式为：

R1（R2）（R3）COM（1）

通式（1）中M为碱金属；R1为C4～C20烷基，C3～C20环烷基或环烯基；R2与R3为直链或带支链的C1～C5的烷基……

该申请说明书中记载了其技术重点在于使用了有机锂与碱金属醇盐的二元引发体系，其载明的背景技术是仅使用碱金属醇盐作为住引发剂，而没有披露有机锂与碱金属醇盐的共用，该申请说明书中强调了上述二元引发体系可以实现三元共聚物的无规共聚，并且尽量减少了二烯烃结构单元的侧基含量。

然而，审查员在检索的过程中，检索到了使用有机锂与碱金属醇盐的二元引发体系用于多种烯烃共聚的对比文件1，并以此作为最接近的现有技术评述该申请不具备创造性，该对比文件1的实施例载明的实验数据证实了其具有与该申请相近似的技术效果。此时，申请人主张，其具体发现了松油醇钾的效果明显优于其他碱金属醇盐的效果。经核实，其几组实施例确实都只使用了松油醇钾一种碱金属醇盐，但在原申请中并没有记载过松油醇钾相对于其他碱金属醇盐的优异之处，也没有任何比较数据能够证明这一主张，加之对比文件1中使用的碱金属醇盐的结构也与松油醇钾相近似，因此，审查员没有支持申请人的主张。

从这个案例可以看出，虽然该申请的实施例都是围绕松油醇钾进行的，隐约能看出其重要性，但是在原申请中并没有对其进行明确的记载。如果在后续审查过程中再提出这一主张，在缺乏证据支持的情况下，那么是不能被认可的。在该案中，即使申请人尝试通过提交补充实验数据的方式主张这一效果，实验数据也不一定能被接受，需要依据不同的具体情况具体对待。假设申请人确实在申请日之前就已发现了松油醇钾的优异之处，那么该申请实际上应当分为两个层次：一是发现了有机锂与碱金属醇盐并用的二元引发体系效果好；二是在前一层次的基础上又发现了松油醇钾比其他碱金属醇盐效果更好。然而，在撰写的过程中，申请人在说明书中没有对发明中客观存在的第二个层次进行阐述和验证，加之其选择的背景技术并不是真正意义上最接近的现有技术，这就很可能导致其权利不能得到应有的保护。

三、总结、分析撰写中如何把握发明的层次

申请人和审查员所确定的最接近的现有技术是他们评判技术方案创造性时的“立足点”，立足点的不同导致他们对技术方案有不同的评价。在撰写专利申请文件的过程中，首先需要做好专利查新工作，确保“立足点”的正确；其次，需要展现发明全貌，撰写时把握好发明的“层次”，并以翔实的数据进行佐证，这样，能够避免申请人不必要的权利丧失。具体撰写时，可注意以下几点：

（1）发明的层次不仅仅体现在权利要求中，最为重要的是需要在说明书中理清发明的层次，推荐使用以下用语描述发明的技术效果和解决的技术问题：本申请一方面在于……另一方面在于……本发明还在于……。

（2）说明书立足于背景技术，将不同层次的技术效果使用“剥笋式”的层层递进方式分别进行阐述，井井有条，层次分明。

（3）多使用对比例来体现不同特征的技术效果，尤其多提供一些仅有一两个变量的平行对比实验，从而充分证明这一两个变量能为技术方案带来何种更佳的技术效果，当这一两个变量恰恰就是区别特征时，这种实验结果将成为申请具备创造性的最好证据。

国家知识产权局专利复审委员会。