谭英强

外观设计专利侵权判定的案例分析与思考

谭英强★

外观设计专利诉讼案件数量大，一直在中国知识产权案件中占较大的比例。司法实践中对于相同侵权一般都容易把握，但是对于不完全相同或者存在区别的外观设计专利侵权判定却较难以作出准确的认定。本文首先介绍外观设计专利侵权判定的原则，接着分别分析了4个外观设计专利侵权纠纷案件，然后从原告和被告的角度剖析了外观设计专利实务的不同操作及其导向的案件最终结果。本文希望分别从原告角度和被告角度，总结出外观设计专利侵权诉讼的应对策略，从而提高专利代理人处理外观设计侵权诉讼的能力，为当事人争取应有的合法权益，以维护社会的公平正义。

外观设计 专利侵权判定 案例分析 应对策略

一、外观设计专利侵权诉讼的特点

如今，我国专利申请量和专利侵权诉讼案件量都非常大，其中，外观设计专利申请量不断攀升，专利侵权诉讼案件中外观设计专利侵权诉讼比重居高。

我国专利制度设计中，外观设计专利申请不需要实质审查，这意味着外观设计专利申请文件只需要初步形式审查合格就能获得授权。设计图样可以是六面视图图片或照片，这意味着一个新设计只需要对六个面进行拍照就能申请外观设计专利，并且在实践中，提交照片的外观设计申请具有补正率低的特点。受益于电子申请系统的广泛应用和审查速度的提升，外观设计专利申请一般几个月就能获得授权。

外观设计专利侵权诉讼案件数量大的原因包括：首先，有效授权外观设计专利基数较大；其次，由于不涉及技术对比，法官相对较容易判定外观设计专利侵权是否成立，一般无须申请司法鉴定；再次，授权速度快和维权速度快，能快速有力地打击侵权行为；最后，无效外观设计专利相对来说不太容易，检索在先设计时除了使用产品名称和外观设计分类辅助筛选过滤以外，检索过程需要人工对比在先设计与涉案专利是否相同或相近似。

而外观设计专利侵权判定主要是依靠法官从一般消费者的角度主观判定是否侵权。在司法实践中，如果被控侵权产品与外观设计专利二者完全相同，则法官比较容易作出正确的判定，但是如果二者不是完全相同，而是存在区别设计特征，则法官往往很难准确判定是否侵权。

二、外观设计专利侵权的判定原则

1.外观设计专利的保护范围

我国《专利法》第59条规定，外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。

2.判断主体

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（法释〔2009〕21号）第10条规定，人民法院应当以外观设计专利产品的一般消费者的知识水平和认知能力，判断外观设计是否相同或者近似。结合《专利审查指南》（2010版），不同类别的被比设计产品具有不同的消费者群体。作为某类外观设计产品的一般消费者应当具备下列特点：①参见广州市中级人民院（2013）穗中法知民初字第192号民事判决书。对被比设计产品的同类或者相近类产品的外观设计状况具有常识性的了解。②参见广州知识产权法院（2015）粤知法专民初字第424号民事判决书。对外观设计产品之间在形状、图案以及色彩上的差别具有一定的分辨力，但不会注意到产品的形状、图案以及色彩的微小变化。

3.整体观察，综合判断

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（法释〔2009〕21号）第11条规定，人民法院认定外观设计是否相同或者近似时，应当根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征，以外观设计的整体视觉效果进行综合判断；对于主要由技术功能决定的设计特征以及对整体视觉效果不产生影响的产品的材料、内部结构等特征，应当不予考虑。被诉侵权设计与授权外观设计在整体视觉效果上无差异的，人民法院应当认定两者相同；在整体视觉效果上无实质性差异的，应当认定两者近似。

4.要部观察和设计要点分析

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第11条规定下列情形，通常对外观设计的整体视觉效果更具有影响：①产品正常使用时容易被直接观察到的部位相对于其他部位；②授权外观设计区别于现有设计的设计特征相对于授权外观设计的其他设计特征。而对整体视觉效果更具有影响的设计特征不相同或不近似，则应当认定两者不相同或不近似。

三、外观设计专利侵权判定的案例分析

【案例1】江门市辉捷塑胶五金制造有限公司诉揭阳市永升实业有限公司侵犯外观设计专利权纠纷案①

涉案专利为脚踏式垃圾桶，被控侵权产品与专利高度相似。二者的相同点为：①圆柱形的桶身；②下宽上窄圆锥形底座；③微微向上翘起的脚踏板；④上宽下窄的方形铰接耳连接件。二者唯一的区别在于：专利的桶盖是圆弧形凸起的形状，而被控侵权产品的桶盖顶部是偏心的圆形平面，桶盖顶部与侧面有环形的斜面过渡。如果仅仅对比二者，由于相同的设计特征较多，并且在外观设计专利图片中所占的比例较大，而区别设计特征只有一个，在外观设计专利图片中所占的比例较小，因此，根据整体观察、综合判断的原则，二者应当构成相近似。被告在该外观设计专利侵权诉讼案中提交了9份在先设计证据，用于现有设计抗辩，然而9份在先设计与被控侵权产品单独对比，却没有一份在先设计能同时完全披露所有专利和被控侵权产品相同的设计特征，因此，现有设计抗辩不成立。但是，这9份在先设计中的一份或多份文件却分别公开了专利与被控侵权产品相同的所有设计特征，证明了专利和被控侵权产品相同的所有设计特征均为现有设计的惯常设计特征。专利的设计要点被重新归纳为桶盖的形状。相对于授权外观设计的其他设计特征，桶盖的形状属于授权外观设计区别于现有设计的设计特征，而且相对于其他部位，桶盖也属于产品正常使用时容易被直接观察到的部位。由此，法院认定了桶盖的形状对外观设计的整体视觉效果更具有影响。而二者的桶盖的形状不相同和不近似，因此，二者不相同和不近似，被控侵权产品没有落入外观设计专利的保护范围。

【案例2】伊洪良诉广州市三项教学仪器有限公司侵犯外观设计专利权纠纷案②

涉案专利为模块化皮带运输设备。该外观设计包含以下5个设计特征：①传送带部件；②传送带部件两端的支撑脚；③传送带部件下方的电机及由电机驱动的传动件；④参见东莞市中级人民法院（2014）东中法知民初字第153号民事判决书。传送带部件上方的拱形门；⑤传送带部件两侧上方的护栏及配件。对比外观设计专利和被控侵权产品，二者设计特征①～④相同或实质相似。唯一区别是：涉案专利设有护栏，而被控侵权产品没有护栏。根据整体观察、综合判断原则，二者应当构成相近似。但是，被告在百度文库中检索到在先设计证据，并且做了网页公证，该证据公开了模块化皮带运输设备产品的设计特征①～④，证明了设计特征⑤“传送带部件两侧上方的护栏及配件”是授权外观设计区别于现有设计的设计特征，外观设计专利的设计要点被重新归纳为传送带部件两侧上方的护栏及配件。而被控侵权产品没有护栏及其配件，因此，法院最终判决两者不相同也不相近似，被控侵权产品没有落入外观设计专利的保护范围。

【案例3】北美乒乓球有限公司诉林亮侵犯外观设计专利权纠纷案③参见汕头市中级人民法院（2013）汕中法知民初字第17号民事判决书。

涉案专利为乒乓球自动发球装置。该案中被告仿冒了两款产品：第一款产品是完全抄袭专利的设计，被认定为相同侵权，没有任何争议；而第二款产品是略作修改的设计，被告把专利中乒乓球自动发球装置的底座和置球口由圆形改为带有圆形倒角的方形。该案的争议焦点落在第二款产品的修改设计与专利是否构成相近似。

涉案专利是一款新的乒乓球自动发球装置，整体形状为两头宽中间窄圆弧形的“小蛮腰”设计，上下左右完全对称，而在先设计的乒乓球自动发球装置外观一般都是机架形状和盛球盘的设计。虽然被告提交了化妆瓶、花瓶和广州塔3个“小蛮腰”形状的在先设计证据作现有设计抗辩，但是由于这3个在先设计产品的外观设计分类号与专利乒乓球自动发球装置的外观设计分类号完全不同，而且产品分类相差甚远，因此，被告提交的这3个在先设计的产品与专利属于不相同和不相近种类的产品，不能将两者的外观设计进行对比。

在外观设计专利的简要说明中声明，该专利的设计要点是产品的形状。把外观设计专利与第二款被控侵权产品进行对比，二者的主视图、后视图、左视图和右视图的设计特征完全相同。底座属于产品正常使用时不容易被直接观察到的部位；而置球口在使用时被装满的乒乓球阻挡，也同样属于不容易被直接观察到的部位。因此，法院最终认定二者构成相近似。

【案例4】杨建华、佛山市南海莱诺家具有限公司诉东莞市协纪家具有限公司侵犯外观设计专利权纠纷案④

涉案专利为椅子，包括五爪底座、椅座、椅背和扶手。外观设计专利的简要说明第6点为“本外观设计的设计要点：产品的形状”。在庭审过程中，原告坚持外观设计的设计要点是产品的整体形状。

以涉案外观设计专利与被控侵权产品对比，二者基本形状相同，但是在椅背形状及花纹、扶手等方面存在差别。

被告在该案一审、二审的庭审过程中始终没有提交任何证据证明被控侵权产品与专利相同的设计特征是现有设计的设计特征。最终法院认定，二者区别仅属于细微差别，不足以导致二者在整体视觉效果上产生实质性差异。因此，二者构成近似，被诉侵权产品落入外观设计专利的保护范围。

四、外观设计专利侵权诉讼应对策略

在外观设计专利侵权诉讼中作为原告方：①申请外观设计专利的时候，简要说明的描述应陈述保护产品的整体形状，而不适宜归纳太多细小的设计要点。②在提起专利侵权诉讼之前应当请求国家知识产权局作出外观设计专利权评价报告，评估外观设计专利的稳定性，以减少外观专利诉讼中可能存在的风险。③专利诉讼庭审过程中，适宜坚持专利的保护范围是整体形状，不适宜重新归纳太多微小的设计要点，同时应避免提交任何在先设计作为对比证据，争取适用整体观察、综合判断原则，使略作修改的被控侵权产品落入专利的保护范围。

在外观设计专利侵权诉讼中作为被告方：①应当对比涉案专利与被控侵权产品，归纳出二者的相同点和不同点。②针对二者的相同点，全面检索在先对比设计，争取每一个相同点都检索到一项或多项相同种类产品的在先设计，证明这些相同点是该种类产品的在先惯常设计。③详细分析二者的不同点，重新归纳涉案外观设计专利的设计要点就是不同点的设计特征。④根据要部观察和设计要点分析的原则，相对于授权外观设计的其他设计特征，二者的不同点属于授权外观设计区别于现有设计的设计特征；或者相对于其他部位，二者的不同点所在部位属于产品正常使用时容易被直接观察到的部位，因而二者区别设计特征对外观设计的整体视觉效果更具有影响，因此，专利与被控侵权产品二者不相同和不相近似。

五、结束语

外观设计专利侵权判定中的整体观察、综合判断原则的立法本意，是对于原创性的全新外观设计，应该有较大的保护范围，侵权人如果只是在全新外观设计的基础上作细微修改，根据整体观察、综合判断原则，理应判定细微修改对整体视觉效果不具有显著影响，二者构成相近似。而对于在现有设计的基础上，仅仅对于某一个或多个小设计要点作进一步二次设计修改，则该二次设计专利的保护范围应被限制在二次设计修改的设计要点。根据外观设计专利要部观察和设计要点分析的判定原则，如果被控侵权物只是在现有设计特征上与专利相同，而二次设计要点的设计特征不相同，由于产品的一般消费者已经熟悉现有设计的设计特征，因而二次设计要点的设计特征更具有显著影响，一般消费者不会产生混淆，因此，二者不构成近似。作为外观设计专利侵权诉讼的专利代理人，要发挥自己的专业所长，帮助法官查明事实，作出正确的判决，以维护社会的公平正义。

广州嘉权专利商标事务所有限公司。