杨 薇陈家安丁勇杰

发明和实用新型专利同日申请的法律风险及对策

杨 薇*陈家安**丁勇杰***

目前申请人只注重发明和实用新型专利同日申请的好处，形式化地利用这种申请形式来获得发明专利的授权，忽视了这种形式可能给申请人带来的法律风险。本文从发明和实用新型专利对创造性要求的不同，谈谈简单放弃实用新型专利对申请人带来的潜在法律风险，并给出对于这种申请形式的相应的解决对策，以使申请人最大程度降低不利影响，带来更大的经济利益。

同日申请 创造性 突出的实质性特点和显著的进步 实质性特点和进步 先后授权

目前对于能获得发明和实用新型专利保护的技术，不少单位选择了同日申请发明和实用新型专利的方式，以便在发明专利申请授权之前先借助实用新型专利给予保护，而在发明专利申请授权之后，用发明专利给予保护，从而对发明创造的保护更充分。

一、采用发明和实用新型双重保护的法律依据和考虑初衷

按照《专利法》第2条的规定，我国保护3种发明创造：发明、实用新型和外观设计。其中，发明是指对产品、方法或者其改进的新的技术方案；实用新型是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案；外观设计是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。就发明和实用新型的保护客体而言，两者既有不同之处，但也有共同的保护对象：发明专利既保护产品又保护方法，实用新型专利不保护方法，且只保护有形状构造改进的产品。鉴于此，对于一项由形状构造改进的产品发明创造来说，就需要考虑选择申请发明专利还是申请实用新型专利来取得专利保护。

对于发明和实用新型这两种发明创造，其保护期限和审查授权方式是不同的。按照《专利法》第42条规定：发明专利权的保护期限为自申请日起20年；实用新型专利权的保护期限为自申请日起10年。按照《专利法》第34条至第40条的规定，对于实用新型专利申请只经过初步审查，发现没有驳回理由的，就可以授予专利权；而对于发明专利申请初步审查合格后进行早期公开，然后进行实质审查，没有发现驳回理由的，才授予专利权。

由上述规定可知，对实用新型专利申请仅进行初步审查（现增加了新颖性审查），能较早得到专利授权，现阶段从申请到授权公告时间一般为4～6个月左右，并开始专利保护，但其保护期限短且授权后专利稳定性不如发明专利；而对于发明专利申请，由于初步审查后还要进行实质审查，因此要2～3年甚至时间更长才能授权，但其保护期限长，且授权后相对来说比较稳定。

因此，对于一些近期就能上市且容易被仿制的产品发明创造，如果其更新换代较快（即其市场寿命较短），则可以对其仅提出实用新型专利申请；相反，如果一些产品短期内不会上市或者上市后不易被仿制，而其有较长时间（如10年以上）的市场效益（即其市场寿命较长），则可以仅提出发明专利申请。但是，对于一些既有短期市场效益而又有长期市场效益的产品发明创造，就可以考虑采取既申请发明专利又申请实用新型专利的策略：利用实用新型专利申请能较早授权进行早期保护，待发明专利授权后延续实用新型的保护，从而获得较长的保护时间。

按照《专利法》立法宗旨，一件发明创造只能授予一项专利权，因此对于同样的发明创造而言，实用新型专利申请授权后，发明专利申请就不能再授权了，为了解决上述既有短期市场效益又有长期市场效益的产品发明创造所面临的问题，《专利法》第9条第1款在规定了“同样的发明创造只能授予一项专利权”之后，用但书的表述方式允许上述既有短期市场效益又有长期市场效益的产品在前期用实用新型专利给予保护，在后期用发明专利给予保护，不过对于这样的两件专利申请有条件限制，其一是两件专利申请的申请日相同，其二是在放弃实用新型专利时该实用新型专利尚未终止。即《专利法》第9条第1款规定：“同样的发明创造只能授予一项专利权。但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。”此外，在《专利法实施细则》第41条第2款中又进一步规定：“同一申请人在同日（指申请日）对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利的，应当在申请时分别说明对同样的发明创造已申请了另一专利。”这样一来，对于同样的产品发明创造，申请人可以在同日既提出发明专利申请又提出实用新型专利申请，只要其在两件专利申请的请求书中写明其对同样的发明创造已申请了另一专利，就可以在早期获得实用新型专利授权，而在发明专利申请实质审查阶段通过声明放弃实用新型专利而获得发明专利授权。

二、对上述同日申请实用新型专利的发明专利申请案在实质审查阶段的处理

由于发明和实用新型专利申请的审查流程不同，对于同日既申请实用新型专利又申请发明专利的申请案，在发明专利申请进入实质审查阶段时，实用新型专利经初步审查后已得到专利授权，且多半是在其申请文本的基础上给予授权的。

发明专利申请经实质审查会出现以下3种情况：

（1）发明专利授权保护范围与实用新型专利的授权保护范围完全相同，发明专利权利要求书的公开文本和授权文本没有变化，或仅有微小变化，并不影响实质性的内容。

（2）发明专利的授权文本与申请公开文本变化较大，发明专利申请在实质审查过程中部分权利要求因不符合发明创造性的规定被删除或修改，发明专利虽然能得到授权，但保护范围比实用新型专利缩小。

（3）发明专利申请的全部权利要求因不具备新颖性或者因不具有突出的实质性特点和显著的进步而不具备创造性被驳回专利申请，专利申请人只能得到实用新型专利保护。

对于第（1）种情况，审查员会要求申请人放弃实用新型专利权或撤回发明专利申请，由于发明专利申请的权利要求书的授权文本与公开文本相同，此时，申请人可以采用放弃实用新型专利来取得发明专利申请的授权，延续了专利的保护时间，且发明专利的保护范围还最大，使申请人的利益最大化。

对于第（3）种情况，审查员仅仅对发明专利申请作出驳回决定，并不要求申请人放弃实用新型专利，因此专利申请人仍能得到实用新型专利保护，但无法通过发明专利延续专利的保护时间。由于按照《专利法》第22条第3款的规定，创造性是指与现有技术相比，发明具有突出的实质性特点和显著的进步，实用新型具有实质性特点和进步，由此可知发明专利的创造性要高于实用新型专利的创造性，因此在这种情况下，申请人应当用发明专利申请实质审查意见通知书中引用的对比文件来分析一下实用新型专利是否具备创造性，从而对该实用新型专利授权后的稳定性有一个初步判断，以便确定要否利用该实用新型专利进行专利维权。

现在重点分析第（2）种情况，即发明专利申请的部分权利要求因不具备创造性或其他缺陷而被删除和/或被修改。

审查员会通知申请人选择放弃实用新型专利，或者选择修改发明专利申请的权利要求书，以使两者保护不同的发明创造。此时，申请人可以放弃实用新型专利而使发明专利取得授权，或者修改发明专利的权利要求书，使发明专利申请各项权利要求的保护范围与实用新型专利各项权利要求的保护范围均不相同，以获得发明专利和实用新型专利的同时保护。

不少申请人在面对上述情况时会简单地采用放弃实用新型专利以取得发明专利申请的授权，认为这样对专利保护最有利。但是，简单放弃实用新型专利有时会给申请人带来潜在的法律风险。由于实用新型专利的创造性标准低于发明专利创造性的标准，因而有的权利要求的技术方案对于发明专利来说不具备创造性，但对于实用新型专利来说会具备创造性，采用放弃实用新型专利的做法就会将可以取得专利保护的范围缩小了，显然这种处理方式并不是最有利的。

对于同日申请发明专利和实用新型专利两件申请的情况，目前实用新型的专利申请文本多半与发明的专利申请文本相同，发明专利申请删除部分权利要求或者修改权利要求书后其专利的保护范围相对于授权的实用新型专利的保护范围缩小了。在这种情况下，若未经分析而采用放弃实用新型专利的做法，虽然延续了专利的保护时间，但缩小了专利权的保护范围。正如前面分析所指出的，这对申请人并不一定最有利。此时，需要分析和研究可否通过修改发明专利申请的权利要求书，使其各项权利要求的技术方案与授权的实用新型专利权利要求书中各项权利要求的技术方案均不相同，以便在不放弃实用新型专利的情况下使发明专利申请也得到授权，这种发明和实用新型专利交叉保护有时对于专利申请人利益的最大化也会具有积极的作用。

面对上述情况，需要认真分析几个问题。首先，分析授权的实用新型专利的各项权利要求（此处特指的是发明专利申请中因不具备创造性或其他缺陷而被要求删除和/或修改的权利要求）相对于发明专利申请实质审查时所引用的对比文件是否具备创造性，如果各项权利要求均不具备创造性，那么继续维持实用新型专利的必要性就不大，可采用放弃授权的实用新型专利来取得发明专利权。如果授权的实用新型专利的各项权利要求中有一部分具备创造性，即实用新型专利保护范围更大，则可以考虑采用修改发明专利申请使其各项权利要求与授权的实用新型专利的各项权利要求均不相同的方式来取得发明专利权；对于这种情况，如果经过申请人的进一步市场评估认为该项专利所需要的保护期在10年左右或者更短，也可采用修改发明专利申请权利要求保护技术方案的方式，使之与实用新型专利技术方案保护范围不同，从而保留实用新型专利的处理方式。当然，这仅是一个原则，在最后选择处理方式时，还需要根据具体案件情况与申请人一起商量采用哪一种处理方式更为合适，此时专利代理人应充分听取申请人的意见，在充分向申请人作出清楚和完整的说明后，由申请人决定采用何种处理方式对申请人最有利。

以上是笔者对同样的发明创造同日申请发明专利和实用新型专利的情况在发明专利申请实质审查过程中采用放弃实用新型专利所存在的法律风险的粗浅看法。在此基础上提出如何根据案情在发明专利申请实质审查过程中根据分析结果采用不同的处理方式，希望能够给申请人和专利代理人一点启示，同时希望能得到诸位同仁、尤其是专家们的指正。

长江勘测规划设计研究有限责任公司。

**作者单位：武汉开元知识产权代理有限公司。

***作者单位：中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司。