伊 健

复审中依职权引入创造性等明显实质性缺陷的案例适用分析

伊 健*

在复审程序中，合议组审查范围的界定是复审工作的难点之一。其中，对于案件中存在的复审请求范围外的缺陷，合议组是否可依职权进行审查也是日渐成为复审请求人与合议组，甚至法院的争议焦点。本文通过对几个案例的分析，希望能改进对于是否可依职权审查明显实质性缺陷的考量方法。

复审 依职权审查 明显实质性缺陷

一、《专利审查指南》（2010版）中的相关规定及分析

根据《专利审查指南》（2010版）第四部分第二章第4.1节的规定，复审程序中，合议组一般仅针对驳回决定所依据的理由和证据进行审查。除驳回决定所依据的理由和证据外，合议组发现审查文本中存在下列缺陷的，可以对与之相关的理由及其证据进行审查，并且经审查认定后，应当依据该理由及其证据作出维持驳回的审查决定：（1）足以用在驳回决定作出前已告知过申请人的其他理由及其证据予以驳回的缺陷；（2）驳回决定未指出的明显实质性缺陷或者与驳回决定所指出缺陷性质相同的缺陷。

由上述规定可知，复审程序具有双重属性，即“提供救济”和“延续审批”，其中提供救济是首要属性，延续审批是必要补充。①李永红.复审与无效请求的审查［J］.中国发明与专利，2006（10）.而依请求审查是规定做法，其承担复审程序之提供救济的属性；而依职权审查是例外情况，其承担复审程序之延续审批的属性。另外，需要注意的是，上述规定中对于依职权审查的许可用语为“可以”而非“应该”，其字面表达含义为：符合上述规定情况的案件，复审程序可以依职权审查，也可以不依职权审查。

在实际的复审程序中，对于合议组可以依职权审查的第（1）种情况和第（2）种情况中的“与驳回决定所指出缺陷性质相同的缺陷”，由于缺陷内容和性质比较确定，因此复审程序中通常不容易出现争议；②熊彦峰，杨磊，吴玉和，李江，等.复审依职权审查中“明显实质性缺陷”的界定与认定［J］.中国专利与商标，2013（3）.对于第（2）中情况中的“驳回决定未指出的明显实质性缺陷”，由于《专利审查指南》（2010版）未具体规定明显实质性缺陷的范围，《审查操作规程·复审无效分册》中仅指出了判断是否为“驳回决定未指出的明显实质性缺陷”的可考虑因素，且个案的案情、合议组考虑角度、对复审程序的性质和影响的认知不同，因此容易成为复审程序中的争议焦点。

二、案例分析

在为复审请求人所请求的权益提供救济的前提下进行必要的延续审批的行为，一方面保证复审请求人的合法权益不受侵害，另一方面提高行政机关的审查质量和效率。在具体复审案件的审查中，对于依职权审查行为的引入，应当结合案情，综合考量以下因素：③李越.专利复审程序中依职权审查的理解与典型适用——专利热点问题专家谈（六）［N］.中国知识产权报.2013-12-17 （011）.是否出于从实质上解决在先审级与复审请求人之间争议的需要；是否出于避免不合理延长审批周期的要求；是否属于基于所属领域技术人员的知识和能力得到的结论；专利申请对所属技术领域作出的贡献及其授权前景；是否超出复审请求人对依职权审查的合理预期；依职权审查对案件进行审查可能产生的影响。④魏聪.依职权引入对性质相同缺陷的审查之基本思路［N］.中国知识产权报.2015-10-22 （010）.

1.第24074号复审决定（申请号为200480012503.5）

案情：驳回决定针对的权利要求书包括权利要求1～7，驳回理由是权利要求1～3相对于对比文件1或4不具备创造性；权利要求4～7相对于对比文件1或2或4不具备创造性。复审请求人提交复审请求时将原权利要求4和5合并，并相应修改权利要求编号，修改后的权利要求4包括多个技术方案，合议组发出复审通知书，指出对于权利要求4所包含的多个技术方案中的一部分，该申请说明书公开不充分，不符合《专利法》第26条第3款的规定；且权利要求1～6相对于对比文件4不具备创造性。⑤参见最高人民法院（2014）知行字第2号行政裁定书。

分析：该案实质审查部门以权利要求1～7不具备创造性驳回，复审阶段合议组认为对于修改后的权利要求4所包含的多个方案中的一部分，该申请说明书公开不充分。虽然驳回决定中并未指出有关说明书公开不充分的缺陷，但该缺陷的客观存在导致不能确认权利要求4所能解决的技术问题和技术效果，直接影响到合议组对驳回决定指出的创造性问题的判断，若不克服该缺陷，则无法解决实审审查部门与复审请求人的争议问题，合议组依职权引入的审查出于解决在先审级与复审请求人的争议问题的需要，因此，合议组依职权引入的审查符合审查逻辑，该案适用依职权审查“驳回决定未指出的明显实质性缺陷”的情况。

2.第113507号复审决定（申请号为20121011 8538.3）

案情：该案“一通”“二通”的审查意见以及驳回决定的驳回理由都是权利要求1～10相对于对比文件1、对比文件2和本领域公知常识的结合不具备创造性，引用的对比文件1的相关部分为说明书第5页第5段至第8页第4段，申请人答复过程中以及提出复审请求时均未修改专利申请文件，仅陈述了权利要求具备创造性的理由。合议组在复审通知书中指出：权利要求1、6相对于对比文件1不具备新颖性，权利要求2～5、7～10相对于对比文件1和本领域的公知常识的结合不具备创造性。

复审请求人在答复复审通知书的意见陈述书中认为实质审查部门并未指出该申请不具备新颖性的缺陷，而复审阶段却指出权利要求1、6不具备新颖性，因此有关不具备新颖性的缺陷并未在驳回决定作出前告知过申请人而且不具备新颖性和不具备创造性不是性质相同的缺陷，同时，不具备新颖性也不属于明显实质性缺陷，因此，合议组的依职权审查不符合《专利审查指南》（2010版）中的相关规定。

分析：复审阶段，合议组在针对复审请求人提出的权利要求1～10相对于对比文件1、2具备创造性的意见陈述进行审查的过程中，对两篇对比文件进行了深入理解。经分析比较，合议组认定对比文件1中的权利要求19～21、说明书第9～11、13～14页以及说明书附图5～7所记载的内容公开了权利要求1、6的全部技术特征，能够影响权利要求1、6的新颖性。由于对于发明专利申请的实质审查通常先审查权利要求是否具备新颖性，在具备新颖性的情况下再继续审查权利要求是否具备创造性，因此，虽然驳回决定的理由是权利要求1～10不具备创造性，但合议组在发现使用已经告知过复审请求人的对比文件1能够得出权利要求1和6不具备新颖性的结论的情况下，依职权引入对该权利要求新颖性的审查符合审查逻辑。

进一步的，虽然“复审通知书”所引用的对比文件1的相关部分和实质审查阶段引用的对比文件1的相关部分不一致，但如果复审请求人想保留自己的权利，则有责任和义务去通读对比文件给出的技术方案，并且复审请求人应该考虑到复审阶段合议组有可能依职权引入对比文件1中公开的其他事实，继续评价创造性。

因此，合议组引入的新颖性审查符合依职权审查“驳回决定未指出的明显实质性缺陷”的情况。

3.第308950号复审决定（申请号为20041004 7791.X）

案情：该案原权利要求1为：“1.一种沉淀二氧化硅，其特征在于，该沉淀二氧化硅的表面用聚合物进行改性，以使与含有用5重量%聚乙烯蜡处理的对比沉淀二氧化硅的同样清漆相比，该改性的沉淀二氧化硅使其折射指数nD20＝1.4492并含有5重量%改性的沉淀二氧化硅的清漆的透射性改善至少20%。”实审“一通”指出权利要求1～11相对于对比文件1不具备新颖性、权利要求14不清楚等缺陷，申请人答复时对权利要求书进行修改。“二通”指出修改后的权利要求1～31不符合《专利法》第33条、权利要求27不清楚，申请人答复“二通”时仅对权利要求27不清楚之处进行了修改。审查部门以权利要求1～31修改超范围为由作出驳回决定。提交复审请求时，复审请求人删除了原权利要求1～13，认为修改后的权利要求1～18（即对应原权利要求14～31）符合《专利法》第33条的规定，修改后的权利要求1如下：“1.包含表面改性的沉淀二氧化硅的漆，其中所述表面改性的沉淀二氧化硅在其表面具有聚合物，并且其与含有用5重量%聚乙烯蜡处理的对比沉淀二氧化硅的同样清漆相比，所述表面改性的沉淀二氧化硅使其折射指数nD20＝1.4492并含有5重量%所述二氧化硅的清漆的透射性改善至少20%。”合议组认为修改后的权利要求克服了驳回决定指出的修改超范围的缺陷，但在“复审通知书”中指出权利要求1～13相对于对比文件1不具备创造性。复审请求人仅陈述了其认为权利要求1～13具备创造性的理由并未修改专利申请文件。合议组以权利要求1不具备创造性作出维持驳回的复审决定。

复审请求人对复审决定不服提起行政诉讼，诉讼请求包括：（1）被诉决定程序违法；（2）该申请相对于对比文件1具备创造性。一审判决认为：该申请的创造性问题不属于明显实质性缺陷，专利复审委员会依职权审查创造性程序违法。专利复审委员会不服一审判决提起上诉。二审判决认为：该案中权利要求的创造性并非合议组在审查驳回决定时必然涉及的事由，不属于“明显实质性缺陷”，因此不属于可适用依职权审查的范围。专利复审委员会不服二审判决向最高人民法院申请再审。最高人民法院经审理，作出“（2014）知行字第2号行政裁定书”。裁定书认为：“创造性的评价不仅要考虑技术方案本身，而且还要考虑发明创造所属技术领域以及所解决的技术问题和产生的技术效果，因此，不宜将《专利审查指南》（2010版）列明的‘明显实质性缺陷’扩大解释到创造性；另外，根据《专利审查指南》（2010版）的规定，专利复审委员会一般仅针对驳回决定所依据的理由和证据进行审查，依职权审查专利申请属于例外情况，应当严格依据法律、法规及规章的相关规定进行。涉案申请的创造性评价在此前的驳回决定中并未涉及，同时也不属于‘明显实质性缺陷’，因此本案明显不符合可依职权审查的情形。”⑥参见最高人民法院（2014）知行字第2号行政裁定书。

分析：纵观该案的整个诉讼过程，专利复审委员会和法院判决的争议问题集中在该案的权利要求1的创造性判断是否属于“明显实质性缺陷”的情形、是否可以依职权审查。复审委员会坚持认为：由于前审一通中曾指出原权利要求1不具备新颖性，当前的权利要求1与原权利要求1的区别仅在于将表面改性沉淀二氧化硅应用到“漆”中，而将表面改性沉淀二氧化硅应用到“漆”中是本领域的公知常识，因此权利要求1是明显不具备创造性的、该创造性缺陷属于“明显实质性缺陷”。然而一审、二审和再审均判决专利复审委员会对该案权利要求进行的创造性审查不符合对“明显实质性缺陷”的依职权审查的情况。

由于《专利审查指南》（2010版）和再审裁定书中并未对“明显实质性缺陷”的范围、性质或判断标准进行详细说明，且案情不同需根据个案进行判断，没有统一的判断标准，以下仅试图从引用依职权审查对案件审查走向的影响的角度进行分析。

对于该案，从引用对“明显实质性缺陷”的依职权审查对案件审查走向的影响的角度分析来看，首先，复审审查文本针对的权利要求1～18即为驳回决定针对文本中的权利要求14～31，对于上述权利要求的创造性，实审阶段审查部门并未提出直接的或者假设的否定性审查意见，即实审部门不认为权利要求1～18不具备创造性，且对于当前权利要求1～18是否具备创造性的问题也不是实审部门与复审请求人之间的争议问题，合议组依职权引入创造性审查对于解决前审与复审请求人之间的争议并无过多帮助。其次，驳回决定的理由是权利要求1～31修改超范围，复审请求人在提交复审请求时也仅针对修改后的权利要求不超范围进行意见陈述。其根据之前的分析，权利要求1～18是否具备创造性不是实审阶段的争议问题，因此合议组依职权引入创造性审查也超出了复审请求人对依职权审查的合理预期程度。另外，从实审阶段审查部门的意见可知，“一通”仅指出权利要求1不具备新颖性和权利要求14不清楚的缺陷，因此从技术贡献的角度来看该申请是具有授权前景的；从复审阶段依职权审查是否避免案件在实审和复审之间的程序震荡、对案件最终结果的影响的角度来看，合议组在复审阶段引入并非前审与复审请求人之间存在争议且前审从未指出的创造性问题，会增加具有授权前景的案件被维持驳回的可能性，而对于维持驳回的理由，复审请求人失去了本可享受的提出复审请求的机会，造成审级损失。因此，对于具有授权前景的案件，复审阶段进行依职权审查应当更加谨慎。

三、小 结

结合对以上案件的分析，对于复审程序中的依职权审查原则，个人认为合议组应谨慎把握，充分理解“可以”与“应该”的区别，综合考虑案件的授权前景、依职权审查案件走向的影响、是否从实质上解决在先审级与复审请求人之间争议的需要、是否符合审查逻辑、是否超出复审请求人对依职权审查的合理预期程度等因素，严格把握依职权审查的尺度。充分发挥复审程序的“提供救济”和“延续审批”的双重属性，在保护复审请求人的合法权益的前提下提高行政机关效率。

另外，当前在《专利法修改草案（征求意见稿）》中，对《专利法》第41条进行了修改，增加了“专利复审委员会对复审请求进行审查，必要时可以对专利申请是否符合本法有关规定的其他情形进行审查”，表示出对于复审程序中的依职权审查的法律地位的重视，期待能在《专利法》《专利法实施细则》和《专利审查指南》（2010版）的层面对复审程序的依职权审查的相关内容进一步明确。

国家知识产权局专利局电学发明审查部。