李雷雷，施小雪

（1.天津市第二中级人民法院，天津 300210；2.中国政法大学，北京 100088）

一、专利法第九条的适用困惑

现行专利法第九条对专利权的重复授权进行了限定，该条第一款规定：“同样的发明创造只能授予一项专利权。但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。”该条立法本意是禁止重复授权，即一项发明创造只能被授于一项专利权，但由于发明专利审查周期较长，且目前我国发明专利审查采用先公开后审查的制度，为对发明人的发明创造提供更早更完善的保护，规定了发明人可以就同样的发明创造同时申请发明专利和实用新型专利，由于实用新型审查期限较短，可以给发明创造尽早提供专利权保护，待将来发明专利授权时，申请人通过声明放弃实用新型专利权而取得发明专利权。

然而，第九条仅对发明专利授权时实用新型专利权尚未终止进行了明确规定，若发明专利授权时，实用新型已经终止，与实用新型同时申请的发明专利还能否授权并无直接规定。有学者认为，若发明专利权授权时，实用新型专利权已经终止，则发明专利权不能再被授于专利权。理由在于：首先，专利法第九条首先规定，同样的发明创造只能授予一项专利权。这是一个总的原则，而在第二句话则专门规定一种豁免的特例情况，除了该特例情况外，其余均不能再被授于专利权。“通过分析专利法的历次修改及例外情形出台的背景和含义可以看出，首先，该例外情形是一种特殊情形，而且仅有该种例外情形，不应理解为‘同样的发明创造只能授予一项专利权’，除‘同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授于发明专利权’之外，还存在其他能够通过放弃实用新型专利权而获得发明专利权的情形。根据《专利审查指南》的规定，该例外情形是唯一的‘同一申请人’、‘同日’、‘实用新型专利权尚未终止’、‘分别做出说明’等条件必须同时满足才能放弃实用新型专利权，其他情形都不能放弃。”[1]其次，为了保护公众的信赖利益，实用新型专利权终止后，该发明创造已经进入公众领域，则后来再将同一个发明创造授予该专利权人发明专利权的行为就破坏了公众的信赖利益，因此不能允许。“现实中出现过这样的情况，即在随后又获得发明专利权之前，该专利权人已经放弃了其在先获得的实用新型专利权，或者其实用新型专利权已经届满失效，此时不知道底细的公众有理由相信原来受到实用新型专利保护的发明创造已经进入公有领域，任何人都可以自由实施，却不料该专利权人后来又获得了一项发明专利权，其实施行为有可能被指控为侵犯发明专利权的行为，这对公众来说显失公平”[2]。再次，基于禁止反悔原则，很多情况下，实用新型专利权的终止是由于期限界满前未缴年费和主动放弃。而未缴年费和主动放弃均可归责于权利人，权利人主动选择放弃实用新型专利权，产生了相应的法律效力，这一技术也被当成公知技术免费使用，再突然宣布这一发明创造又要被授于发明专利权，需要付给权利人一定费用，这对公众来说不公平，对权利人来说有悖于禁止反悔原则。

上述观点有一定的道理，但笔者认为尚有可商榷之处，专利权的终止包括未缴年费终止、期限界满终止、主动放弃终止。若实用新型终止时，发明专利已经被公开，按照专利法的规定，申请人在发明专利授权后，可就发明专利公开以后授权之前的实施行为要求使用人支付适当费用，此时，同日申请的实用新型专利权终止并不会导致发明创造完全进入公有领域，而不终止却需要年费等支出对专利进行维护，而依据上述观点，理性的权利人却不能放弃该实用新型专利权，不然将来发明专利申请将不能被授权，对权利人苛以了不必要的义务。更有甚者，在期限界满情形下，同日申请发明专利和实用新型专利，若发明专利10年之后才有审查结果，确认符合授权条件，此时，实用新型专利权已经期限届满，发明不能授权，而审限过长并不是申请人的过错，这既对申请人不公平也为专利行政部门的某些恶意不授权提供了条件。基于此，我们认为，对同时申请的发明专利和实用新型专利，不能武断地要求实用新型专利必须尚未终止发明才可授权，而应区分不同的情况授权。

二、相关概念之厘定

为更好的对该问题进行论述，在此先对相关的概念进行厘定。

（一）发明专利的临时保护期

发明专利的授权过程可分为三个阶段，从申请日到公开日为第一阶段，公开日至授权公告日为第二阶段，授权后为第三阶段。第一阶段时，申请专利的发明创造尚处于保密状态，若他人实施该发明创造，申请人只有待专利授权后禁止他人使用，当他人以非法手段窃取该发明创造时，申请人可以侵犯商业秘密提诉讼。在第三阶段，该发明创造则以发明专利权的形式得到完全保护。对从公开日至授权公告日的第二阶段，称为临时保护期，在此期间，他人实施相同的发明创造，专利法规定申请人在可待发明专利授权后要求实施人支付适当费用，但该期间的使用行为并不为专利侵权行为，如果他人在临时保护期内实施该发明创造，则专利授权后，该他人在支付适当费用后，专利权人不得禁止他人继续就临时保护期内生产的该专利产品进行的使用、许诺销售及销售行为，可以说，临时保护期，享受的是不完全的保护。

（二）专利权终止

专利权终止是指专利权保护期限已满或由于某种原因导致专利权失去效力。专利权终止不等于专利权无效，被宣告无效的专利视为自始不存在，而终止的专利则自终止之日起丧失保护。归纳起来，专利权终止包括期限界满终止，主动放弃（如书面声明放弃）终止，或未缴年费终止。

此处需要特别说明的是专利权的放弃。放弃专利权是指在专利权有效期内，权利人以积极行为或以消极行为作出的放弃该权利的意识表示。从放弃的形式区分，放弃专利权应包括积极放弃和消极放弃，积极放弃指权利人以向国家知识产权局递交放弃声明的方式对现存的专利权声明放弃。消极放弃指权利人不履行维系该权利应尽的义务，使权利归于失效的放弃，如不缴纳专利年费。此外，针对一项发明创造同时申请发明专利和实用新型专利，之后又放弃实用新型专利权的情形，以放弃的时间点划分，可以分为两种情况，一种是发明专利公布前的放弃，一种是发明专利公布后的放弃。

专利权的放弃需要厘清，放弃的是该专利权，还是获得专利权的发明创造，如根据专利法第九条，同日申请的发明和实用新型专利，在发明授权时，权利人声明放弃实用新型专利权，则发明可以被授于专利权，我们认为此时所放弃的是专利权本身，而非权利所代表的发明创造，只有这样，当权利人放弃实用新型专利权时，该发明创造才可以继续被授于另一项发明专利权。

（三）专利权的无效

专利权的无效是指由请求人向国务院专利行政部门提起的消灭一项专利权的请求，国务院专利行政部门经审查认为请求成立的，作出宣布被请求专利权部分或全部无效的决定。专利权的无效以请求人的无效宣告请求启动，无效宣告请求的客体应是已经公告授权的专利权，该专利权可以现行有效，亦可以已经因某种原因而终止，但只要该专利权存在过有效的权利期间，即可提出无效宣告请求，即该专利权于无效宣告请求提出时是否处于有效状态并非必要条件，无效成功后，该专利权自始消灭。应当指出，专利权因放弃而终止时，权利人能否选择自申请日放弃，若自申请日放弃，该专利权还能否为专利权无效的客体，笔者认为有待商榷，此处不深入探讨。

若一项发明创造同时申请了发明专利和实用新型专利，无效请求人对一项实用新型专利权提起无效宣告请求，其无效的客体应为实用新型专利权本身，无效后，专利权自始不存在，当然也就谈不上终止。此时，发明专利的授权应不受实用新型专利权被无效本身所影响，发明专利经过审查，符合授权条件的，此时无需放弃等行为即可直接授于发明专利权。当然，若实用新型专利权因为不清楚、公开不充分、新颖性或创造性等原因被宣告无效，那么发明专利申请授权的可能性亦会因为上述原因而不复存在，只是此时，发明专利申请不能被授权的原因应不是专利法第九条，而是其它条款。

（四）同样的发明创造只能授于一项专利权的含义界定

对于专利法第九条第一款规定的同样的发明创造只能授于一项专利权，是指一个发明创造只能被一次授权，还是指同样的发明创造在同一时间只能有一项有效的专利权存在，理论和实务界一直颇有争议，该两种观点在济宁无压锅炉厂诉国家知识产权局专利复审委员会、第三人舒学章发明专利无效纠纷案中得到了充分的揭示。该案中，专利复审委员会、①专利复审委员会2001年3月26作出的第3209号审查决定.北京市第一中级人民法院、②北京市第一中级人民法院（2001）一中知初字第195号行政判决书.最高人民法院③最高人民法院（2007）行提字第4号判决书.认为同样的发明创造只能授于一项专利权是指一个发明创造同一时间只能有一项有效的专利权存在，故在实用新型专利终止后，给予同样的发明创造授于发明专利权不属于重复授权。北京市高级人民法院则认为同样的发明创造只能授于一项专利权是指同样的发明创造只能被一次授权，实用新型专利权终止后，给予同样的发明创造授于发明专利权相当于“相当于把已进入公有领域的技术又赋予了专利权人以专利权”，④北京市高级人民法院（2002）高民终字第33号行政判决书.并分别于二审及再审期间两次以法律文书对该观点予以确认，⑤北京市高级人民法院（2002）高民终字第33号行政判决书、（2003）高行监字第8号驳回再审申请通知书.也正是基于该观点，学界才认为专利法第九条中，除第一款后半段规定的例外情形，不应存在其它实用新型专利权终止发明又被授权的情形。

笔者认同前一种观点，同样的发明创造只能授于一项专利权，是指同样的发明创造同一时间只能有一项有效的专利权存在。首先，专利法第九条并未就发明申请需要授权时，实用新型专利已经终止的情形进行限制，基于民事法律行为“法无禁止皆可为”的法律原则，发明专利申请应当被授于专利权。其次，申请人同时申请发明和实用新型专利，其本意应是想获得发明专利权，申请实用新型专利不过是相当于要求临时的保护，所以，申请人既然对同日申请的发明和实用新型专利做出了声明，发明授权时实用新型已经终止的，发明应该被授权。正如最高人民法院在（2007）行提字第4号判决书中阐述：“我国法律不限制同一发明人就同样的发明创造提出实用新型和发明两份申请，也没有限制在不同时段上对两份申请分别授权，但为了避免出现重复授权，依据《专利审查指南》的有关规定，当选择发明专利时，应放弃已经授权的实用新型专利权，也就是在不同时段上先后进行了两次授权，使权利不重叠，不同时存在，这是我国的一贯作法。”①最高人民法院（2007）行提字第4号判决书.笔者认为，专利法第九条第一款后半段应理解为，针对同时申请的发明创造，若发明授权时存在有效的实用新型专利，需要发明人放弃实用新型专利，才能被授于发明专利权。若实用新型专利权已经终止，则无需进行放弃，而当然可被授于发明专利权。当然，即使这样理解，笔者认为专利法第九条依然有不完善之处，需要针对具体的情形进行修正。

三、实用新型专利权终止，同日申请的发明专利应否授权的法理思辨

专利法规定，发明专利申请后，满18个月方公布，大多数情况下，实用新型专利授权时，发明专利尚未公布。同日申请的发明专利公布前实用新型专利权终止，包括未缴年费和权利人主动放弃两种情形，该两种情形均可归责于申请人，此时任一公众使用了该发明创造，因没有发明专利的临时保护，应当认为公众是没有过错的，其依赖利益应予保护。而且，不管是未缴年费还是主动放弃，因发明专利尚未公布，若此时仍对后来同日申请的发明专利授于专利权，公众的依赖利益的确得不到保护，也的确有违禁止反悔原则。这种情形下，若将来发明申请符合授权条件后，仍可被授于发明专利权，无疑对公众不公平，专利权实质上讲是一种技术垄断，只是为了推动技术进步，鼓励研发人员进行技术创新，而给予技术创新者一定时间的垄断，并使其通过实施专利权得到物质回报，以更有动力进行创新，而在专利权保护与社会公众利益保护二者之间的平衡，是专利制度得以存续的基石。在发明专利尚未公布时，权利人选择终止已获得授权的实用新型专利权，并放任该发明创造无任何保护的进入公有领域，基于社会公众的依赖利益保护，我们认为此时不应对未来的发明专利继续授权。换句话说，因为该专利尚未进入临时保护期，权利人此时的放弃应视为放弃发明创造所代表的技术方案，基于禁止反悔原则，我们认为，此时的放弃，应导致该发明创造不能在现在或将来取得任何保护。

而发明专利公布后，该发明创造即进入发明临时保护期。此时，该同样的发明创造受到两种保护，其一是实用新型专利权的保护，其二是发明专利的临时保护。权利人此时放弃实用新型专利权，并不必然导致该发明创造进入公有领域，理性的社会公众可以通过公开的途径获知该发明创造处于发明专利的公开期，其应当知晓，该发明创造将来可能被授于发明专利权，那么在将来发明专利授权后，权利人基于发明专利权向临时保护期内实施专利的人要求支付相应对价，不应视为是对社会公众利益的忽视。换句话说，此时放弃的应仅仅是实用新型专利权本身，而非该发明创造，若将来发明专利申请经过实质审查，符合授于专利权的条件，应当被授于发明专利权。同样的道理，若一个发明专利申请审查期限过长，导致实用新型专利权因期限界满而终止，因为其终止于发明专利公开后，我们有理由认为此时该发明专利仍应被授于专利权，且并不会破坏公众的依赖利益。因为发明专利公开后，该发明创造有了发明专利的临时保护，哪怕是申请人主动终止该实用新型专利权，也不能认为有违禁止反悔原则，因为发明专利的公布形成了禁止反悔的阻却事由，既然有发明专利的临时保护，任何理智的申请人主动放弃实用新型，以减少年费等成本支出，都应是可以理解的。

需要特别指出的是，发明专利公布前的放弃，还应包括实用新型审查合格后，权利人放弃办理授权手续，此时国家知识产权局向权利人发出视为放弃取得专利权通知书，权利人并未取得实用新型专利权，自然也谈不上专利权的终止，然而权利人不办理实用新型专利权的授权手续，并不会导致该发明创造被公开，自然也不会对将来发明的授权造成影响。因该种情形实用新型专利并未授权，不存在重复授权的空间，此处我们不作展开讨论。

四、专利法第九条之修改建议

基于前述分析，笔者认为，专利法第九条有关禁止重复授权的规定，应以发明专利的公布日为节点，在发明专利公布日之前终止同日申请并获得授权的实用新型专利，应视为终止的是发明创造本身，基于公众的依赖利益保护和禁止反悔原则，该发明创造的发明专利申请将来应不能再被授于专利权。而在发明专利公布日及之后终止，不管是主动放弃、未缴年费还是期限界满，都应视为终止的是实用新型专利权本身，该终止行为不应影响将来发明专利的授权。最后，在实用新型专利权尚未终止，而发明又需要授权时，基于一项发明创造只能有一项有效的专利权存在，才需要放弃实用新型专利权以获得发明专利权。

综上，专利法第九条第一款尚有不足之处，应进一步修改以对发明人和公众提供更公平的保护，建议修改为：同样的发明创造只能有一项有效专利权存在。但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，发明专利公布前实用新型专利权终止的，该发明专利不能授于专利权，发明专利公布后实用新型专利权终止的，该发明专利可授于专利权；若授权时实用新型专利权尚未终止的，须申请人声明放弃该实用新型专利权，方可授予发明专利权。

参考文献：

[1]刘士奎.从一个发明专利审查案例看重复授权的处理[J].中国发明与专利，2014，（3）：71.

[2]国家知识产权局条法司.《专利法》第三次修改导读[M].北京：国家知识产权出版社，2009：36.