凌洪斌˙

（武汉大学法学院 湖北武汉 430072）

■法学

叙述性商标合理使用之证伪
——兼评我国新《商标法》第59条第1款

凌洪斌˙

（武汉大学法学院 湖北武汉 430072）

商标使用是实现商标功能并彰显商标价值的根本途径，因此也是商标法领域的永恒课题。传统理论认为商标合理使用是商标使用的一种形式，具体分为叙述性使用和指示性使用两种。但实质上，叙述性使用并不是商标意义上的使用，也与传统合理使用的制度本质和运作机理不相符合，并不是真正意义上的合理使用，因而应将其排除在合理使用范畴之外。如此，则有利于构建科学合理的商标合理使用制度，能更好地为法律实践服务。

叙述性商标；合理使用；符号；商标功能

一、叙述性商标合理使用的传统认知

商标使用是商标维系的生命之源，也是商标价值实现的必要手段。从字面上看，商标合理使用与商标使用紧密相关。究竟何谓商标合理使用？我国商标立法并没有针对“合理使用”作明确的表述或定义。但在商标侵权司法实务中，被告方通常以合理使用作为侵权抗辩的“护身符”。因而在庭审中，以及在司法裁判文书中，“合理使用”这一词汇出现的频率较高①。我国理论界对商标合理使用问题的看法分歧较大，甚至相左。譬如，有观点认为，只有非商标意义上的使用，才可能构成合理使用[1]。而另有观点认为，只有商标意义上的使用，才有合理使用存在的空间[2]。这都属于商标合理使用的赞成者。事实上，即使在赞成派中，学者们对商标合理使用的认识也并不一致，尤其在类型化这一问题上[3-7]。另有部分学者对商标合理使用理论持反对态度，从根本上否定合理使用。如有学者从商标权的排他性角度分析，认为商标合理使用是一个伪命题或伪概念[8]。“论者不认同商标的合理使用，主要是基于非商标意义上的使用不可能构成商标合理使用的认识”[9]，这也是主要的反对理由。

从认同商标合理使用者的视角来看，商标合理使用一般包括叙述性合理使用和指示性合理使用两种类型。我国商标合理使用理论主要从欧美借鉴而来，尤其是美国。1946年《兰哈姆法》第33条（b）（4）对叙述性使用予以直接规定，因此也被称为法定商标合理使用②。此外，《TRIPS协议》第17条、《欧共体商标条例》第12条及《欧共体商标立法一号指令》第6条、英国《商标法》第8条、法国《知识产权法典》第L713-6 条以及日本《商标法》第26条均作了类似的商标叙述性使用不侵犯商标专用权的规定③。传统上都将上述条文视为叙述性商标合理使用的立法例。我国新《商标法》第59条第1款也明确规定：“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有的地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用”。该条款由2002年我国颁布的《商标法实施条例》第49条沿袭并升格而成，因其与美国《兰哈姆法》第 33条（b）（4）规定的叙述性合理使用内容颇为接近④，因此一般认为，我国《商标法》该条款内容亦属于叙述性合理使用范畴。但我国学界对此称谓较为多元，如将其称之为描述性合理使用或说明性合理使用，也称之为传统合理使用或经典合理使用等[10]。此外，我国司法实务界也对叙述性商标合理使用予以认可。譬如，北京市高级人民法院于2004年颁布的《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》 第 19 条规定：“商标合理使用应当具备以下构成要件：（1）使用出于善意；（2）不是作为商标使用；（3）使用只是为了说明或描述自己的商品或服务；（4）使用不会造成相关公众的混淆、误认。”从该条表述上看，北京市高级人民法院把叙述性使用认定为商标合理使用。

然而严格来说，北京高院的上述《解答》第19条内容本身逻辑无法自洽，因其意在阐释商标合理使用的构成要件，但在第（2）项又提到“不是作为商标使用”，从语言逻辑结构考察，商标使用是商标合理使用的上位概念，既然连商标使用都不能成立，怎又能成立商标合理使用呢？如此，商标合理使用岂不成为“无本”之木、“无源”之水？这一表述确实令人费解。事实上，学界对叙述性合理使用质疑的声浪从未停息。笔者认为，所谓的叙述性商标合理使用既不符合传统的“合理使用”的运行机理，也不符合商标意义上的“使用”要件，因此并无叙述性合理使用的存在空间，具体理由阐释如下。

二、原因之一：与合理使用的运行机理相悖

所谓知识产权的合理使用，按通说理解，是指第三人不需经权利人许可也不必向其支付报酬或费用的一种不侵权的使用行为。我国理论界和实务界对著作权和专利的合理使用问题均无异议⑤。但与著作权和专利权的合理使用相比，所谓的商标叙述性合理使用的作用机理并不一致，具体表现在以下两个方面。

（一）使用对象的来源不同。商标的叙述性使用是针对第一含义（即叙述性词汇的原始含义）的使用，主要包括商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点或者地名等词汇，这些词汇要么是通用标准或性能，要么是公共地名，都是来自于公共领域，并非创造出来的语言符号。申言之，叙述性词汇并非像臆造性词汇一样因创造而具有较强的显著性，它并不属于专有领域，而是属于公共领域的符号，是由社会共享的公共资源和公共知识。在司法实践中，我国也有地名商标叙述性使用的经典案例发生。例如，在“百家湖”商标侵权纠纷一案中⑥，原告南京利源物业发展有限公司在 2000年注册了“百家湖”商标，“百家湖”是南京市江宁区辖区内最大的一个湖泊。2001年，被告南京金兰湾房产开发有限公司将其新开发的高层住宅楼盘冠名为“百家湖·枫情国度”，并以这个名称进行广告宣传。原告以被告侵犯其商标专用权为由向法院起诉，本案最终经再审程序，江苏省高级人民法院明确指出：“利源公司作为商标专用权人，虽有权禁止他人将与注册商标相同或者近似的标识在相同或者类似的商品或服务上使用，但无权禁止他人在相同或者类似商品上正当使用注册商标中含有的地名来表示商品与产地、地理位置之间的联系”。本案再审法院最终认定被告的使用不构成侵权，也即否定了原告对该地名的专有使用权，主要也是认为地名是一种公共资源，不能由某一主体垄断独享，否则便会极大地妨碍市场自由竞争。

而著作权和专利权的使用对象为作品或专利，这两者都是经权利人独创或创造而来，权利人倾注了较多的智慧和心血，它们并非原本处于公有领域之中。

（二）使用权利的来源不同。叙述性商标权人享有的权利是对公共资源的“圈占”而产生，因而公众的使用权是在必要之时对公共资源的“取回”而获得，而不是商标权人对公众的私权“让渡”而获得。这与著作权和专利权的合理使用人的权利产生路径正好相反。著作权或专利权的第三人合理使用实质是对该项专有权的一种法定的免责使用，基于利益平衡和促进社会经济文化进步的目的，著作权人或专利权人将其权利适当让渡给社会公众，权利人对符合社会公共利益的使用承担一定的容忍义务。因叙述性词汇本身是一种公共知识，按常理判断，公知应当公用，显然商标叙述性使用的使用人的权利并不是基于商标权利人的让渡而获得。正如有学者所言：“事实上，正当使用或者描述性使用，本来就不属于商标权的范围，商标所有人无权加以禁止”[11]。总之，叙述性商标使用并不符合传统合理使用的制度观念和运行机理。

三、原因之二：缺失“商标意义上”之“使用”行为

虽然学界对商标合理使用的问题尚未达成共识，但从中不难发现，无论是赞成者还是反对者，争论都聚集在“商标意义上的使用”这一焦点上⑦。因此对“商标意义上的使用”的准确界定是厘清商标合理使用制度的关键，也是判断商标合理使用的前提。我国新《商标法》第48条对“商标的使用”做了明确的法律界定：“本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为”。对此，我国相关法院也在案例中予以认同。例如，在普拉达公司诉陕西东方源公司和华商报社商标侵权和不正当竞争一案中⑧，西安中级人民法院在一审民事判决书中更明确提出了商标性使用的构成要件，该判决指出：“商标性使用应具备的条件为：商标必须在商业活动中使用；使用商标是为了标示商品或服务的来源；通过使用商标能够使相关公众识别商品来源。”显然，该判决书载明的“商标性使用的必备条件”与上述商标意义上使用的构成要件完全一致。据此，笔者认为，“在商业中使用”和“发挥商品或服务识别功能的使用”是“商标意义上的使用”的两个基本构成要件，其中第一个要件是前提，第二个要件是核心，两者密不可分，缺一不可。

（一）在商业中使用。我国新《商标法》第48条“……，以及其他商业活动中”的表述充分说明了《商标法》规定的“商标使用” 是以商业活动中的使用为基本前提的。国外也有类似的立法例，如美国《兰哈姆法》从定义“商标”的角度，强调了“商业中使用”的必要性，该法第45条（a）款要求商业标志应该是：①“在商业中使用的”或②“已注册的并且有真实意图将在商业中所使用的” 。欧共体国家也有类似规定：“商标必须在‘商业中使用’才构成侵权，这也是《欧共体商标条例》（CTMR）第9条所规定的所有商标侵权的理由的一个先决条件”[12]。毋庸置疑，商标根植于商业活动之中，商标使用也不应游离于商业环境之外。

我国新《商标法》第48条因是对商标的“使用”这一行为进行界定，所以采取的是行为立法模式，而非身份立法模式。申言之，从该条具体表述来看，并没有针对“商标的使用”主体进行限定，因此理论上该使用既可以是商标权利人自身的使用，也可以是第三人或他人的使用。另外，新《商标法》第59条第1款本身并未规定“第三人”的叙述性使用是否应当在商业活动中，因此依据“法无禁止即自由”的私法一般法理，使用人既可将该款规定的使用要素在商业活动中使用，也可在非商业活动中使用。这也在某种程度上导致公众对合理使用应否是商业中的使用的认识产生混乱，甚至走入误区。如，在江苏高院审理的江苏佳弘贸易有限公司等诉沭阳中远进出口有限公司的二审案件中⑨，上诉人主张：“被上诉人的行为不属于我国商标法规定的商标合理使用，而是一种商业性使用行为”。在本案中，上诉方显然认为商业性使用不能构成商标合理使用，而且混淆了商业性使用与商标性使用的差异。笔者对此主张不敢苟同，原因在于：结合前述《商标法》第48条的规定，依据法律解释学的体系解释方法，新《商标法》59条第1款规定的使用也应不能缺失“商业活动中”这一大前提。

非商业活动中的使用在学理上被称为“非商业性使用”，常见的有：新闻报道、评论和词典编撰中的使用等。也有学者将这类使用称之为“作品性使用”[3]。也即著作权法意义上的使用，属于表达自由的理论范畴。从权利属性上看，表达自由是宪法所保障的公民基本权利，因而该种使用商标的权利不是私权属性的民事权利，而是具有更高位阶的宪法性权利。这一权利已超越私权范畴而上升到公权领域，显然不再属于商标的权属范围，不在商标权的讨论之列，因而也就不存在所谓商标合理使用与否的问题。美国在2006年颁布的《商标淡化修订法案》更明确指出，包括戏仿、批评等在内的所有新闻报道及评论中涉及驰名商标权利人及其商品或服务的非商业上使用均不侵犯商标权。因非商业性使用一般不会与商标权人产生竞争利益冲突，故对其适用的侵权认定标准也相对较为宽松。但如果在商业环境下发表类似的言论，则应受严格检视，除商标法外，在实践中还可能受竞争法的规制。综上所述，笔者认为，非商业性使用因欠缺“商标意义上的使用”的第一个构成要件，即“商业中使用”要件，因而不构成商标意义上的使用，自然也被排除在商标合理使用范围之外。

（二）该使用发挥了商标的识别功能。商标是用于识别商品或服务来源的标记，识别功能是商标的第一要义，也是商标的基本功能。倘若消费者不能通过商品的商标来有效区分不同的生产者或经营者，那么商标最基本的识别功能都无法得以发挥，商标也就丧失了其存在的价值和意义。国外也有学者持相同观点。日本学者主流观点认为如果商标的使用没有发挥识别功能的话，则不构成商标使用[13]。对此，我国也有司法案例予以认可，如：在辉瑞公司立体商标侵权一案中⑩，最高人民法院认为，对于不能起到标识来源和生产者作用的使用，不能认定为商标意义上的使用，他人此种方式的使用不构成使用相同或者近似商标，不属于侵犯注册商标专用权的行为。该判决清楚表明，商标侵权意义上的商标使用应以起到标识来源和生产者的作用为必要条件，也与我国新《商标法》第48条的规定高度契合。因此，按照我国《商标法》的规定，商标意义上的使用应是指能识别商品或服务来源的使用。

依据瑞士语言学大师索绪尔的符号学理论分析，商标标识本身仅是一种语言符号，而符号背后蕴藏的商业信誉才能真正体现该符号的价值。商标的符号标记与彰显的商誉，其实并非通常所类比的硬币的两面，即“一体两面” 的关系，而是反映事物表象和本质的表里关系。形象地说，符号是外衣，商誉是身躯，符号是可感知的表层的外在，而商誉是深层的无形的内在。符号有“能指”和“所指”两方面的指代功能，就叙述性使用而言，使用人仅进行“能指”的使用（符号的使用），而不是“所指”的使用（商誉的使用），叙述性词汇在固有含义上的使用并不能将该词汇与原产品或服务进行对应，也即不会使消费者产生混淆和误认，因而该使用并没有发挥原商标所具有的区别来源的功能，因此并不是对原有商标的使用。因此叙述性商标倘若只具有第一含义，是不能获得商标专用权的。“具有第二含义的描述性商标受商标保护。当被控侵权商标被公平地、善意地使用，只是用来向使用人描述当事人的商品或服务，或它们的地理来源时，商标侵权被告人可以进行抗辩。该抗辩只适用于涉及描述性标志的诉讼，而且被告只能使用其描述意义，而不能使用其商标意义”[14]。商标权人无权阻止其他人在其原始含义上进行使用。因此，他人将描述性词汇使用于某类商品或服务，而没有在商标意义上使用的，商标权人应当无权禁止。实际上，按照新《商标法》第59条第1款的规定，在具体使用形式上，叙述性使用也并非是对原商标完整的使用，而只是对其部分的构成要素进行使用，严格意义上来说，并没有使用原商标，因而客观上也决定叙述性使用不可能达到与原商标所发挥的识别功能一样的效果。从商标功能的角度考察，叙述性词汇因欠缺显著性特征，消费者一般很难直接将其与特定商品或服务的来源进行连接。如提到“珠江”一词，人们大脑中的第一反应可能是“广东省境内的一条河流”这一概念，而不会直接联想到诸如“珠江啤酒”或“珠江钢琴”等特定商品或服务。因此，商标的叙述性使用并没有发挥识别原商标所附载的商品或服务的不同来源的功能。不具有商标识别功能意义上的使用，其实只是商标符号的形式上的使用，而不是彰显商誉的商标灵魂的使用。

综上，商标叙述性使用符合“在商业中使用”的“商标意义上使用”的第一个构成要件。但明显缺失第二个要件，即“该使用发挥了商标的识别功能”，因此商标的叙述性使用不是商标意义上的使用，而商标意义上的使用是商标合理使用的判定前提，所以叙述性商标使用自然也就不应归类为商标合理使用。其实也有学者明白指出叙述性使用是非商标意义上的使用，但反而据此将其归类为商标合理使用[15]。对这一主张笔者并不认同，因为不是商标意义上的使用，那么就只是语言符号形式上的使用，根本没有发挥商标的识别功能，所以不能称之为新《商标法》48条所定义的“商标的使用”。

目光再移转到我国商标叙述性合理使用所师承的美国《兰哈姆法》第33条（b）（4）上，该条其实已明确提到“被控侵权使用的名称、用语或图案，不是商标性使用，……。”难怪有学者直言：“《兰哈姆法》为“Classic Fair Use”设定的首要条件，即为“非商标性的使用”（otherwise than as a mark），就此而言，“Classic Fair Use”并非真正是对“商标”的合理使用”[3]。由此观之，在美国商标立法上，叙述性合理使用的“合理使用”的法律逻辑证成也同样并非无懈可击。

四、结语

正确把握商标权的专用权属性，合理界定商标的权利范围，既能够确保合理利用商标资源，又能够维护公平竞争。因此，阐释叙述性商标使用是否属于商标合理使用范畴，意义重大。笔者在通过对合理使用制度本质及运行机理的考察以及提出具体的判断标准而对商标合理使用进行重新界定的基础之上，得出一个基本结论：叙述性使用不属于商标合理使用范畴，即商标叙述性合理使用是一个伪概念。但同时需要说明的是，叙述性使用虽然不属于合理使用，但并不能因此断定它是一种侵权使用行为，或许这就是我国新《商标法》第59条第1款采用“正当使用”而非传统理论所使用的“合理使用”的立法表述的真正原因。

[注 释]

① 笔者在“万律中国”数据库，选中“裁判文书”栏目，输入“商标合理使用”搜索，显示的案例有15个，而同样输入“商标正当使用”，显示的结果为6个。

② 参看美国《兰哈姆法》第33（b）（4）内容。此外，美国商标合理使用还包括另一种形式:指示性合理使用。其主要通过判例予以确立并发展。

③ 具体内容参阅《TRIPS协议》第17条、《欧共体商标条例》第12条、《欧共体商标立法一号指令》第6条、英国《商标法》第8条、法国《知识产权法典》第L 713-6条和日本《商标法》第26条。

④ 具体请参阅我国《商标法》第59条内容和美国《兰哈姆法》第33（b）（4）内容。

⑤ 关于我国著作权和专利权合理使用的规定，可参阅《著作权法》第22条和《专利法》第63条的相关规定。

⑥ 参看江苏省高级人民法院（2004）苏民三再终字第001号民事判决书。

⑦ “商标意义上的使用”也称之为“商标性使用”或“商标法意义上的使用”，三者概念等同。

⑧ 参看陕西省西安市中级人民法院（2013）西民四初字第00227号民事判决书。

⑨ 参看江苏省高级人民法院（2012）苏知民终字第0297号民事判决书。

⑩ 参看最高人民法院（2009）民申字第268号民事判决书。

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The Falsification of the Trademark Descriptive Fair Use——Based on the Review of Trademark Law Article 59(1)

LING HONGBIN
(School of Law, Wuhan University, Wuhan, 430072, China)

The use of trademark is the fundamental way to achieve the trademark functions and demonstrate its value. It’s also an eternal subject in the field of trademark law. In traditional theory, the fair use of trademark is a form of trademark use and it can fall into two categories--- descriptive fair use and nominative fair use. But in fact, the descriptive fair use is inconsistent with the trademark law as well as the nature and operating mechanism of the traditional fair use. Thus, it should be excluded from the category of faire use, which will be favorable to the establishment of trademark fair use system and the legal practice.

descriptive fair use; fair use; symbols; trademark functions;

D923.4

A

1008-472X(2015)01-0057-06

本文推荐专家：

宁立志，武汉大学法学院，教授，博士生导师,研究方向：知识产权法、竞争法。

聂建强，武汉大学法学院，教授，研究方向：国际知识产权法、比较知识产权法、WTO法。

2014-11-27

本文是国家社科基金项目“‘和谐世界’理念下国际知识产权制度重构的若干法律问题研究”（项目编号：08BFX083）的阶段性成果。

凌洪斌（1982-），男，江西赣州人，武汉大学法学院知识产权法专业博士研究生，法学讲师。