文 / 刘贵增

商标行政案件中驰名商标反淡化保护之法律解读

文 / 刘贵增

《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》在《商标法》第十三条第二款的框架之内扩充了商标淡化的传统理论和基本类型，以区别于混淆型理论，标志我国对驰名商标采用反淡化理论进行保护。在司法实践上，北京市高级人民法院就“伊利YILI”商标异议复审案件之终审判决实际上运用了驰名商标反淡化理论，在审理商标行政纠纷案件上迈出了历史性的一步，具有指导性和标志性意义。

驰名商标 反淡化 商标行政纠纷

根据传统商标反淡化理论，淡化是对驰名商标的显著性特质造成污化或者商誉造成毁损。《与贸易有关的知识产权协议》正式从国际法文件层面上确立驰名商标反淡化保护制度。1. 1995年生效的《与贸易有关的知识产权协议》第十六条第三款规定只要驰名商标使用在不类似的商品或者服务上会暗示该商品或者服务与驰名商标所有人存在某种联系，从而使该驰名商标所有人的利益可能因此受损，那么就禁止在与驰名商标所标示的商品或者服务不类似的商品或者服务上使用。伴随着加入世界贸易组织，我国修改商标法就驰名商标给予跨类保护，2.《商标法》第十三条二款规定就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。但是并没有制定明确的反淡化法律。《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》（以下称《解释》）规定足以使相关公众认为被诉商标与驰名商标具有相当程度的联系而减弱驰名商标的显著性、贬损驰名商标的市场声誉或者不正当利用驰名商标的市场声誉的属于商标法第十三条第二款规定的“误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害”。3.2009年5月1日起施行的《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》（以下称《解释》）第九条第二款规定，足以使相关公众认为被诉商标与驰名商标具有相当程度的联系，而减弱驰名商标的显著性、贬损驰名商标的市场声誉，或者不正当利用驰名商标的市场声誉的，属于商标法第十三条第二款规定的“误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害”。显然，《解释》是在《商标法》第十三条第二款的框架之内扩充了商标淡化的传统理论和基本类型，以区别于混淆型理论，标志我国对驰名商标采用反淡化理论进行保护，证明我国对驰名商标的保护已经前进到了一个新的里程碑。在司法实践上，北京市高级人民法院就第1634078号“伊利YILI”商标异议复审行政纠纷案件之终审判决实际上运用了驰名商标反淡化理论,在审理商标行政纠纷案件上迈出了历史性的一步，具有指导性和标志性意义。4.《北京市高级人民法院行政判决书》（2009）高行终字第1418号。本文围绕案情和判决，谈一谈《解释》、案件判由和反淡化保护涉及的一些法律实践问题。

一、案情及判决简介

1991年10月8日，内蒙古伊利实业股份有限公司（简称伊利公司）提出第613251号引证商标（见下图一）注册申请，该申请于1992年10月10日被核准，核定使用商品为第29类的牛奶、牛奶制品、酪、奶油、黄油、奶皮子、奶豆腐，专用期限续展至2012年10月9日。2000年6月2日，尤成和以瑞安市梅头和成水暖经营部的名义提出第1634078号被异议商标（见下图二）注册申请，指定使用商品为第11类水龙头、水管龙头、浴室装置、桑拿浴设备、卫生间用手干燥器、水箱液面控制阀、冲水装置、喷水器、卫生器械和设备、管道（卫生间设备部件）。2005年5月13日被异议商标变更注册人名义为温州市龙湾海城和成水暖经营部，该经营部为个体工商户，业主为尤成和。

伊利公司不服商评委的裁定并向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。一中院审理认为：被异议商标与引证商标相比，相同之处为均含有“伊利”文字部分，在文字与图形组合商标中，文字部分构成该商标的主要识别部分，是其显著性区别特征所在，两商标的主要识别部分都是“伊利”汉字与拼音，商标评审委员会据此认为两商标标识构成近似是正确的。根据伊利公司有关驰名商标事实的相关证据，鉴于尤成和对于第11679号裁定认定伊利公司的“伊利”商标为驰名商标的事实不持异议，对该事实予以确认。伊利公司的“伊利”商标具有极高的知名度，当他人将“伊利”作为商标注册使用在其他领域的商品上时，难免使人将其与伊利公司的“伊利”商标发生联系，据此认定这种联系已成为客观事实，足以使公众认为被异议商标与伊利公司的驰名商标“伊利”具有相当程度的联系。“伊利”二字虽有美国五大淡水湖的“伊利湖”或“伊利运河”中的中文译文“伊利”与之相同，但对于中国消费者而言，知晓“伊利”牌奶制品的消费者数量远远高于知晓美国“伊利运河”的人数，对“伊利”的使用已产生并具有唯一对应于伊利公司产源的标识性效果，商标评审委员会认定“伊利”二字未与伊利公司建立起唯一对应的关系，该认定与客观事实不符。鉴于“伊利”商标的极高的知名度，尤成和将“伊利”作为水龙头等商品上的商标使用，尽管注册申请的商品类别在生产销售等方面与伊利公司没有关联之处，但可以认定其使用行为客观上带来了减弱“伊利”作为驰名商标显著性的损害后果；其使用在卫生器械和设备上，易使消费者将其与不洁物发生联想，伊利公司据此有理由认为尤成和的这种使用会造成贬损其“伊利”商标声誉的损害后果；同时也因“伊利”商标极高的知名度，伊利公司有理由认为尤成和的这种使用行为无形中利用了伊利公司“伊利”商标的市场声望，无偿占用了伊利公司因付出努力和大量的投资而换来的知名度的利益成果。因此尤成和注册使用“伊利”商标，已构成《中华人民共和国商标法》（简称《商标法》）第十三条第二款规定的“误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害”的情形。北京市第一中级人民法院依法判决商标评审委员会重新作出商标异议复审裁定。7.（2009）一中行初字第1589号《北京市第一中级人民法院行政判决书》。

商标评审委员会不服原审判决，向北京市高院提起上诉，请求撤销原审判决，维持商标评审委员会的第11679号裁定。北京市高院认为：《商标法》第十三条第二款规定，就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。该款中规定的“误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害”是指，足以使相关公众认为他人的商标与驰名商标所有人具有相当程度的联系，而减弱驰名商标的显著性、贬损驰名商标的市场声誉，或者不正当利用驰名商标的市场声誉的情况。伊利公司的引证商标为驰名商标，该商标核定使用的牛奶制品等商品为日常生活消费品，相关公众对其有较高的认知度，会将“伊利”商标与伊利公司及其牛奶制品紧密联系在一起。虽然“伊利”二字还有美国五大淡水湖“伊利湖”或“伊利运河”的含义，但对相关公众而言，看到“伊利”二字首先想到的应当是伊利公司及其牛奶制品，而非“伊利湖”或“伊利运河”。因此，引证商标“伊利及图”与伊利公司及其牛奶制品在中国相关公众中已经形成了固定的联系，原审判决对此的认定是正确的，商标评审委员会关于二者不存在唯一特定联系的主张因没有考虑到相关公众认知度，其理由不成立。鉴于引证商标“伊利及图”为驰名商标，其使用的商品又为日常生活消费品，在我国有广大的消费群，因此尤成和将“伊利”作为水龙头等商品上被异议商标的主要部分使用，尽管其指定使用商品类别在生产、销售等方面与伊利公司未有关联之处，但其行为实际上不当利用了伊利公司驰名商标的声誉，割裂了相关公众对“伊利”商标与伊利公司及其牛奶制品之间的固有联系，将会导致减弱“伊利”驰名商标显著性的损害后果。原审判决关于被异议商标的申请注册违反《商标法》第十三条第二款的规定的认定是正确的，北京市高院予以支持；商标评审委员会关于原审判决用“反淡化理论”解释《商标法》第十三第二款的规定违反立法本意的上诉主张，无法无据，北京市高院不予支持。

二、分析与讨论

本案无疑是一件经典案例。从行政两级审理案件不成立到两级法院司法审查以驰名商标反淡化保护为理由而判决撤销行政裁定，诉讼代理和两级法院在诉讼程序中就淡化涉及的问题均提出主张。

1.司法解释赋予已经注册的驰名商标反淡化保护，使驰名商标享有比混淆型责任更为宽泛的保护范围。

2009年5月1日起施行的《解释》第九条第二款规定：“足以使相关公众认为被诉商标与驰名商标具有相当程度的联系，而减弱驰名商标的显著性、贬损驰名商标的市场声誉，或者不正当利用驰名商标的市场声誉的，属于商标法第十三条第二款规定的“误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害”。显然，该解释强调了受到反淡化保护的应当是注册的驰名商标，同时该商标需要具有显著性才能够满足淡化的保护要求条件。《解释》对如何认定驰名商标也予以规定。《解释》第四条规定人民法院认定商标是否驰名，应当以证明其驰名的事实为依据，综合考虑《商标法》第十四条规定的各项因素，但是根据案件具体情况无需考虑该条规定的全部因素即足以认定商标驰名的情形除外。《解释》第五条规定，当事人主张商标驰名的，应当根据案件具体情况，提供下列证据，证明被诉侵犯商标权或者不正当竞争行为发生时，其商标已属驰名：

（一）使用该商标的商品的市场份额、销售区域、利税等；

（二）该商标的持续使用时间；

部分班组长擅自将其他验收合格脚手架牌子拆卸，挂于未经验收合格的脚手架，企图蒙混过关。项目部制定制度，对于该行为予以严格处罚，同时，安排脚手架主管对所有脚手架挂牌情况建立台账，只有脚手架主管及脚手架检查工程师拥有挂牌和移牌权利，挂牌不能使用铁丝，必须使用脚手架主管的专用工具。最终彻底杜绝了该行为发生，避免企业形象受损。

（三）该商标的宣传或者促销活动的方式、持续时间、程度、资金投入和地域范围；

（四）该商标曾被作为驰名商标受保护的记录；

（五）该商标享有的市场声誉；

（六）证明该商标已属驰名的其他事实。

前款所涉及的商标使用的时间、范围、方式等，包括其核准注册前持续使用的情形。对于商标使用时间长短、行业排名、市场调查报告、市场价值评估报告、是否曾被认定为著名商标等证据，人民法院应当结合认定商标驰名的其他证据，客观、全面地进行审查。

《解释》第十条规定，原告请求禁止被告在不相类似商品上使用与原告驰名的注册商标相同或者近似的商标或者企业名称的，人民法院应当根据案件具体情况，综合考虑以下因素后作出裁判：

（一）该驰名商标的显著程度；

（二）该驰名商标在使用被诉商标或者企业名称的商品的相关公众中的知晓程度；

（三）使用驰名商标的商品与使用被诉商标或者企业名称的商品之间的关联程度；

（四）其他相关因素。

《解释》实际上提供了驰名商标之反淡化保护的法律依据，就实践中解决不相类似商品上使用与原告驰名的注册商标相同或者近似的商标或者企业名称的权利冲突提供一条法律途径。本案二审法院按照《解释》就驰名商标反淡化保护规定和商标淡化的基本原理，判定涉案商标不当利用了伊利公司驰名商标的声誉，割裂了相关公众对“伊利”商标与伊利公司及其牛奶制品之间的固有联系，将会导致减弱“伊利”驰名商标显著性的损害后果。尤其是本案涉案商标使用的商品“冷饮”等与“水龙头”等在功能用途等方面相差甚远，不论从商品本身还是从消费者的角度都很难判定为有关联性或者密切相关的商品，而通过《商标法》第十三条二款按照混淆型立法本意则很难跨类保护到过于宽大的范围。而本案给予驰名商标“伊利”较为宽范围的保护，从不相类似商品上确定其保护范围要注意与其驰名程度相适应的角度，对于社会公众广为知晓的已经在中国注册的驰名商标，在不相类似商品上确定其保护范围时，给予与其驰名程度相适应的较宽范围的保护。8.《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》，2010年4月26日，对于已经在中国注册的驰名商标，在不相类似商品上确定其保护范围时，要注意与其驰名程度相适应。对于社会公众广为知晓的已经在中国注册的驰名商标，在不相类似商品上确定其保护范围时，要给予与其驰名程度相适应的较宽范围的保护。

2.只要证明有淡化的可能性而非存在实际淡化就能够满足反淡化保护。

驰名商标反淡化保护不以造成实际损害为要件，只要存在造成淡化的可能性就可以认定侵权成立。《解释》第九条二款规定足以使相关公众认为被诉商标与驰名商标具有相当程度的联系，而减弱驰名商标的显著性、贬损驰名商标的市场声誉，或者不正当利用驰名商标的市场声誉的，属于商标法第十三条第二款规定的“误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害”。其中“足以使相关公众认为”的措辞显然从消费者的角度作出的推定，而不需要证明因淡化而造成实际损害结果。正如二审法院的判决理由所言，这是因为对他人驰名商标的淡化行为危害主要在于割裂、模糊了驰名商标和特定商品的联系，从而消弱了驰名商标的显著性和可识别性。在这种情况下，就可以认为已经造成危害后果；其次，要考虑到淡化危害后果的渐进性、潜在性和积累性等特点，不能够以造成实际损害为要件，而只要未经许可使用就应认定构成侵权。

另外，由于商标淡化的危害不像直接的商标假冒等一般商标侵权行为那么明显和现实，尤其是不以实际造成损害为要件，所以一般消费者的经济行为发生变化不是必要的证据，对在先商标商品购买意愿的减弱应当属于经济行为变化，但也不是必要的证据。同时，在现实生活中，对于消费者因淡化而改变购买意愿的取证也非常困难，不便于驰名商标所有人保护其商标权益。

3.在先驰名商标和在后商标之间需要证明存在“联系”而非“精神上的联系”便可以确定存在淡化。

我国就驰名商标的反淡化保护没有“精神上的联系”的相关规定，在司法实践上，也是一个崭新的法律问题。但是根据《解释》第九条第二款的规定，足以使相关公众认为被诉商标与驰名商标具有相当程度的联系，而减弱驰名商标的显著性、贬损驰名商标的市场声誉，或者不正当利用驰名商标的市场声誉的，属于商标法第十三条第二款规定的“误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害”。显然根据该条款，要求考虑在先商标和在后商标之间存在“联系”，如足以使相关公众对使用驰名商标和被诉商标的商品来源产生误认，或者足以使相关公众认为使用驰名商标和被诉商标的经营者之间具有许可使用、关联企业关系等特定联系的。如果存在联系，则应当认定构成对在先商标的信誉或者显著特征造成损害。但是需要提交充分的证据认定驰名商标，从而提出误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害这样的理由。本案中，一审法院认定伊利公司的“伊利”商标具有极高的知名度，当他人将“伊利”作为商标注册使用在其他领域的商品上时，难免使人将其与伊利公司的“伊利”商标发生联系，据此认定这种联系已成为客观事实，足以使公众认为被异议商标与伊利公司的驰名商标“伊利”具有相当程度的联系。虽然二审法院没有考虑在先商标和在后商标之间存在“联系”而只是认定被诉商标所有人的行为实际上不当利用了伊利公司驰名商标的声誉，但是法院强调了被诉商标割裂了相关公众对“伊利”商标与伊利公司及其牛奶制品之间的固有联系，将会导致减弱“伊利”驰名商标显著性的损害后果。在后商标的存在造成的“割裂”而导致减弱驰名商标的显著性实质上也是一种体现了因果关系的“联系”。笔者认为，二审法院仍然围绕商标淡化中减弱显著性的基本概念来阐述其判决理由，旨在突破《商标法》十三条二款混淆误导概念的局限性，而引用《解释》的反淡化规定以寻求更大的宽泛空间来进行审理并作出判决。

4.驰名商标反淡化保护的相关公众不需要比例化或者量化。

我国驰名商标保护的相关法律法规没有就知晓公众人口比例作出规定，但是却有相关公众的规定。《驰名商标认定和保护规定》第二条规定，相关公众包括与使用商标所标示的某类商品或者服务有关的消费者, 生产前述商品或者提供服务的其他经营者以及经销渠道中所涉及的销售者和相关人员等。在利基市场中的驰名度有可能给予考虑，这要看商品或者服务的特性。根据《解释》第一条规定，驰名商标是指在中国境内为相关公众广为知晓的商标。如果商标在中国的全国范围具有知名度，有助于认定驰名商标。《解释》第五条规定就市场调查报告等证据，人民法院应当结合认定商标驰名的其他证据，客观、全面地进行审查，而不作为独立的一项证据材料。在本案中，一审法院认定对中国消费者而言，知晓“伊利”牌奶制品的消费者数量远远高于知晓美国“伊利运河”的人数，对“伊利”的使用已产生并具有唯一对应于伊利公司产源的标识性效果；二审法院只是提及驰名商标“伊利”使用的牛奶制品作为日常生活消费品，在我国有广大的消费群，是从消费者的角度作出的认知判断。两审法院没有就认知的相关公众的比例或者人口数量作为证据或者证据链作为判决理由和依据。

5.驰名商标反淡化保护的法律救济。

笔者认为，针对驰名商标淡化侵权基本可以有三种法律救济。第一，不予注册与撤销注册，《商标法》第十三条第二款规定，就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众的，致使驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。《商标法》四十一条第二款规定，已经注册的商标，违反商标法第十三条、第三十一条规定的，自商标注册之日起五年内，商标所有人可以申请撤销该商标，驰名商标所有人则不受五年时间的限制。第二，禁令救济。《商标法》第五十七条遵循TRIPs协议的要求，规定了制止淡化行为和防止淡化行为的禁令及救济措施。《商标法》第五十七条规定，商标注册人或者利害关系人有证据证明他人正在实施或者即将实施侵犯其注册商标专用权的行为，如不及时制止，将会使其合法权益受到难以弥补的损害的，可以在起诉前向人民法院申请采取责令停止有关行为和财产保全的措施。人民法院处理前款申请，适用《中华人民共和国民事诉讼法》第九十三条至第九十六条和第九十九条的规定。第三，损害赔偿。驰名商标所有人对主观上有过错的淡化行为人可以提起损害赔偿之诉。《商标法》第五十六条规定，侵犯商标专用权的赔偿数额，为侵权人在侵权期间因侵权所获得的利益，或者被侵权人在被侵权期间因被侵权所受到的损失，包括被侵权人为制止侵权行为所支付的合理开支。前款所称侵权人因侵权所得利益，或者被侵权人因被侵权所受损失难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予五十万元以下的赔偿。销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品，能证明该商品是自己合法取得的并说明提供者的，不承担赔偿责任。本案是商标异议复审行政纠纷案件，通过司法审查，法院作出判决撤销商评委的行政裁定并要求商评委重新作出裁定，这种救济符合《解释》的规定，商评委将按照程序依据法院生效判决重新作出异议复审成立的裁定，从而撤销了涉案被异议商标的初步审定。

三、总结

中国是一个成文法国家，目前尚没有制定驰名商标反淡化保护的法律。一个商标需要具备自身的显著特征，在中国注册使用并且构成驰名商标，才能够在《商标法》第十三条二款的框架下得到跨类保护，显示了《解释》的局限性。在司法实践上，本案显示了对于《解释》的适用、《商标法》第十三条二款的突破，但是也因没有反淡化法律可直接适用而显得有些无奈。由于近些年来就违反诚实信用原则而出现的在非类似商品/服务上恶意申请注册他人驰名商标已成猖獗蔓延之势，而我国现有的以混淆型侵权为基础的相关法律对此已经显得滞后和乏力，因此制定相应的商标反淡化保护法律已经成为当务之急。

（作者单位： 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所）