摘 要 本文具体介绍外观设计评价报告中遇到P类文件的各种情形以及处理方式，首先P类文件不常见，请求人及审查员对P类文件容易把握不准确，其次介绍遇到P类文件后需要核实本外观设计所要求的优先权是否成立的几种情形，以及相应的处理方式，最后提出应当在评价报告中告知请求人关于P类文件的相关内容。

关键词 外观设计评价报告 检索 P类文件 优先权

作者简介：邱胜，国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心外观设计审查部审查三室，助理研究员。

中图分类号：D923.4 文献标识码：A DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2018.06.343

一、引言

随着近年来国家大力提倡大众创业、万众创新，越来越多的社会力量重视专利，越来越多的人关注专利，同时外观设计的申请量增加较快，而且权利人的维权意识逐渐加强，外观设计评价报告的数量增长较为迅猛，尤其是近期评价报告在淘宝、侵权官司上的作用与日俱增，因此评价报告的结果受到大家广泛关注。而评价报告中不常见的、极易忽视或者比较模糊的P类文件概念，对于广大的请求人来说比较陌生，甚至有时候有的审查员在报告的检索以及撰写过程中对P类文件的把握也不太准确，因此笔者对P类文件在评价报告的检索和撰写过程中出现的多种情形进行着重分析，给出不同情形下遇到该P类文件的处理方案。

首先评价报告主要评述本专利具体不符合《专利法》第五条、第二十五条第一款第六项规定、第二条第四款、第二十三条第一款、第二十三条第二款、第九条、第二十七条第二款、第三十三条或者实施细则第四十三条第一款等规定的缺陷，其中不需要进行检索可以直接给出结论的有不符合《专利法》第五条、第二十五条第一款第六项规定、第二条第四款、第二十七条第二款、第三十三条或者实施细则第四十三条第一款的规定，需要检索的是本专利不符合《专利法》第二十三条第一款、第二十三条第二款、第九条规定。其中检索结果按照证据类型分为专利、网络证据、书籍证据或其他证据，其他证据主要包括第三人提供的证据。

检索主题主要包括已经授权公告的外观设计，其中包括已经放棄或者终止的，排除掉未授权公告的、已经全部放弃的或者已经出具评了评价报告的外观设计。检索过程中审查员应当检索本外观设计在申请之日以前公告的相同、实质相同以及不具有明显区别的情形的专利或网络证据，这样好处是省去核实优先权是否成立的工作，除非需要核实本专利优先权。

二、典型情形及应对策略

以下内容按照对比设计文件类型分别进行讨论，其中主要讨论X、Y和E类文件，并且用本专利对应着本外观设计，对比设计的公开时间介于本专利的优先权日和申请日之间，每一种文件类型中划分时间段，再分别对本外观设计是否享有优先权、优先权是否成立，给出分析及对应操作策略。

（一）X或Y类文件

1.本专利没有优先权。关于检索到X或Y类文件的情形。本专利没有优先权，对比设计的公告日在本专利申请日之前，这种情况属于比较常见的情形，由于对比设计在本专利的申请日之前已经公开，构成了本专利的现有设计，并且对比文件单独或与其他现有设计结合导致本专利不符合《专利法》第二十三条第一款和/或第二款规定，因此对比设计直接构成本专利的X或Y类文件。

2.本专利要求优先权。假如本专利要求了优先权，对比设计的公告日在本专利的申请日和所要求的优先权日之间，并且对比文件单独或与其他现有设计结合导致本专利不符合专利法第二十三条第一款和/或第二款规定，需要核实本专利的优先权是否成立。

核实优先权是否成立的一般原则，主要是核实在先申请和在后申请的主题是否一致，如果根据外观设计的图片或者照片判断可知，在后申请的产品类别与在先申请相同或相近，又或者在后申请被包含在在先申请中，就可以认为两者一致，不需要限定在先申请的类别，也不需要限制外观设计简要说明的内容。值得注意的是，外观设计对于在先申请是否是巴黎公约定义的第一次申请不予审查，除非第一次申请明显不符合巴黎公约的有关规定，但是在发明专利的实质审查过程中，存在申请人要求优先权的在先申请不是该主题的首次申请的情形，应当对在先申请是否记载了同一主题的首次申请进行核实。

检索到X或Y类文件后，还需要对本专利所要求的优先权是否成立进行核实，从而判断是否属于PX或PY类文件。

（1）本专利所要求的优先权成立。假如本专利所要求的优先权成立，根据专利法实施细则第十一条规定，除《专利法》第二十八条和第四十二条规定的情形外，专利法所称申请日，有优先权的，指优先权日，因此本专利的优先权日即等同于申请日，判断对比设计是否属于与本专利的相同或者实质相同的外观设计，其时间上的起始日期相应提前到本专利所要求的优先权日，那么对比设计的公开时间晚于本专利所要求的优先权日的情形下，该对比设计虽然属于PX或者PY级文件，但是经过核实优先权后，不构成本专利的现有设计文件，不能使用该对比设计对本专利的专利性进行评价，也不能够列入评价报告中“相关文件”的表格。

（2）本专利所要求的优先权不成立。假如本专利所要求的优先权不成立，对比设计的公开时间早于本专利的申请日，已经构成本专利的现有设计文件，能够使用该对比设计对本专利的专利性进行评价，该对比设计构成PX或PY级文件，经过核实优先权后，将“PX或PY”写入评价报告中“相关文件”表格。

（二）E类文件

关于检索到E类文件，同样需要对本专利所要求的优先权是否成立进行核实，从而判断是否属于PE类文件。

1.本专利没有优先权。本专利没有优先权，对比设计公开的内容与本专利相同或者实质相同，对比设计的申请日在本专利的申请日之前，而公告日在本专利的申请日或者申请日之后，这种情况也属于比较常见的情形，对比设计构成了本专利的抵触申请，破坏了本专利的新颖性，该对比文件构成E类文件，并将“E”写入评价报告中“相关文件”表格。

2.本专利要求优先权。本专利要求了优先权，对比设计公开的内容与本专利相同或者实质相同，对比设计的申请日在本专利的申请日和所要求的优先权日之间，而公告日在本专利的申请日或者申请日之后，需要核实本专利的优先权是否成立。

（1）本专利所要求的优先权成立。假如本专利所要求的优先权成立，对比设计公开的内容与本专利相同或者实质相同，对比文件的申请日、公告日均在本专利所要求的优先权日之后，那么对比设计的公开时间晚于本专利所要求的优先权日，因此该对比设计虽然属于本专利的“PE”级文件，但是经过核实优先权后，不构成本专利的抵触申请，不能够列入评价报告中“相关文件”的表格。

（2）本专利所要求的优先权不成立。假如本专利所要求的优先权不成立，对比设计公开的内容与本专利相同或者实质相同，对比设计的申请日在本专利的申请日之前，而公告日在本专利的申请日之后，构成了本专利的抵触申请，破坏了本专利的新颖性，该对比文件构成PE类文件，经过核实优先权后，将“PE”写入评价报告中“相关文件”表格。

檢索到E类文件，情况略微复杂，除了需要考虑核实本专利所要求的优先权，同时还应考虑核实对比设计要求享有优先权的情形。

（3）本专利没有优先权，对比设计无论有或者没有优先权。本专利没有优先权，对比设计公开的内容与本专利相同或者相实质相同，对比设计所要求的优先权无论是否成立，优先权日或者申请日均在本专利的申请日之前，而公告日在本专利的申请日或者申请日之后，构成了本专利的抵触申请，破坏了本专利的新颖性，该对比文件构成E类文件，并将“E”写入评价报告中“相关文件”表格。

（4）本专利要求优先权，对比设计要求优先权。本专利要求了优先权，对比设计公开的内容与本专利相同或者实质相同，对比设计的优先权日在本专利的申请日和所要求的优先权日之间，而公告日在本专利的申请日或者申请日之后，需要核实本专利和对比设计的优先权是否成立。

第一，本专利优先权成立，对比设计优先权成立且优先权日在本专利优先权日之后。假如本专利、对比设计所要求的优先权均成立，对比设计公开的内容与本专利相同或者实质相同，对比设计所要求的优先权日在本专利的优先权日之后，不构成本专利的抵触申请；对比设计所要求的优先权日在本专利的优先权日之前，而公告日在本专利的申请日之后，构成了本专利的抵触申请，破坏了本专利的新颖性，该对比文件构成PE类文件，并将“PE”写入评价报告中“相关文件”表格。

第二，本专利优先权成立，对比设计优先权不成立。假如本专利所要求的优先权成立，对比设计公开的内容与本专利相同或者实质相同，对比设计所要求的优先权不成立，优先权日在本专利的享有的优先权日之后，该对比设计虽然属于本专利的“PE”级文件，但是经过核实优先权后，不构成本专利的抵触申请，不能够列入评价报告中“相关文件”的表格。

综上所述，外观设计专利评价报告中检索出X、Y或E级文件后，应当需要核实本专利是否要求了优先权，所要求的优先权是否成立，进而判断对比文件是否确定构成本专利的现有设计或抵触申请。

下面可以简述一下核实优先权的整个过程。用A来表示本专利，用B来表示对比设计（B的公开时间介于A的优先权日和申请日之间），用P来表示本专利经过核实后的优先权，检索出B属于X或Y类文件情形，如果P成立，则B属于背景文件，不需要告知请求人，如果P不成立，则B属于PX或PY类文件，应当写入报告告知请求人。

检索出B属于E类文件情形，如果P成立，则B属于背景文件，不需要告知请求人；如果P不成立，则B属于PE类文件，应当写入报告告知请求人。

检索出B属于E类文件，同时B要求了优先权的情形，如果P成立，B享有优先权且优先权日在P之前，则B属于PE类文件，应当写入报告告知请求人；如果P成立，B优先权不成立，则B属于背景文件，不需要告知请求人；如果P不成立，B无论优先权是否成立，B属于PE类文件，应当写入报告告知请求人。

三、结语

外观设计评价报告的检索过程中如果遇到P类文件，结论是否注明对比设计属于PX、PY或PE文件存在争议，审查指南中只是说明这种情况下需要核实优先权是否成立，也未曾明确表示是否需要注明，笔者认为，当检索到的对比设计公开时间介于本专利的优先权日和申请日之间的时候，如果本专利要求了优先权，则对应的对比设计属于PX、PY或PE级文件，但需要对本专利所要求的优先权是否成立进行核实，最终才能确定对比设计是否确定构成PX、PY或PE级文件，通过上述讨论的本专利所要求的优先权是否成立的不同情形，若对比设计构成本专利的现有设计或者抵触申请，即构成了PX、PY或PE级文件，应将“PX、PY或PE”写入评价报告中“相关文件”表格，相当于间接告知评价报告的请求人两件事情，首先是本评价报告具有会导致需要核实外观设计专利优先权的文件，其次是审查员经过核实优先权后，对比设计构成了本专利的现有设计或者抵触申请，而且审查员还应在评价报告中描述核实优先权的过程。如果审查员经过核实优先权后，对比设计不构成本专利的现有设计或者抵触申请，虽然对比设计属于PX、PY或PE级文件，但不构成PX、PY或PE级文件，不需要列入评价报告，也不需要告知请求人。

参考文献：

[1]中华人民共和国国家知识产权局.专利审查指南.北京：知识产权出版社.2010.