浅析优先权在专利申请创造性评判中的影响

2018-05-18龚敏张莉

专利代理 2018年1期

龚敏张莉

一、前言

笔者作为涉外专利代理人，在实务当中处理过一定数量的审查意见答复，无论是通过《巴黎公约》途径进入中国的专利申请，还是PCT国家阶段进入中国的专利申请，一般都会要求在先同族专利或专利申请的优先权，而在实质审查阶段的新颖性和创造性评判中，审查员也会根据各权利要求的技术方案能否享有优先权而确定适用的对比文件。在此情况下，能否享有优先权往往成为一件专利申请最终能否被授予专利权的决定性因素。

二、关于核实优先权

在实质审查过程中，如果检索出的技术内容或主题相关的文件（非专利文件或专利文件）的公开日在该申请的申请日（有优先权的是指优先权日）之前，则可明确该检出文件为该申请的现有技术，无需再作进一步核实。

然而如有以下情况，则还需要核实优先权。

具体而言，根据《专利审查指南》（2010版）第二部分第八章第4.6节的规定，一般检索出现PX、PY或PE类文件时，需要核实优先权。

PX、PY和PE类文件的定义如下：

PX或PY：对比文件公开了与申请的主题相同或密切相关的内容，而且对比文件的公开日在申请日和所要求的优先权日之间；PX文件单独影响权利要求的新颖性或创造性；PY文件与检索出的其他PY文件组合后影响权利要求的创造性。

PE：任何单位或者个人在专利局的申请所公开的内容与申请的全部主题相同，或者与部分主题相同，前者的申请日或优先权日在后者的申请日和所要求的优先权日之间，而前者的公布或公告日在后者的申请日或申请日之后。

对于PX或PY类文件，如果经过核实要求的优先权不成立，那么这类文件将会构成现有技术而影响新颖性或创造性；对于PE类文件，如果经过核实要求的优先权不成立，那么这类文件将会构成抵触申请而影响新颖性。

而且需要注意的是，申请人的在先相关申请有时也可能被检索出成为上述PX、PY或PE类文件，在此情况下，一旦经核实优先权不成立，申请人自己的在先申请就会构成其在后申请的现有技术或抵触申请，由于在先申请和在后申请的技术主题密切相关性，因此往往成为审查员用来评价新颖性和创造性的有力证据。

此外，还需注意的是，有时尽管经核实申请可以享有优先权，但申请人的其他在先相关申请的公开日早于其优先权日，那么所述在先相关申请就会构成该申请的现有技术而可能影响其创造性。

三、典型案例示例解析

在此，笔者将通过办理过的一件涉及优先权的典型案例来浅析优先权在专利申请的创造性评价中的影响。

（一）案例概述

该案例（以下简称“该申请”）属于韩国PCT申请进入中国的国家阶段，其要求3件韩国专利申请的优先权，该申请和各优先权文件的申请日和公开日如下：

该申请共有21项权利要求，其中权1、4、7、14为独立权利要求；权利要求的技术方案及其在优先权文件中的记载情况可概括如下：

（1）独立权利要求1保护一种复合型螺旋桨毂帽，包括收缩形部21（特征A）和扩散形部22（特征B），如图1所示。

图1 实施例1的复合型螺旋桨毂帽的整体结构图

即独立权利要求1为：A+B；经核实，独立权利要求1和其从属权利的方案仅记载于优先权文件2。

（2）独立权利4要求保护一种复合型螺旋桨毂帽，包括第一扩散形部51（特征C）、直线形部52（特征D）、收缩形部53（特征A）、以及第二扩散形部54（特征B），如图2所示。

图2 实施例2的复合型螺旋桨毂帽的整体结构图

即独立权利要求4为：A+B+C+D；经核实，独立权利要求4和其从属权利要求的方案仅记载于优先权文件1。

（3）独立权利要求7要求保护一种复合型螺旋桨毂帽，包括收缩性部81（特征A）、扩散形部82（特征B）、以及多个引导鳍83（特征E），如图3所示。

图3 实施例3的复合型螺旋桨毂帽的整体结构图

即独立权利要求7为：A+B +E；经核实，独立权利要求7和其从权从属权利要求方案仅记载于优先权文件3。

（4）独立权利要求14要求保护一种复合型螺旋桨毂帽，包括第一扩散形部111（特征C）、直线形部112（特征D）、收缩形部113（特征A）、第二扩散形部114（特征B）以及多个导引鳍115（特征E），如图4所示。

图4 实施例4的复合型螺旋桨毂帽的整体结构图

即独立权利要求14为：A+B+C+D+E；经核实，独立权利要求14和其从属权利要求的方案仅记载于优先权文件3。

在“第一次审查意见通知书”中，审查员引用了3份对比文件分别来评价独立权利要求1、7和14的创造性，其中，对比文件1为一件公开日为1991年1月11日的日本专利，而对比文件2和对比文件3则分别是该申请的优先权文件2和优先权文件1。审查员没有对权利要求4～6进行评价，即一般认为审查员认可了权利要求4～6的新颖性和创造性。

（二）该案例涉及的优先权问题

1. 涉及多项优先权

所谓多项优先权，是指权利要求书中所反映的各种技术方案，分别记载在作为优先权基础的多件外国或者本国的专利申请中，并分别具有不同的优先权日。

在该申请中，权利要求4～6的技术方案由于仅记载在优先权文件1中，因此仅可享有优先权文件1的优先权，其优先权日为2014年5月28日；权利要求1～3技术方案仅记载于优先权文件2，因此仅可享有优先权文件2的优先权，其实际优先权日为2014年9月12日；同理，权利要求7～20仅可享有优先权文件3的优先权，其实际优先权日为2015年3月4日。

单就权利要求1和权利要求7的技术方案而言，二者差别仅在于权利要求7中还含有技术特征E，权利要求1可享有优先权文件2的优先权，其优先权日为2014年9月12日，而权利要求7相比于权利要求1由于含有新增的技术特征，其技术方案整体上未记载在优先权文件2中，因此不能享有优先权文件2的优先权，类似于部分优先权的情形，即在在后申请中，其技术方案已在在先申请中清楚记载的权利要求可以享有优先权，而其技术方案未在在先申请中记载的权利要求则不能享有优先权。权利要求14相较于权利要求4也属于类似的情形。

2.申请人自己的优先权文件构成评价其创造性的对比文件

在该申请中，优先权文件1和2构成权利要求7和14的现有技术而被用来评价其创造性，也就是上述提到的在先申请构成在后申请的现有技术而影响创造性的情形。那么，该申请中，优先权文件是如何构成对比文件的呢？

该申请的申请日为2015年5月22日，如果不进行优先权核实的话，该申请的优先权日是最早申请的优先权文件1的申请日，即2014年5月28日。

由于该申请的优先权文件均不属于在国家知识产权局的申请，因此对其是否构成PE类文件的情况在此可不做考虑。

优先权文件1、2的公开日均在该申请的申请日和上述优先权日之间，因此同时还构成了前述的PX或PY类文件。根据前述案例概述可知，权利要求7～20的技术方案在优先权文件1中均没有记载，因此其所要求的该优先权不成立，由此造成优先权文件1、2成为权利要求7～20的现有技术。由于优先权文件2与权利要求7的技术方案更为接近，优先权文件1与权利要求14的技术方案更为接近，因此审查员用优先权文件2（对比文件2）来评价权利要求7的创造性，用优先权文件1（对比文件3）来评价权利要求14的创造性。

3.范围大的权利要求具有创造性，而比之范围较小的权利要求不具备创造性

例如，该申请的权利要求4和权利要求14。在“第一次审查意见通知书”中，审查员认可了权利要求4的创造性，而认为比权利要求4限定更多、范围更小的权利要求14不具备创造性。

对此，不少人可能会产生这样的想法：既然审查员认可了权利要求4的创造性，那么权利要求14比权利要求4限定特征更多，范围更小，当然也应当具备创造性！其实不然，权利要求4正是因为享有优先权文件1的优先权且没有其他影响新颖性和创造性的对比文件所以具有新颖性和创造性；而权利要求14尽管比权利要求4范围更小，但由于权利要求14的技术方案不仅没有记载在最早的优先权文件即优先权文件1中而且优先权文件1的公开日在权利要求14的实际优先权日之前，因此不仅不能享有在先申请（即优先权文件1）的优先权而且在先申请还构成其现有技术，从而导致创造性问题。

另外，按照专利代理人的一般思维，在独立权利要求具有创造性前提下，引用其从属权利要求时，由于含有独权的全部技术特征，从属权利要求也必然具有创造性，如此将权利要求14改写为权利要求4的从属权利要求不就能克服创造性问题了吗？

答案依然是否定的，因为无论作为独立权利要求还是作为从属权利要求，其技术方案本身是完整而独立的，在优先权的适用上仍是各自独立比较判断的，因此权利要求14的技术方案即使作为权利要求4的从属权利要求仍然不能享有优先权文件1的优先权，与权利要求4在新颖性和创造性评价时适用的现有技术的范围还是不一样，因此仍然会面临类似的创造性问题。由此可见优先权对于能否授予专利权的重要性。也正是由于优先权问题，在此还可以得出的一个结论是：在独立权利要求具有创造性时，从属权利要求不必然具有创造性。

（三）案例启示

随着技术的不断进步，不可避免地出现后续申请的改进技术方案不能享有在先申请的优先权，然而在先申请构成在后申请的现有技术而被用来评价在后申请的创造性的情形是可以避免的。对此，可从以下几个方面进行考虑：

（1）如果不是技术研发本身的时间周期导致的申请时间延迟的话，则应尽量在在先申请的公布日之前提交在后申请。

如此，则可避免申请人自己的在先申请成为实质审查过程中的对比文件被审查员用来评价在后申请的创造性的情形。比如，在该申请中，如果优先权文件3的申请日在优先权文件1、2的公布日之前，那么就不会出现优先权文件1、2成为优先权文件3的现有技术，进而权利要求7和14可能就不会有创造性问题。

（2）如果后续还有其他相关申请，则应考虑尽量不要提前公开。

例如，在该申请中，优先权文件2的申请日和公开日之间仅间隔了3个月，显然是经要求提前公开的情况，反之如果按照申请日（或优先权日）起18个月公开，那么优先权文件2的公开日显然就不会早于优先权文件3的申请日，因此就不会成为在后申请中权利要求7和14的现有技术，当然，是否要求提前公开可能还需权衡其他因素，需要申请人具体分析。