肖 霞王艳妮黄 伟

浅谈优先权核实中涉及相同主题的判断

肖 霞★王艳妮★黄 伟★

本文结合案例，讨论了在先申请和在后申请存在下位与上位关系时如何判断是否属于相同主题的问题，得出了应结合申请的情况和本领域公知常识来判断的结论。

优先权 上下位 相同主题

一、引 言

我国《专利审查指南》（2010版）第二部分第八章第4.6.2节规定了在判断优先权是否成立时，需要核实以下三点。

①作为要求优先权的基础的在先申请是否涉及与要求优先权的在后申请相同的主题。

②该在先申请是否是记载了同一主题的首次申请。

③在后申请的申请日是否在在先申请的申请日起12个月内。

对“相同主题的发明创造”，《专利审查指南》（2010版）第二部分第三章第4.1.2节作了定义：《专利法》第29条所述的相同主题的发明或者实用新型，是指技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期的效果相同的发明或者实用新型。但应注意这里所谓的相同，并不意味在文字记载或者叙述方式上完全一致。

对于“相同的主题”的判断，《专利审查指南》（2010版）在第八章第4.6.2节指出：“审查员应当把在先申请作为一个整体进行分析研究，只要在先申请文件清楚地记载了在后申请权利要求所述的技术方案，就应当认定该在先申请与在后申请涉及相同的主题。”“所谓清楚地记载，并不要求在叙述方式上完全一致，只要阐明了申请的权利要求所述的技术方案即可。但是，如果在先申请对上述技术方案中某一或者某些技术特征只作了笼统或者含糊的阐述，甚至仅仅只有暗示，而要求优先权的申请增加了对这一或者这些技术特征的详细叙述，以致于所属技术领域的技术人员认为该技术方案不能从在先申请中直接和毫无疑义地得出，则该在先申请不能作为在后申请要求优先权的基础。”

《专利审查指南》（2010版）的上述规定，清楚地说明了当在先申请记载了一个“笼统”表示出的特征、而在后申请与该特征对应的为一个“详细叙述”的特征时，该如何判断是否为相同的主题。即在先申请的特征为比较笼统的上位概念，而在后申请的相应特征是详细、具体的下位概念，并且本领域技术人员不能从在先申请直接地、毫无疑义地确定时，则在后申请不能享受在先申请的优先权。

但是，对于如何判断相反情况的优先权，即在先申请是下位概念，而在后申请是上位概念时，《专利审查指南》（2010版）并没有给出规定和说明。而在审查实践中，对这类问题又确实存在一些困惑。下文将介绍笔者对这一问题的思考。

二、普遍做法

对于在后申请的权利要求中的特征和在先申请中的相应特征是下位与上位关系的情况，一种较为普遍的做法认为，由于从在先申请中的相应特征不能唯一确定出在后申请中的特征，从而在后申请就不能享有在先申请的优先权日。

以下面的案件为例。该申请提供了一种保护光学组件16与晶圆30之间的间隙中的环境系统，光学组件16包括光学元件262B，其中在流体屏障254与晶圆30之间形成流体轴承，以对光学组件与晶圆之间的流体溢出或蒸发进行控制（见图1）。

图1

该申请要求两项美国优先权，分别为US60/484476（下称“优先权文件1”）和US60/462112（下称“优先权文件2”）。在优先权文件1的说明书附图中，与申请图1中的“光学组件”对应的标记为“投影透镜”。在优先权文件2的说明书附图中，也用文字明确标示出了与申请图1中“光学组件”对应的部分为“透镜”。可见，在先申请中的特征为下位概念“透镜”或者“投影透镜”，而申请中的特征为上位概念“光学组件”。由于后者明显扩大了前者的含义，并且也不能从在先申请中直接、毫无疑义地得出，因此普遍做法认为申请不能享受优先权。

但是，对这一做法，笔者有不同的观点。

三、笔者的观点

首先，按照《专利审查指南》（2010版）第三章第4.1.2节的规定理解申请与在先申请是否符合相同主题的发明创造的定义。可以看出，申请与在先申请的技术领域相同，均为沉浸光刻系统领域，所要解决的技术问题和技术效果也相同，仅在采用的技术方案上稍有差别。

从《专利审查指南》（2010版）第八章第4.6.2节中的规定可知：如果在先申请记载了上位特征，而在后申请与该特征对应的为下位特征，不能直接得出在后申请不能享受在先申请优先权的结论，而是需要进一步判断上下位关系是否导致不能由在先申请记载的技术方案直接和毫无疑义地得出在后申请的技术方案。基于同样的考量，对在先申请是下位特征而在后申请是上位特征的情形，亦不能仅因技术方案上稍有差别而认定在后申请不能享受在先申请的优先权，而是同样需要进一步判断下位上位特征的存在是否导致不能由在先申请记载的技术方案直接和毫无疑义地得出在后申请的技术方案。

实际上，在该案例中，优先权文件中的“投影透镜”或“透镜”与申请中的“光学组件”无论是位置还是外观均相同，而且它们的作用均是将光投影和/或聚焦到晶圆上。该申请的发明点在于控制光学组件和晶圆之间的间隙中环境的环境系统，该系统包括流体屏障和沉浸液体系统，并且在流体屏障和晶圆之间设置流体轴承对光学组件与晶圆之间的流体溢出或蒸发进行控制，而不在于光学组件的具体结构。因此，无论是透镜还是光学组件均不会对发明的实质方案有任何影响，上述具有上下位关系的特征在申请和在先申请中对于相同主题的判断也不具有实质性影响。由此，笔者认为，从在先申请记载的技术方案是可以直接和毫无疑义地得出在后申请权利要求中的技术方案的。

另外，我们还可以参考一下欧洲专利局的做法。欧洲专利局审查指南中规定：专利法第87条第1款中的“相同主题”指的是欧洲申请的权利要求的主题只有是在本领域技术人员能够从在先申请的整体当中，在使用公知常识的情况下，直接地且毫无疑义地得出时，可以享受在先申请的优先权，这意味着权利要求中特征的特定组合必须至少是隐含地在在先申请中公开。作为隐含公开的例子，例如，一份申请公开了一种设备，该设备中涉及的固定部件是指螺母和螺栓，或是弹簧扣，或是肘节或插销，只要在这些部件的公开中隐含了“可脱扣固定”的一般性概念，则一项包括“可脱扣固定部件”的设备的权利要求有权享受上述申请的优先权日。对于此处公知常识的使用问题，要求站在本领域技术人员的角度，基于常规的知识或者基于简单的推导来判断主题是否一致。可见，当在先申请为下位概念、在后申请为上位概念时，欧洲专利局审查指南引入了公知常识的概念，即结合本领域技术人员所掌握的公知常识，如果能够从在先申请的某一特征推导出在后申请的相应特征，在后申请是可以享受在先申请优先权的。

该申请的光学组件是将光投影和/或聚焦到晶圆上；而在优先权文件中，晶圆位于透镜或投影透镜正下方，透镜和投影透镜均是将光投影和/或聚焦到晶圆上。而对于本领域技术人员来说，在沉浸光刻领域，用于投影和聚焦的光学组件一般为透镜或者投影透镜。因此，本领域技术人员完全可以结合本领域公知常识根据在先申请中的透镜或投影透镜直接和毫无疑义地确定出申请的“光学组件”即为能够起到相应作用的透镜或投影透镜。可见，参考欧洲专利局审查指南，也可以得到申请可以享受在先申请的优先权的结论。

综上，笔者认为，对于优先权中相同主题的判断，当在先申请与在后申请存在下位和上位关系时，不能简单认定在后申请不能享受优先权，而应该结合具体案情分析技术方案的实质，来判断本领域技术人员是否能从在先申请直接和毫无疑义地得出在后申请的方案。

四、小 结

本文结合案例，对于优先权核实中相同主题的判断进行了讨论，尤其对在先申请和在后申请存在下位与上位关系的情形进行了分析，得出了不能仅根据上下位关系来确定能否享受优先权，而应结合申请的情况和本领域公知常识来判断在后申请和在先申请是否属于相同主题。由于笔者水平有限，难免有不当之处，希望能与读者进一步交流探讨。

国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心。