文 / 李秀娟 / 华东政法大学知识产权学院

从“电风扇”无效案看外观设计新颖性的变化

文 / 李秀娟 / 华东政法大学知识产权学院

《专利法》修改后，我国外观设计新颖性的内涵发生了变化。为说明该变化，结合“电风扇”无效案的案情分析我国外观设计新颖性认定。比较不同国家和地区的外观设计保护模式并分析外观设计授权的新颖性要求，深入分析并反思我国外观设计新颖性的相关规定。

外观设计；新颖性；个性特征；整体视觉效果；相同或实质相同

外观设计产品富于美感的视觉效果增加了产品的交易或者商业价值。外观设计授权, 依据我国《专利法》，申请设计不仅应具备新颖性，还应满足 ：“与现有设计或者现有设计特征的组合相比，应当具有明显区别。”1在“电风扇”无效案中，无效请求人就“隐藏风叶式电风扇”的外观设计，以相同产品、在先授权外观设计为证据，与被请求设计单独对比，依据《专利法》第23条第二款，判定被请求外观设计无效，相关设计见图1。该案合议组指出2：“涉案专利与对比设计基本相同，基于一般消费者对所述整体造型的特别关注，二者局部的差别对风扇外观设计的整体视效果不具有显著影响，因此，涉案专利与对比设计相比不具有明显区别。”最终该案合议组认定被请求设计无效。但是该案情形下，能否根据《专利法》第23条第一款认定被请求设计不具新颖性？该案情形下，外观设计创造性与新颖性审查有何区别？在2008年《专利法》修改后，我国外观设计的新颖性发生了何种变化？

图1 涉案电扇设计

针对以上问题，分析我国《专利法》、《专利审查指南》和《与贸易有关的知识产权协议》(下称《TRIPS协议》)对外观设计的新颖性规定。比较美国和欧洲共

注 释

1. 2008年《专利法》第23条第二款。本文为将该规定与第一款新颖性区分，将此规定称为创造性。

2. 专利复审委员无效决议第17496号。同体外观设计新颖性规定和判例，并反思我国《专利法》外观设计新颖性的相关规定。

一、“电风扇”案看外观设计新颖性的变化

分析“电风扇”无效案的情形下外观设计新颖性的认定。进而对比“电风扇”案情形下，外观设计的新颖性和创造性审查的差异，从而得出我国外观设计新颖性内涵的变化。

1、“电风扇”案之外观设计新颖性认定

外观设计新颖性指授予专利权的外观设计应当不属于现有设计。我国《专利审查指南》明确规定 ：“不属于现有设计，是指在现有设计中，既没有与涉案专利相同的外观设计，也没有与涉案专利实质相同的外观设计。”3具体审查申请设计新颖性时，根据《专利审查指南》规定，外观设计新颖性认定“仅限于(与申请设计)相同或者相近种类的产品外观设计”。在“电风扇”案中，被请求设计为“隐藏风叶式电风扇”，对比文件设计名称为“电扇(圆环形)”。两个设计有相同的外观设计分类号。从两个设计的用途看，均用于降温。因此，在“电风扇”案中，被请求设计与对比文件属相同产品。“电风扇”案中，对比文件可以评价被请求设计的新颖性。

按照《专利审查指南》的要求，采用单独对比，整体观察、综合判断的方式比较“电风扇”案中的两设计间是否实质相同。就两个设计是否实质相同，《专利审查指南》指出 ：“一般消费者经过对涉案专利与对比设计的整体观察可以看出，二者的区别仅属于下列情形，则涉案专利与对比设计实质相同”4。据此，《专利审查指南》规定了设计“实质相同”的情形，按照具体情形分析设计是否属于实质相同。在“电风扇”案中，合议组指出被比设计间存在三个区别点：“1)涉案专利的基座高度与其直径的比例稍大于对比设计的相应比例；2)从正投影视图看，涉案专利的出风口深度与基座直径的比例稍大于对比设计的相应比例；3)涉案专利基座的旋钮及按钮上均有图案，而对比设计无，对比设计基座正面上方有向上的箭头状图案，而涉案专利无。”显然，“电风扇”案中设计间的差异并不属于《专利审查指南》所罗列的5种情形。由于“电风扇”案中作为现有设计的证据与被请求设计比较既非相同设计，也非实质相同的设计。因此，不能否定被请求设计的新颖性。

从“电风扇”案的新颖性分析可知，我国《专利审查指南》将外观设计新颖性限制在“设计相同或者实质相同”范围内，具体设计间“实质相同”被严格限制在5种情形。“电风扇”案中，由于被比设计存在的差异并非《专利审查指南》所指出“实质相同”的情形。因此，即使“电风扇”案中被比设计间具有整体近似的视觉效果也不能认定被请求设计不具新颖性。

2、“电风扇”案折射出的新颖性内涵变化

在“电风扇”案中，合议组适用《专利法》第23条第二款，判断授予专利权的外观设计与现有设计相比，是否具有明显区别。就《专利法》第23条第二款的审查，我国《专利审查指南》分三种情形规定 。5其中之一为“涉案专利与相同或者相近似种类产品现有设计相比不

注 释

3. 2010《专利审查指南》第四部分第五章5。

4. 2010《专利审查指南》第四部分第五章5.1.2规定：一般消费者经过对涉案专利与对比设计的整体观察可以看出，二者的区别仅属于下列情形，则涉案专利与对比设计实质相同。1)其区别在于施以一般注意力不能察觉到的局部的细微差异，例如，百叶窗的外观设计仅有具体叶片数不同；2)其区别在于使用时不容易看到或者看不到的部位，但有证据表明在不容易看到部位的特定设计对于一般消费者能够产生引人瞩目的视觉效果的情况除外；3)其区别在于将某一设计要素整体置换为该类产品的惯常设计的相应设计要素，例如，将带有图案和色彩的饼干桶的形状由正方体置换为长方体；4)其区别在于将对比设计作为设计单元按照该种类产品的常规排列方式作重复排列或者将其排列的数量作增减变化，例如，将影院座椅成排重复排列或者将其成排座椅的数量作增减；5)其区别在于互为镜像对称。

5. 2010《专利审查指南》第四部分第五章6 根据专利法第二十三条第二款的规定，授予专利权的外观设计与现有设计或者现有设计特征的组合相比，应当具有明显区别。涉案专利与现有设计或者现有设计特征的组合相比不具有明显区别是指如下几种情形：

1)涉案专利与相同或者相近种类产品现有设计相比不具有明显区别；

2)涉案专利是由现有设计转用得到的，二者的设计特征相同或者仅有细微差别，且该具体的转用手法在相同或者相近种类产品的现有设计中存在启示；

3)涉案专利是由现有设计或者现有设计特征组合得到的，所述现有设计与涉案专利的相应设计部分相同或者仅有细微差别，且该具体的组合手法在相同或者相近种类产品的现有设计中存在启示。具有明显区别”的审查。对此种情形，《专利审查指南》指出 ：“如果一般消费者经过对涉案专利与现有设计的整体观察可以看出，二者的差别对于产品外观设计的整体视觉效果不具有显著影响，则涉案专利与现有设计相比不具有明显区别。”6依据以上规定，就“电风扇”案情形，被请求设计与对比文件比较，两设计间差异对于产品外观设计的整体视觉效果不具有显著影响。因此，被请求设计与现有设计比较应不具有明显区别。据此，“电风扇”案适用《专利法》第23条第二款，判定申请设计无效。

“电风扇”案情形下认定外观设计新颖性和创造性的异同点，见表1。首先，就“电风扇”案的情形，不论是新颖性还是创造性审查均以“一般消费者”为假想主体。其次，由于“电风扇”案以单独的现有设计为依据，请求合议组判定被请求设计不具创造性。因此该案将被请求设计与现有设计单独对比。与此相同，我国外观设计新颖性判定也采用被比外观设计间单独对比的审查方式。再次，《专利审查指南》就“电风扇”案情形的外观设计创造性的判断方式，明确指出采用整体观察、综合判断的方式。而新颖性判断也采用整体观察、综合判断的方式。最后，从“电风扇”案对被比设计的创造性分析和《专利审查指南》对创造性判断的规定可知，因被比设计间的差异对设计整体视觉效果不具显著影响，合议组认定被比设计间不具明显区别。外观设计新颖性的审查，包括设计相同和实质相同两种情形，仍应以设计整体视觉效果是否具有差异为标准。从以上各个部分的分析可知，“电风扇”案，受到外观设计新颖性审查具体情形的限制，不能否定被请求设计的新颖性。除这一区别之外，“电风扇”案中创造性和该案情形下新颖性的审查和认定内容并不存在区别。

表1 “电风扇”案情形下新颖性和创造性审查的对比

2001年，我国《专利法》就外观设计新颖性规定：“授予专利权的外观设计，应当同申请日以前在国内外出版物上公开发表过或者国内公开使用过的外观设计不相同和不相近似。”即在2008修改之前，《专利法》中的外观设计新颖性包括设计相同和设计近似两种情形。但《专利法》修改后，外观设计间“相同和相近似”判断分属于外观设计新颖性和创造性。外观设计新颖性被限制在设计相同或者实质相同范围内，不包括外观设计相近似。因此，2008年《专利法》修改后，外观设计新颖性内涵发生了变化。

二、外观设计新颖性的比较

为深入分析我国外观设计新颖性的相关规定，比较不同国家外观设计的新颖性规定。除美国、日本和我国之外，欧洲共同体和法国、英国等国家或者组织的外观设计并非专利法的组成部分。各主要国家对外观设计保护模式并不同，而且外观设计的新颖性也存在差异。

1、不同国家和地区对外观设计的授权要求

不同国家和地区对外观设计采用不同的保护模式。外观设计的保护源于不同的思想，见图2。法国是世界上第一个保护外观设计的国家。1711年，为了保护丝绸产品的图案，法国里昂市政府颁布了有关保护丝绸图案、色彩等外观设计的规定【1】。法国在《著作权法》中明确承认：一切工业品外观设计，在受到工业产权法的保护后，仍可以享有著作权法的保护。这也被认为是外观设计受到《著作权法》和《外观设计法》双重保护的模式【2】。英国在1787年颁布《外观设计版权法》，这部外观设计法是英国在外观设计保护方面企图寻找工业产权与版权的

注 释

6. 2010《专利审查指南》第四部分第五章6.1。界限而徘徊多年的产物【1】。1949年，英国《注册外观设计》规定设计授权的条件为新颖性或原创性 。71988年修订的《版权、外观设计和专利法》确定了英国的外观设计可获得单独的专有权利，即英国的外观设计保护并非采用版权法也并非采用专利法，而是独立的工业产权。1842年，美国开始保护外观设计，1870年后外观设计成为美国专利法的重要组成部分。1877年，德国开始保护外观设计，但是其对外观设计的保护采用专利法和商标法的模式。2002年后，欧洲《共同体外观设计》保护指令正式生效。加入该指令的国家，如法国、德国等，均按照欧洲《共同体外观设计》采用单独工业产权模式保护非注册外观设计和注册外观设计【3】。

图2 各主要国家或组织的外观设计保护

表2 不同国家和地区对外观设计授权的要求

不同国家和地区对外观设计采用的保护模式不同，相应外观设计的授权条件也不相同，见表2。《TRIPS协议》要求外观设计授权应当满足新颖的或原创的条件。英国注册外观设计的授权条件与《TRIPS协议》最为接近，也是新颖的或原创的。《欧洲共同体外观设计》要求授权外观设计具有新颖性或者个性特征(individual character)。美国采用《专利法》保护外观设计，其外观设计授权应满足四要件：新颖性、创造性、原创性和装饰性。

2、不同国家和地区对外观设计新颖性比较

字面看，《TRIPS》协议中外观设计授权要求与英国注册外观设计授权要求最为接近。但应注意，尽管英国注册外观设计的授权条件为新颖或原创的，但是有学者认为新颖或原创两者间并无实质差异【4】。甚至认为将英国1989年《外观设计法》法条中“原创的(original)”要求删除，也没有任何影响。英国注册外观设计法上的原创要求与版权法上的原创性要求存在显著差异。对于注册外观设计，如果申请注册设计与现有设计比较并不具有明显的区别(indistinguishable)，即使设计者并非简单复制现有设计也不满足“原创的”授权要求【4】。而版权法上的原创要求是指，只要源自作者的独立创作，如果出于巧合，不同人创作了相同作品，那么两个近似的作品均具有原创性。

欧洲《共同体外观设计》第5条规定，当与被比现有设计的视觉效果完全相同(identical)时，设计不具备新颖性 。8如果设计间的设计特征仅仅具有微小细节差异(differ only in immaterial details)，那么可以判定设计不具新颖性。根据欧洲《共体外观设计法》第6条规定，注册外观设计应具备与现有设计相区别的“个性特征

注 释

7. EG RDA 1949 第2条规定:设计授权的条件为新颖或者原创的(new or original)。

8. REGULATION (EC) No 6/2002 Article 5 Novelty ：1. A design shall be considered to be new if no identical design has been made available to the public: (a) in the case of an unregistered Community design, before the date on which the design for which protection is claimed has first been made available to the public; (b) in the case of a registered Community design, before the date of filing of the application for registration of the design for which protection is claimed, or, if priority is claimed, the date of priority. 2. Designs shall be deemed to be identical if their features differ only in immaterial details.(Individual character)” 。9从该法条对“个性特征”规定可知，应以外观设计整体视觉印象(overall impression)是否存在差异认定设计是否具有“个性特征”。

美国和日本等采用专利法模式保护外观设计的国家，外观设计授权均应具备新颖性。《专利法》上的外观设计新颖性是指授权设计不属于现有设计。此处新颖性的判断主要采用申请设计与现有设计比较是否具有整体视觉效果差异为标准。美国外观设计新颖性判定与外观设计侵权判定一致，采用相同的判定标准。美国最高法院在1871年Gorham案指出 ：“可复制并表现在图片或形状中外观设计的价值(merit of the invention)，是对眼睛的吸引(the appeal is to the eye)，因为只有眼睛才能判断两个设计是否一样。”10具体判断时，“并不否认线条、形状或者模型的区别，但最应考虑(controllingconsideration)外观设计的视觉效果。”只有产品的购买者或者使用者判断外观设计间的整体视觉效果，才能实现外观设计的创新保护。美国联邦最高法院指出外观设计新颖性和外观设计侵权判定以“普通观察者”判断授权设计与被诉设计是否具有相同或近似的视觉效果最为合理(most reasonable)。10此案发展出美国外观设计侵权判定的基本测试——Gorham测试标准为【5】：“如果在给予了一个购买者通常都会给予的注意力的普通观察者眼里，两个外观设计相似到如此程度，以至于欺骗了观察者，诱导他以为是前一外观设计产品而购买了后一外观设计产品，那么，后一外观设计就构成对前一外观设计的侵害。”Applied Arts案中，美国联邦巡回法院(CAFC)强调，以普通观察者所具有的知识水平和认知能力判断设计视觉效果，不应过度(too close)分析一般消费者并不注意的设计细节(detail)，外观设计的近似性判定应基于外观设计整体可视的外貌(visual appearance as a whole)或外观设计产生的视觉印象(the visual impression)。显然，美国外观设计新颖性认定以被比设计是否具有相同或相近似的整体视觉效果为根本标准。与美国接近，日本外观设计新颖性不仅包括与申请设计相同的情形，也包括与申请设计近似的情形【6】。

表3 各国和地区对外观设计新颖性要求的比较

《TRIPS》协议对外观设计授权条件为：“成员国可以给予独立创作的具有新颖的或原创的工业设计以保护。各成员国可以规定，如果系指某外观设计与现有设计或者与现有设计的特征组合相比，无明显区别，设计不是新颖的或原创的。”11显然《TRIPS协议》对外观设计授权的新颖的或原创的要求中包括了外观设计的新颖性。

从以上不同国家和地区外观设计授权的新颖性要求可知，不同国家或者地区对新颖性的要求并不相同，见表3。美国、日本的外观设计新颖性从设计整体视觉效果判断设计间是否具有相同或相近似的视觉效果。欧洲《共同体外观设计法》采用独立的工业版权保护外观设计，而其外观设计的新颖性仅限定在与被比设计相同或实质相同的范围内。

三、我国外观设计新颖性变化引发的思考

我国《专利审查指南》将外观设计新颖性限定与

注 释

9. REGULATION (EC) No 6/2002 Article 6 Individual character：1.A design shall be considered to have individual character if the overall impression it produces on the informed user differs from the overall impression produced on such a user by any design which has been made available to the public: (a) in the case of an unregistered Community design, before the date on which the design for which protection is claimed has first been made available to the public; (b) in the case of a registered Community design, before the date of filing the application for registration or, if a priority is claimed, the date of priority. 2. In assessing individual character, the degree of freedom of the designer in developing the design shall be taken into consideration.

10. Gorham v. White, 14 Wall. 511, 81 U.S. 511, 20 L.Ed. 731 (1871).

11.《TRIPS》协议第25条规定: Members shall provide for the protection of independently created industrial designs that are new or original. Members may provide that designs are not new or original if they do not significantly differ from known designs or combinations of known design features. Members may provide that such protection shall not extend to designs dictated essentially by technical or functional considerations.被比设计“相同或者实质相同”的范围内。但我国《专利法》中外观设计新颖性的规定是否清楚呈现这一内涵的变化？外观设计新颖性内涵变化是否会引发其他问题呢？

1、我国外观设计新颖性规定的分析

我国《专利法》外观设计新颖性及相关规定的分析，见表4。从《专利审查指南》和“电风扇”案对设计新颖性的分析看，我国外观设计新颖性内涵与欧洲《共同体外观设计法》第5条对外观设计新颖的规定非常接近。我国现行外观设计新颖性限定在与申请设计相同或者实质相同的范围内。但是通常情况下，专利法上外观设计新颖性应包括与被比设计相同或者近似两种情形。例如美国和日本专利法上的外观设计新颖性均包括设计相同和近似两种情形。而我国2008年专利法修改前，2001年《专利法》就外观设计新颖性也包括与被比设计相同或者近似两种情形。由于我国现行《专利法》外观设计新颖性的规定与《专利法》对发明和实用新型新颖性的规定采用完全相同的行文格式 。12因此，从外观设计新颖性的规定看，并不能根据“应当不属于现有设计”这样的描述得出存在设计相同或者设计近似之间区分的限定。

表4 外观设计新颖性法律条文分析

就我国外观设计新颖性的规定，国知局条法司指出【7】：“授予专利权的外观设计，应当不属于现有设计。这一规定排除了与现有设计相比整体视觉效果上的实质相同的外观设计，包括与该现有设计完全相同的外观设计，也包括仅在非设计要点上与现有设计相比有局部细小区别的外观设计。”按照条法司给出的意见，外观设计的新颖性应严格限制在“外观设计相同或者实质相同”的范围内。而且《专利审查指南》的制定应以《专利法》为依据。但我国《专利法》外观设计新颖性的规定并不能体现出新颖性限定被限定在“外观设计相同或者实质相同”的范围内。那么，《专利审查指南》将外观设计新颖性限制在“外观设计相同或者实质相同”的依据有待商榷。

此外，《专利法》对外观设计授权的创造性规定看，即“外观设计与现有设计或者与现有设计的特征组合相比，无明显区别”，该条文的表述与《TRIPS》协议对外观设计授权要求的表述完全一致。而由以上分析可知，《TRIPS》协议的外观设计授权条件中包含新颖性。尽管实质上我国《专利法》对创造性的要求区别于《TRIPS》协议的新颖的或原创的要求，但是仍有我国《专利法》对外观设计新颖性的规定存在重复的嫌疑。

2、新颖性规定引发的问题

新颖性是外观设计授权的最基本要件。不论新颖性是否应被限制在“相同和实质相同”的范围内，外观设计新颖性的规定本身应当清楚。我国现行《专利法》第23条对外观设计新颖性的规定，形式上与发明专利接近，规定“授予专利权的外观设计，应当不属于现有设计”。但是其实质并没有沿用2001年《专利法》外观设计新颖性的内涵。仅从我国《专利法》第23条第一款外观设计新颖性的规定并不能发现其内涵发生了变化，因此该规定还有待于进一步完善。可在《专利法》增加《专利审查指南》中的规定3：“不属于现有设计是指，在现有设计中，既没有与涉案专利相同的外观设计，也没有与涉案专利实质相同的外观设计。”依此澄清外观设计新颖性仅限于“相同或者实质相同的设计”。

注意到美国、日本等国家外观设计的相同和近似判断均应以设计间是否具有相同相近似的视觉效果为根本标准。因此设计实质相同与设计近似的判断在美国等

注 释

12. 我国《专利法》第22条第二款规定：新颖性是指该发明或者实用新型不属于现有技术。与此对应，《专利法》第23条第一款规定：授予专利权的外观设计，应当不属于现有设计。据此可知，我国外观设计新颖性的规定与发明和实用新型的行文格式相同。设计”的范围也应被限定在与申请设计“相同或实质相同”的范围内。外观设计侵权诉讼中，被诉侵权人的现有设计抗辩的证据范围是否也被限定在“相同或实质相同”范围呢？这是外观设计新颖性内涵变化所导致的另一问题。专利法的新颖性认定中并不存在绝对界限。我国外观设计新颖性限定在与申请设计“相同或者实质相同”，那么与修改后的外观设计新颖性内涵相协调，我国应进一步澄清“实质相同的设计”是什么。欧洲《共同体外观设计法》区分外观设计授权的新颖性和“独特特征”，并指出判断“独特特征”时需要考虑外观设计的设计空间。但我国除《专利审查指南》中罗列的5种具体情形为实质相同外，并没有给出区分外观设计相同和外观设计近似的其他依据和理由。

我国外观设计新颖性内涵的变化也对“现有设计”的概念产生了直接影响。按照我国现行《专利法》第23条第1款新颖性规定中，“授予专利权的外观设计，应当不属于现有设计”。如果外观设计新颖性限定在于申请设计“相同或者实质相同”的范围内，那么“现有

四、余论

2008年《专利法》修改后我国外观设计新颖性与《欧洲共同体外观设计法》接近，仅限于与申请设计比较“相同或实质相同”的对比设计。但是我国《专利法》的新颖性规定并没有清楚界定该变化。而且我国新颖性内涵的变化导致一些概念需要进一步澄清。只有进一步完善并澄清专利法对外观设计新颖性的要求，才能更好地实现《专利法》对外观设计的有效保护。

【1】康芳伟，刘家容，张小明. WTO与我国外观设计制度之重构 【J】.专利法研究(2005) .2006:431-442.

【2】郑成思. WTO知识产权协议逐条讲解 【M】.中国方正出版社，2001:99-100.

【3】Design Economics Chapter Four: Design rights, an international comparison【EB/OL】（2011-8）【2012-12-31】http://www.ipo. gov.uk/ipresearch-ukdesign-201207.pdf .

【4】 Peter Prescott. The Modern Law of Copyright and Designs[【M】. LexisNexis,第4版，2011: 1077-1078.

【5】张晓都.美国外观设计专利侵权判定标准的新变化【J】.中国发明与专利，2009,4:69-73.

【6】钱亦俊.日本、韩国及我国台湾外观设计专利保护制度介析【J】.知识产权.2005,2:52-57.

【7】国家知识产权局条法司.《专利法》第三次修改导读 【M】.知识产权出版社，北京，2009:53-54.

本文系上海市教委第五期重点学科（项目号J51104）建设之阶段性成果。