魏　琪

(苏州大学，江苏 苏州 215006)

商标先用权“原使用范围”浅析

魏琪

(苏州大学，江苏 苏州 215006)

摘要：商标先用权制度作为先使用人的抗辩依据，能够弥补商标注册原则引起的缺陷，体现利益均衡，为有一定影响的未注册商标提供更全面的保护，实现全局性的社会控制。为禁止权利滥用，体现注册原则第一性，商标先用权制度的行使应受到“原使用范围”的限制。在对商标先用权的“原使用范围”问题进行讨论时，需要对一些前提性问题进行探讨。在此基础上，再对原使用范围的主体范围，客体范围，地域范围，商标使用方式以及使用商标的商品数量等各个方面进行具体界定，并指出举证方面的问题，以期将该制度更好地运用于实践。

关键词：商标先用权；原使用范围；合理界定；举证

一、概述

对于有一定影响的未注册商标的保护，在《商标法》修订前是通过原《商标法》第31条①原《中华人民共和国商标法》第31条(现商标法第32条)“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”。进行规定的，即先使用人可对以不正当手段抢注者在行政程序中提出撤销请求②原《中华人民共和国商标法》第41条“已经注册的商标，违反本法第十三条、第十五条、第十六条、第三十一条规定的，自商标注册之日起五年内，商标所有人或者利害关系人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制”。结合第32条与第41条可知，对于第31条规制的不正当抢注行为，权利人只能向商评委提出撤销请求，而不得在法院提起诉讼。。由于商标效力问题法院无管辖权，被告无法在民事诉讼中依据第31条提出抗辩请求，加之，其仅仅规制不正当的抢注行为，太过于片面，本次《商标法》修订增加了第59条第三款③《中华人民共和国商标法》第59条第三款“商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识”。，即商标先用权制度，旨在对有一定影响的未注册商标提供更为全面的保护。

商标先用权制度的设立以有“一定影响”的知名度作为适用基础，在不会引起消费者混淆的前提下努力做到打击商标注册原则下可能引起的恶意抢注行为，贯彻公平诚信原则，实现合理的社会控制④[美]罗科斯·庞德《通过法律的社会控制》北京:商务印书馆,1984年版第54页。“法律用惩罚、预防、特定救济和代替救济来保障各种权益，但其最终目的在于实现社会的控制。”。由于该制度是对商标专用权的限制，为了维护商标注册的第一性，防止权利滥用，平衡利益两端，真正体现先用权制度中既得利益保护的核心，法律对商标先用权制度的行使附加了限制性条件，即“在原使用范围内继续使用”。但是，对于“原使用范围”内容的具体确定并未体现在法律条文中，对于什么情况是在“原使用范围”内，在司法实践中往往很难界定。

二、“原使用范围”的前提性问题讨论

(一)新《商标法》第59条第三款与第32条的关系

根据新《商标法》第59条第三款，商标先用权的适用条件包括以下几点：(1)申请日前先使用人已先于商标注册人使用商标；(2)在同一种或类似商品上使用与注册商标相同或近似的商标；(3)使用的未注册商标已经有一定的影响；(4)在原使用范围内继续使用。依据其适用条件可知，第59条的作用对象与第32条即原第31条相同，都是“有一定影响的未注册商标”。该作用对象不需要达到第13条①《中华人民共和国商标法》第13条第二款 “就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标，容易导致混淆的，不予注册并禁止使用”。由此可知未注册的驰名商标享有“禁止使用”的禁止权。规定的驰名商标的知名度，而是只需有一定影响。相应的，该未注册商标并不享有未注册的驰名商标所享有的禁用权和专有权。

虽然第59条与第32条都强调未注册商标要有一定影响②两条文中“一定影响”的解释应同时采用《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第18条第二款 “在中国境内实际使用并为一定范围的相关公众所知晓的商标，即应当认定属于已经使用并有一定影响的商标。有证据证明在先商标有一定的持续使用时间、区域、销售量或者广告宣传等的，可以认定其具有一定影响”。，但二者“一定影响”的地域范围对于权利行使的影响又不尽相同。依据第32条，只要该未注册商标在一地域有一定影响，不论是何地域，只要抢注者明知而仍以不正当手段抢注，先使用人即可以其有一定影响对抗注册。而在第59条的情况下，一定影响的地域范围相当关键。若一未注册商标在申请日前只在A地有一定影响，即便之后已将该商标用于B地，先使用人也无法运用先用权制度对在B地的使用进行抗辩，原因在于，在申请日时该商标在B地并未产生一定影响，在B地的商标使用并不在“原使用范围”内。因此，在进行“原使用范围”研究时应十分注重其地域属性。

(二)未注册商标的近似商标与类似商品判断

近似商标与类似商品的概念，一般是与注册商标的概念相依存的，主要体现在商标申请注册时的类似判断和认定侵犯注册商标专用权时的类似判断。然而，二者的判断依据并不相同。商标注册时的判断更加机械、严格，认定侵权时的判断则适当放宽，例如在认定侵权时相同商标的判断只要做到“视觉上基本无差异”③《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第9条 “商标法第五十二条第(一)项规定的商标相同，是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较，二者在视觉上基本无差别”。，而并不要求一模一样。笔者认为在未注册商标的近似性判断上，应该与侵权认定的标准相一致，因为在先用权制度背景下对未注册商标进行近似性判断与侵权认定的目的并无二致。

在注册商标的背景下，近似商标和类似商品的判断是以核准注册的商标和核定使用的商品为基准。而对于未注册商标而言，由于其未经过行政核准，不存在核准注册的商标和核定使用的商品，便不能使用与注册商标相同的判断基准。这一情况，实则增加了未注册商标近似性的判断难度。此外，法律规定注册商标专有权的范围以核准注册的商标和核定使用的商品为限，不允许权利人随意改变商标或变更使用商标的商品类型，若要更改便需重新注册。与之相反，未注册商标由于未经行政部门审核，其商标、商品的更改原则上并不受限制。在此情况下，不仅需要对未注册商标的近似性判断重新设立基准，又需要解决因未注册商标的更改带来的“原使用范围”对其变化的容忍度问题。

(三)商标使用方式的多样性

依据新《商标法》第48条的规定，商标的使用不仅包括直接使用，即将商标用于商品上，包括商品包装或者容器上，还包括间接使用,即将商标用于商品交易文书上，或者将其用于广告宣传、展览和其他商业活动中。比之专利的“原有范围”界定，商标使用方式的多样性为商标“原使用范围”的界定增加了难度。对于专利使用而言，仅仅是指将专利使用于商品上，即专利只存在所谓直接使用，它并不需要进行广告宣传等间接使用。因此，对专利“原有范围”的探讨更多地集中在产品数量和价值上，而并不涉及由于不同的使用方式所带来的影响力覆盖范围的问题。

在商标直接用于商品的情况下，以该商品的物理流通范围作为“原使用范围”的判断基础，其所涉及的是简单的商品所在地域问题。而在有广告宣传等间接使用的情况下，进行“原使用范围”判断的难度会加大。在此情况下，不仅需要考虑申请日前商品或服务是否真实存在于特定地域范围内，还需考虑申请日前的各种广告宣传行为是否在特定地域产生了影响。此外，在互联网，卫星电视等影响力范围极大，甚至可以达到全球性的媒介上同样存在对商标进行广告宣传的情况，对于该商标“原使用范围”的判断实则更加复杂。

三、“原使用范围”界定的具体方面

(一)主体范围

对于商标先用权的享有者而言，已经在同一种商品或类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或近似的商标先使用人自不待言，而对于其他主体能否成为商标先用权的权利主体仍有探讨的余地。

第一类主体是业务继受人[1]237。所谓业务继受人，是相对于先使用人而言，继受其业务之人。在申请日前，已经继受先使用人业务者，当然取缔先使用人的地位，继受先用特权。对于在申请日后继受业务者，有学者认为此业务继受人并不能满足“他人先于商标注册人使用”这一条件，因为此人是在商标注册人提出申请后才出现的[2]。笔者认为不尽然。对于商标的先用权而言，如上文所述，其设立目的在于平衡市场利益，保护因正当竞争目的而既存之利益状态，而此利益状态虽名为归先使用人，但其实为业务之附属。当先使用人将业务转移给继受人，所需保护之既存利益状态本身业已从先使用人处转移给继受人。因此，保护于申请日后成为业务继受人者，并非是突破法律限定之条件。

第二类主体是商标先使用人的“被许可人”。将第59条与第32条结合来看，该有一定影响的未注册商标所享有的权利包括撤销权、抗辩权、继续使用权，但不包括禁用权，相关主体也不能在民事诉讼中提起反诉。而根据《商标法》的规定，商标许可权的产生是以享有禁用权和专有权为基础的，只有该主体可独占，他人才需通过许可来使用。因此，商标先用权本身并不包括许可权。由此延伸而来，商标先用权的所谓被许可人身份难以成立。但若现实确实存在该种“被许可人”，在先用权判定时，应将其作为独立的先使用人，如果该“被许可人”使用的未注册商标在申请日前因其自身的努力已经产生一定影响，就该将其看作独立的商标先用权主体。当然，如果该“被许可人”在申请日前并未产生一定影响或在申请日后才使用，都会因为不满足先用权制度的构成要件而被否定。

(二)客体范围

将商标先用权的使用范围扩大到类似商品和近似商标上[1]236，是否会突破原使用范围的界限应当具体情况具体分析。

对于未注册商标的近似商标和类似商品的判断，应以申请日时先使用人使用的商标及标识有该商标的商品为判断基准。文中所讨论的未注册商标都是限定在享有先用权的范围内，而先用权行使的时间节点是申请日，即只要也只有在申请日前使用有一定影响的商标即可，那么就应以申请日时先使用人使用的商标和商品作为未注册商标近似性的判断基准。

1.商品(服务)范围

对于商品而言，类似商品的范围非常广泛，可达百种。先用权制度以不会引起消费者混淆的“一定影响”作为适用基础，而类似商品的延伸既缺失“一定影响”的知名度基础,又有可能引发混淆。这明显与先用权制度的核心不符，如果打开此缺口，必会造成权利滥用。因此，商标先用权“原使用范围”应界定于同一商品或服务内，即申请日前先使用人将商标用于何种商品或服务，申请日后商标适用领域不得扩展至类似商品和服务[3]。例如，先使用人将商标用于钢笔上，该商品属于商品分类中的第16类第1614小群组“铅笔，画家用刷(画笔)，自来水笔，圆珠笔，毛笔，记号笔(文具)”等。其中钢笔和毛笔属于类似商品，但先使用人仍只能继续在钢笔上使用，不得变更为毛笔；原来作为钢笔生产者使用一商标，则不得改为钢笔零售商使用该商标，因为此种改变不会落入“原使用范围”之内；但若是生产者是将原来一个生产点扩展为十个生产点，其商品种类并未增加或改变，则仍落入先使用人的权利范围内。

即便在同一种商品内部进行转化，例如从高端钢笔向低端钢笔转化，仍有可能突破“原使用范围”的限制。因此，对于商品或服务同一性的判断，不能简单地看待种类变化与否，而是以不超出企业原有目的为限。所谓企业原有目的，对内具体陈列于企业章程的详尽规定，对外则表现为目标客户的同一性。企业章程中往往详细规定了一企业的经营范围，以及对开展经营行为的具体指示，它以书面形式预先展现出企业经营情况以及商标使用情况，企业应在章程规定的经营范围内从事经营活动。若申请日后的经营行为及商标使用情况超出原企业章程具体规定，或企业章程经营范围之规定于申请日后发生了改变，则突破了原有的企业目的。目标客户，是指企业提供商品或服务的受众。若一企业提供了相同的商品或服务，该商品或服务无论提供数量如何，受众，即目标客户往往是相同的。

2.商标标识的范围

在商标先用权制度下，对于申请日前产生一定影响的未注册商标，能否于申请日后延及或改变为近似商标的问题，重点需要解决的是未注册商标于申请日后的此种更改应否受到“原使用范围”的限制，亦或是，“原使用范围”对其变化的容忍度如何。

近似商标的延伸与类似商品尚有不同，强调“原使用范围内继续使用”对于近似商标的限制，要区分两种不同的情形。第一种情形是先使用人改变其商标，使得其商标与商标注册者的商标更加近似，进而使相关公众对二者的关系产生混淆。在该种情形下，由于其搭便车的嫌疑太过明显，很有可能会进一步攫取商标注册者的利益，使得商标注册者或者建立不起自身的商誉，或者被迫与他人分享利益。该种侵犯他人合法权益的行为必为法律所禁止。第二种情形是先使用人虽然改变其商标，无论其主观目的为何，但是其更改行为的客观效果表现为其商标与商标注册者商标的近似度降低[3]。这一行为可以看作是先使用人采取的救济措施，因其降低了二者在相关公众中引起混淆的可能性且与法律规定“可以要求其附加适当区别标识”之目的不谋而合，笔者认为是无须禁止的。

例如，先使用人的商标是手写的“熊猫”二字，注册商标是印刷体的“熊猫”和“熊猫吃竹子”的图案。在此情况下，若先使用人在其商标上也增加一个熊猫图案，则该行为就应被认定为搭便车，予以禁止；但若先使用人在其商标前加了“卧龙”二字，则该使其商标变为“卧龙熊猫”的行为，因降低了与注册商标的相似度，应予以支持。

综合看来，“原使用范围”对未注册商标变化的容忍度在于未注册商标的改变并未对公众产生误导，甚至将未注册商标与注册商标之间的关联性缩小。

(三)地域范围

商标先用权的“原使用范围”是否应进行地域限制，众说纷纭。或者认为先使用人应在申请日前已使用的特定区域内继续使用该商标[4]；或者认为商标先用权的地域范围应以商标法的效用范围为限，即原使用的地域范围一般来讲应限定在一国境内。商标先用权制度本身是对市场中因正当竞争而取得的既存利益状态之保护，则其不可能放任先使用人的利益无限膨胀挤压商标注册者的利益而不对其加以限制，体现在地域方面，就是应当对“原使用范围”进行地域限制，而如何进行限制则需要具体分析。

例如，一家使用未注册商标的苹果销售商，申请日前在C市销售且只在C市范围内产生一定影响。申请日后该苹果销售商扩大经营，将苹果销售扩大至D市。在此种情形下，商品的物理流通领域发生了扩张，从C市扩张至D市，原本该商标先使用人只存在于C市的既得利益范围，现在也随着商品流通领域的扩张而膨胀，这显然与“原使用范围”所强调的利益制衡不符，应当受到限制。但是，并不意味着只要商品的物理流通领域发生了变化就必然受到制约。

仍是上述C市的苹果销售商，在申请日前仍只在C市进行苹果销售，但其在实体销售同时，利用媒体进行广告宣传，该广告宣传的覆盖范围包括D市，即在申请日前，C市苹果销售商使用的商标在D市消费者之间已经产生一定影响。申请日后，该C市销售商扩大经营，将苹果销售至D市，可以说，在此种情形下，商品的物理流通领域仍然发生了变化。但是依据《商标法》第59条，是以一定影响的地域属性来判断“原使用范围”，即先使用人所享有的既得利益范围是以申请日前该商标产生一定影响的范围为准①冯晓青,罗晓霞《在先使用有一定影响的未注册商标的保护研究》，载于《学海》,2012年第5期。“在先商标的‘一定影响’，应形成于后注册商标申请之日。”。在申请日前，该苹果销售商所使用的商标产生一定影响的范围已经及于D市，申请日后，虽然商品流通领域发生变化，但是其影响力范围并未产生变化，则该先使用人所享有的利益仍处于既得利益范围内。那么，此种情况下的地域变更问题并未突破“原使用范围”的限制。

(四)商标使用方式的限制

商标使用方式的多样性，使得使用人会改变或增加原有的使用方式，或者增加平面媒体的宣传，或者运用互联网等全球性传播媒体。而此种改变是否会突破“原使用范围”的限制，是商标领域探究的重点。

以S省C市的一家使用未注册商标的酒店为例，申请日前，该酒店仅仅将商标用于酒店的经营场所，不曾进行任何广告宣传。申请日后，该酒店选择在本地发行的报纸上进行相关的广告宣传。可以说，该酒店在申请日前后增加了商标使用的方式，从原来单纯的商标直接使用变为直接与间接相混合。但是，笔者认为在该种商标使用方式改变的情况下，并不会突破“原使用范围”。其原因在于，无论是适用于经营场所或是本地发行的报纸，在申请日前后，该商标因使用所产生的影响力的作用范围并未发生改变。

仍是在S省C市有一家使用未注册商标的酒店，但同时在S省D市有一家使用注册商标的酒店。在申请日前后，C市酒店在未改变商业存在的情况下，只是将原来在当地发行的报纸上进行的广告宣传使用在省内发行的报纸上。表面上看来，C，D两市的酒店处于不同地域，消费者并不能对二者产生混淆，且C市酒店的服务提供地并未改变，貌似并未突破原使用范围的限制。但由于现今广告宣传对公众生活的影响极大，公众极有可能将使用注册商标的D市酒店看作是使用未注册商标的C市酒店的分店，即在二者之间产生了反相混淆[5]。反向混淆的后果将是使用注册商标的D市酒店无法通过自身努力积累自己的商誉，而该侵害注册商标人利益的行为，早已突破商标先用权“非混淆”的根基。

上文中所分析的广告宣传行为仅仅是针对于影响力范围十分有限的间接使用行为，而对于在互联网、卫星电视等影响力范围极大，甚至可以达到全球性的媒介上进行广告宣传的情况，实则更加复杂。若上述C市酒家选择改变原有的商标使用方式，从在当地报纸宣传变为在当地电视上宣传，在此情况下，服务提供地未发生改变，甚至广告宣传的物理地域也未发生改变，但是该商标的影响力范围发生了改变。根据《商标法》第59条第三款，其“申请日前有一定影响力”的具体要求表明，申请日后产生的影响力不应包括在商标先用权里。即，C市酒家通过改变宣传方式所扩张的影响力已经超出了“原使用范围”。

因此，对于商标使用方式的变更而言，并不会必然突破“原使用范围”，其考察的关键点在于申请日前后影响力的作用范围是否发生了变更或扩张。

(五)使用商标的商品数量限制

此次《商标法》引入先用权制度，同样也面临着对其“原使用范围”是否应做数量限制的问题。商标与专利授予在目的上的本质区别，使得商标“原使用范围”的判断标准的选择不会如同专利一般，受到政策环境及利益向注册者倾斜的影响；加之，若严格的数量限制，将使得先使用人在激烈的市场竞争中只能选择原地踏步，而不能发展壮大。显然，在此情况下，作为先使用人的防御之器的商标先用权制度反而将其推向深渊，自然是不应该出现的。

因此，在对商标先用权的行使附加了上文中种种限制后，不应再对其设立严格的数量限制②正如台湾商标法逐条释义中所阐述：“商标法第23条第2项系民国82年修正商标法时新增订，行政院函送立法院之修正草案中，其但书用语系‘以原使用商品及原产销规模为限’。惟在立法院二读时，删除‘原产销规模’乙语，是以立法过程既有意删除，即难谓‘原使用商品为限’得再扩及至产销或经营规模之限制。”。

四、结语

商标先用权制度的设立，强有力地弥补了商标注册原则下可能引起的种种缺陷。它给愈演愈烈的恶意抢注行为以重重一击，大大提升了未注册商标的地位，以法律形式明确了商标使用的价值。为公平诚信原则在商标法中的贯彻提供路径，避免了社会资源的浪费，为市场经济下各主体的自由竞争提供健康稳定的政策环境。

《商标法》对先用权制度的规定仅仅是个开端，若止步于此，该制度便沦为一纸空文。法律的生命在于实践，商标先用权制度只有成功运用于实践，才能体现其价值，而其走向实践之路仍有诸多障碍。仅以本文中“原使用范围”为视角，就有许多问题亟待解决。“一定影响”的地域性该做何种解释；未注册商标近似性判断的标准、方式为何；商标各种不同的使用方式对影响力判断的区别怎样辨别；对“原使用范围”的主体范围、客体范围、地域范围、商标使用方式、数量问题是否应该限制以及如何进行具体界定。这些问题本文中虽然一一进行了分析，但只是为先用权制度的完善提供理论参考，最终仍然需要配套的司法解释作出进一步规定。

参考文献:

[1][日]纹谷畅男.商标法50讲[M].魏启学，译.北京:法律出版社，1987.

[2]徐静.商标在先使用权制度研究[D].重庆:西南政法大学,2013.

[3]汪泽.论商标在先使用权[J].中华商标,2003,(3).

[4]冯晓青.商标权的限制研究[J].学海,2006,(4).

[5]罗斌.论商标的反向混淆理论——以iPad案为视角探讨反向混淆的规则[J].河北学刊,2012,(6).

[责任编辑:刘庆]

中图分类号：D923.43

文献标志码：A

文章编号：1008-7966(2015)05-0059-04

收稿日期:2015-06-13

作者简介：魏琪(1993-)，女，江苏徐州人，2014级知识产权法学专业硕士研究生。