□文/费艳颖 王佳希 赵国朋

（大连理工大学 辽宁·大连）

［提要］近年来，标准必要专利纠纷越来越多，相比普通专利侵权，标准必要专利反向劫持更多涉及公共利益，对其认定更加困难。本文从基本理论出发，对标准必要专利反向劫持行为的法律属性进行分析，在明晰专利反向劫持的法律属性基础上，明确标准必要专利反向劫持行为的具体认定要素。

一、专利反向劫持及存在的问题

为了使不同公司生产的产品间具有兼容性，减少消费者的使用成本，实践中，一些行业会制定技术标准，只要进入到该领域，就要用到这些标准。而标准必要专利就是指为实施技术标准而必须使用的专利。因为标准必要专利这种“必须使用”的性质，极大地提升了专利权人议价的能力，实践中出现了标准必要专利权人向标准实施者索要不合理的高额专利许可使用费的现象，该现象被称为专利劫持。为了遏制专利劫持现象，标准化组织会要求专利权人承诺以公平、合理、无歧视（简称FRAND）的原则，以合理的许可费率许可所有的标准实施者利用其专利。FRAND原则的产生抑制了专利劫持，但在发展过程中由于现有FRAND原则概念边界模糊，专利反向劫持现象随之而来。

标准必要专利反向劫持是指标准实施者未经许可使用标准必要专利，当标准必要专利权人向其提出授权许可要约时，标准实施者利用FRAND原则的不确定性和模糊性，始终以许可费不符合FRAND原则为理由，恶意拖延谈判时间或拒绝谈判等，且在此期间持续使用该标准必要专利，使标准必要专利权人始终无法获得专利许可使用费。此后司法实践又对标准必要专利反向劫持行为进行了扩充解释，只要标准实施者未经专利权人的许可就实施了其标准必要专利，并在之后的许可谈判中存在恶意磋商的行为，故意拖延谈判，使标准必要专利权人利益受损，就被称为实施了专利反向劫持行为。

5G时代，我国企业正从标准实施者逐步向标准必要权利人转变，在该背景下如何站在标准必要专利权人的立场规制标准必要专利反向劫持将成为新的争议焦点。但目前我国对于反向劫持行为的认定标准并不明确，缺乏具体的判断标准，不同的人和机构对反向劫持行为的认识和判断也存在差异。为了准确认定标准必要专利反向劫持行为，需要明确标准必要专利反向劫持行为的法律属性，进而确定专利反向劫持行为的具体认定要素，建立标准必要专利反向劫持行为认定的机制，为标准必要专利反向劫持行为的认定提供更为明确的指导和支持。

二、标准必要专利反向劫持行为法律分析

在标准必要专利反向劫持中，准实施者使用着标准必要专利同时又通过各种手段拒绝支付合理的许可使用费，构成专利法上的专利侵权。同时，该行为又属于当事人假借订立合同，恶意进行磋商的情形，属于民法上的缔约过失。

（一）标准必要专利反向劫持行为构成专利侵权。在认定专利侵权时需要考虑的因素有四个：违法行为、损害事实、主观过错以及因果关系。在标准必要专利反向劫持中，标准实施者为了将标准化技术运用到其生产的产品中，未经专利权人的许可就实施了其标准必要专利，属于实施了专利法所禁止的侵害专利权的违法行为；同时，标准实施者为了不付或少付专利许可费故意拖延谈判，存在主观过错，并给标准必要专利权人造成了损失，因此标准必要专利反向劫持行为是一种专利侵权行为，但标准必要专利反向劫持与普通的专利侵权并不相同。

1、涉及的专利数量不同。大多数标准必要专利权人会拥有某项标准下的多个标准必要专利，并且因为大多数技术标准是全球通用的，所以专利权人会针对于同一优先权文件在许多不同国家或地区申请同族专利，而标准必要专利实施者大多也在世界各地都有业务，因此标准必要专利一般是以标准必要专利包的方式进行许可。但是，目前司法实践中，当标准必要专利权人受到标准必要专利反向劫持时，专利权人并不能在诉讼中主张整个专利组合，每次只能对少数专利进行主张，且诉讼必须一次在一个国家进行，因此标准必要专利权人只能就已成功的那部分专利获得赔偿，要想获得对其所有被侵权的标准必要专利的付款，就需要在不同的国家连续提起诉讼，这种方法成本高、耗时长、风险大且获得的赔偿有限，而且法院的判决也具有不确定性。

2、侵权判定规则不同。一般的专利侵权认定，是通过比较涉案专利的权利要求与被诉侵权产品的技术特征是否相同来确定。而标准必要专利侵权判断则更加复杂，不仅涉及产品与专利的比对，还需要判定涉案专利是否属于标准必要专利以及该标准是否是必要的。

3、许可费率的计算规则不同。为了避免许可费用堆叠，在确定标准必要专利许可包的许可费率时，必须严格遵守FRAND原则，不能将许可包中所有标准必要专利的许可费进行简单相加，而要考虑许可费率的合理性、专利回授等诸多事项，而普通专利侵权则不受此限制。

4、赔偿金额不同。在普通专利许可谈判中因为考虑到专利有效性的不确定性，很可能对专利许可费进行折扣，而一旦这种不确定性消除，折扣就会被取消，从而导致更高的许可使用费，因此在计算损害赔偿时会假定专利有效且侵权，从而确定一个相较于普通谈判中专利许可费更高的数额。在标准必要专利反向劫持诉讼中，因为处于专利申请阶段的技术同样可以作为标准必要专利予以披露，因此标准必要专利的有效性同样是不确定的，但因为FRAND原则的存在，专家并不会主张增加损害赔偿以体现标准必要专利有效性的不确定性被解除。因此，在标准必要专利反向劫持诉讼中，公平交易协议中的费率不会与诉讼中的费率有实质性的差异。

（二）标准必要专利反向劫持行为构成缔约过失。根据民法典的规定，一方当事人在订立合同过程中，假借订立合同的名义，进行恶意磋商，或有其他违背诚信原则的行为，使合同未成立而造成对方信赖利益受损的，应当承担缔约过失责任。缔约过失责任的构成要件通常包括以下四个：缔约一方当事人有违反先合同义务的行为、对方当事人受有损失、违反先合同义务的行为与对方当事人受到的损失之间有因果联系、违反先合同义务者主观上存在过错。

在标准必要专利反向劫持中，双方实际上已经因磋商而进入到了可以彼此影响的紧密关系中，标准必要专利权人已通过FRAND承诺进行了要约邀请，而标准实施者实施了该标准必要专利，用行动做出了要约，已不再是泛泛的知识产权相对人，而负有了协助标准必要专利权人积极谈判等先合同义务，但标准实施者无合理理由怠于协商的行为，违反了诚实信用的磋商义务，导致合同不能成立，标准必要专利权人信赖利益受损，无法获得许可使用费。此外，标准实施者明知不会与标准必要专利权人签订授权许可协议仍借由拒绝其许可条件、拖延谈判等行为，代表其主观上存在过错。综上，专利反向劫持行为符合缔约过失的构成要件，构成缔约过失。

三、标准必要专利反向劫持行为认定要素分析

（一）专利有效且属于标准必要专利。在标准必要专利的法定形成过程中，标准化组织允许专利申请人对自己的专利申请进行申报披露，只要之后该专利申请获得专利授权且其权利要求书落入最终发布的技术标准范围之内，那么该专利也是标准必要专利。所以，在标准必要专利纠纷中，如果声明人的技术方案仍处于专利审查阶段，却以标准必要专利权人的身份自居，此时因专利尚不存在，当然也没有保护该声明人的必要。

如果专利权人将申请日前已经公布的技术标准中的技术方案申请成自己的专利，或者参与制定技术标准的人将从标准制定过程了解到的他人技术方案申请成专利，都属于因该技术方案在申请日前已被公开而丧失了新颖性的情形，专利权无效。因此，在判断标准实施者是否构成专利反向劫持时，应以标准必要专利权人的专利有效且属于标准必要专利为前提。

（二）标准实施者实施反向劫持行为。标准必要专利反向劫持行为由两个行为组成：第一个行为是标准实施者未经专利权人的许可就实施了其标准必要专利，其目的是将标准化技术运用到自身生产或制造使用相关标准的产品从而获利；第二个行为是标准实施者存在恶意磋商的行为，故意拖延谈判。两个行为缺一不可，仅仅依靠标准实施者未经许可实施标准必要专利不能当然得出专利反向劫持的结论，如果专利实施者被告知侵权后就停止使用该标准必要专利，或者积极协商，就不会构成专利反向劫持。

谈判开始阶段，标准实施者怠于回复专利许可要约或者专利侵权警告函的行为，可推定为主观存在恶意。前者是指在收到标准必要专利权人提出的载有专利号、专利权利要求等的专利信息以及符合商业惯例和交易习惯的答复期限的书面许可要约时，标准实施者怠于回复该通知或者直接拒绝谈判，同时还持续使用该标准必要专利。后者是指标准实施者在收到专利权人以书面形式发布的指明侵犯专利权的范围和具体的侵权方式的专利侵权警告函时，未在合理期间内积极回应并寻求解决方案。

谈判过程中，专利权人会向实施者提供具体的许可条款，包括但不限于许可费报价、许可费的计算方法、有关第三方许可的信息、专利池的使用费率和法院案例等信息，此时，标准实施者多次更改谈判时间；无正当理由拒绝与专利权人就许可条款进行协商；拒绝接受专利权人提出的许可条件，但又不提出反要约；提出明显违反FRAND原则的反要约，但不解释许可费的计算依据及方法，若权利人拒绝则借此使谈判停滞；拒绝签署保密协议等行为，可被认为主观上存在过错。

在谈判的过程中，双方可能会重复地进行要约和反要约，但若双方始终无法达成合意，为了避免谈判进程停滞不前，当事人向法院或者仲裁机构等第三方机构申请确定合理的许可条件，以满足双方的利益需求。此时，若标准实施者拒绝接受采取法律措施打破僵局，或在法院作出生效的赔偿判决后长时间不履行，也可认为标准实施者存在恶意，构成严重的劫持行为。

（三）标准实施者主观上存在过错。在专利反向劫持中，“恶意”主要指标准实施者在根本无意与专利权人达成标准必要专利许可协议的情况下开始或继续谈判。基于主客观相一致原则，法律评价的行为必须是一定主观心理支配下的行为。要准确认定标准实施者的主观诚意，是否存在恶意磋商，就必须对标准实施者在谈判过程中的客观行为进行综合性的考虑，秉持从客观行为到主观恶意的思维顺序，把着力点放到当事人磋商的整个过程中的谈判行为的认定上来，根据客观存在的事实推断标准实施者的真实意图。就整个谈判行为而言，只要有证据证明标准实施者实施了本章第二节中的专利反向劫持的客观行为，那么就可以推定其主观存在恶意，属于恶意磋商。

（四）标准必要专利权人利益受损。标准必要专利权人受到了难以弥补的损害。双方的许可谈判陷入僵局，甚至持续数年，在谈判停滞的时期内，实施者仍在持续实施该标准必要专利，标准必要专利权人无法收回其研发投入和正常许可费，受到经济利益乃至市场地位上的损害。此外，标准必要专利权人受到的损失还包括信赖利益的损失，包括拖延谈判导致标准必要专利权人支付的缔约费用及利息，而该损失必须由标准必要专利权人主动提起诉讼才能弥补。

（五）因果关系。专利反向劫持行为与标准必要专利权人利益受损的结果之间存在因果关系。首先，要求标准必要专利权人受到了难以弥补的损害；其次，这种损失是由于专利反向劫持行为造成的而非其他原因造成的。当标准实施者的专利反向劫持行为是因为标准必要专利权人提出不合理的专利实施许可费而不得不做出的，即导致标准必要专利权人利益受损的真正原因其实是标准必要专利权人的过错行为，标准实施者的反向劫持行为与实害结果之间就不存在因果关系，此时标准实施者拖延谈判的行为不会被认为是专利反向劫持行为。

综上，想要正确认识专利反向劫持行为，实现对标准必要专利权人的保护，就需要明确专利反向劫持行为的法律属性与认定要素两个问题。在法律属性方面，专利反向劫持行为既构成专利法上的专利侵权，又构成民法上的缔约过失。但是它与普通的专利侵权又有诸多区别，比如在涉及的专利数量、侵权判定规则、许可费率的计算规则、赔偿金额等方面都存在较大差异，因此对其认定区别于普通专利侵权的认定。同时，它也并非普通的标准必要专利侵权，因此要从主体、客观行为、主观方面、危害后果以及因果关系五个方面对专利反向劫持行为进行认定，以专利有效且属于标准必要专利为前提，综合考量专利许可谈判过程中标准实施者的客观行为、谈判是否陷入僵局、主观诚意、是否存在交叉许可、标准必要专利权人是否受到了难以弥补的损害，以及所受损失是否是因专利反向劫持行为造成的等多种因素。当标准实施者同时具备上述五个要件时，即可能构成标准必要专利反向劫持。