高 敏

(武汉理工大学 法学与人文社会学院，湖北 武汉 430070)

0 引言

当前，新型研发机构正以迅猛的速度发展，并逐渐成为国家创新体系中重要的科研力量[1]。然而新型研发机构在运行过程中的政策困境逐渐凸显，政策需求也日益迫切。其亦存在大量知识产权风险。因此，有必要厘清研发过程中知识产权风险的内涵特征和阶段表现，探索新型研发机构知识产权风险合规管理路径。

1 新型研发机构知识产权风险的内涵与特征

新型研发机构在运营过程中可能面临各种潜在知识产权风险，包括有意或者无意对他人知识产权造成侵害的风险，以及给内部员工、竞争对手造成侵权的风险。这不仅涉及知识产权侵权的民事赔偿问题，同时对企业而言，还可能存在不正当竞争的法律风险。

1.1 内涵

国外学者在研究企业知识产权管理问题时提出的“知识产权风险”，后来被不少管理咨询公司普遍采用。国内学者对此定义各有不同。归纳起来，可将新型研发机构知识产权风险的内涵界定为：在知识产权的创造、保护、应用和管理过程中，新型研发机构因合作研发或其他因素引发的，对权利人知识产权的当期或潜在收益可能产生负面影响的事件。

1.2 特征

1.2.1 风险来源的广泛性

知识产权风险在新型研发机构运营全流程均有可能发生。在经营前期，如果未进行有效的知识产权背景检索，产品研发可能与在先知识产权冲突并遭遇知识产权陷阱。在委托加工、来料加工贸易中，如果未对知识产权归属事先评估，需承担连带侵权责任。在经营中期，如果对外观设计或商标未及时进行知识产权保护，努力常常付诸东流。在经营后期，开发的新技术或新产品得不到有效保护，使用起来容易受限[2]。

1.2.2 风险频率的高发性

就知识产权的诉讼风险而言，孵化器、公共研发机构、风投、产权交易与中介组织等，尚未形成一条完备的链条来加以应对。一些企业和研发机构曾经对知识产权风险进行评估，认为未来2～3年是中国企业遭遇海外风险的高发期，这些风险不仅包括“337调查”等贸易纠纷，还包括各类知识产权诉讼[3]。以2017年为例，美国共发动58起337调查，其中涉及中国的案件24起，占比约41%[4]。

1.2.3 风险应对的复杂性

知识产权多维性质也使得风险应对具有极高的复杂性和不确定性。鉴于知识产权具有无形性、技术性、权利不稳定性、地域限制性等特征，这就决定了知识产权的保养费用更高。新型研发机构运营和管理的风险往往高于有形财产。基于诉讼周期长、费用支出大的问题，一些新型研发机构出于多种因素考虑，可能放弃维权或抗辩的权利，从而影响自身的正常经营。

1.2.4 风险后果的严重性

知识产权风险广泛存在于新型研发机构经营管理的全过程，一旦风险应对不力，可能会造成严重的后果。为了“中国制造”的国际形象得到更好维护，进一步推动对外贸易持续健康发展，国务院自2015年起开展了为期3年的海外形象维护“清风”行动。在实践中，知识产权纠纷不仅会给涉案企业或者研发机构带来直接经济损失，阻碍运营发展的正常进程，还可能严重损害“中国制造”的声誉，给“走出去”战略的深入开展蒙上阴影。

2 新型研发机构知识产权风险的主要类型

国务院国有资产监督管理委员会在2006年发布的《中央企业全面风险管理指引》，将企业风险类型分为5种：战略风险、金融风险、市场风险、经营风险、法律风险。结合国资委的政策规定，可将新型研发机构的知识产权风险类型归纳为以下5种。

2.1 战略风险

第一，知识产权战略意识淡薄。一些新型研发机构在整体发展战略中没有将知识产权纳入，亟待建立“科技论文发表专利审查制度”。第二，经营机制不畅。知识产权组织体系建设落后，收益分配体系不健全，专业人才缺乏，管理存在问题。一些新型研发机构还没有建立和完善理事会制度，包括产学研在内的多方主体共同参与，以及项目管理、知识产权保护、薪酬激励等与之相适应的制度[5]。

2.2 财务风险

新型研发机构需要关注知识产权的财务管理风险。知识产权部门通常被定义为成本中心，企业或研发机构的知识产权资产价值在财务信息上无法得到体现，通常情况下只能作为企业成本支出的技术研发投入费用和专利申请费用，从而无法成为资产，知识产权流失现象严重[6]。此外，新型研发机构财务方面存在知识产权评估风险，在合作中，背景知识产权估计不足或者前景知识产权估计不足，都会对企业造成损失。

2.3 市场风险

知识产权自产生伊始，就是市场经济的一个环节。市场创新主体获取、运用、保护知识产权，都是为了获得更大的市场利益。传统科研单位由于体制原因，大量科研成果缺乏市场价值，从而导致科研有效供给不足，成为制约我国产学研协同创新的重要壁垒。但是，新型研发机构是市场导向的产物，市场导向是新型研发机构发展的生命力之源[7]。新型研发机构作为一个整合资源的平台，其市场化运作机制的设计将直接影响各方资源对接的效率。

2.4 运营风险

专利数量只是在一定程度上反映了研发机构技术创新能力的强弱，而专利资产的有效运营才决定市场竞争力。与其他有形财产相比，专利运营具有运营主体多样、交易后后续管理要求更高、不正当运营危害较大等特征。在运用知识产权层面，专利转让率、实施许可率、新型研发机构产业化率普遍较低。从新型研发机构的知识产权运营能力来看，各个省市也存在较大差距[8]。

3 新型研发机构知识产权风险的阶段表现

新型研发机构通常采取项目合作的方式开展运营，其流程具体包括了项目策划、立项论证、立项批复、方案设计、项目实施、结题验收以及成果运用等阶段。本文将新型研发机构知识产权风险管理归纳为以下3个阶段。

3.1 规划立项阶段

从知识产权风险的角度而言，产品的创新需要技术的引领，需要专利文献的引导。通过专利文献的汇总和分析，可以对最新的技术动态和相关领域详细地了解。有助于避免重复开发，提高技术创新的效率[9]。据世界知识产权组织(WIPO)统计，全世界每年90%～95%的发明创造成果可在专利文献中找到，其中约70%的发明成果从未在其他非专利文献中公开发表；经常在科研工作中查阅专利文献，既可提高科研项目的研究起点和水平，又可节约约60%的研究时间和约40%的研究经费[10]。

3.2 合作运行阶段

3.2.1 知识产权权利归属不清

一是合作研发权利归属问题。合作研发成果的知识产权归属包括：由合作双方共有，由合作研发的一方当事人享有，并给予对方当事人合理补偿，或者由双方设立的合作研发机构享有。如果权利归属的约定不明，在合作研发及成果执行过程中，后续面临较大不确定性[11]。二是委托开发权利归属问题。委托研制是指单位或个人提出研制任务，并提供经费和报酬，由其他单位或个人自行研制完成的发明创造。此时的委托方主要从事的是对发明有创造性贡献的研发工作，如果合同没有特别约定，则专利权的申请权应归委托方所有。

3.2.2 核心技术人员离职泄密

商业秘密一旦遭到泄露可能会对企业造成不可挽回的损失。近年来，因离职员工引发的纠纷案件逐渐增多。江苏省高院2018年发布的典型案例中，有一起离职科研人员侵犯软件开发企业知识产权案件，凸显了计算机软件开发领域亟待引起重视的“离职人员侵犯‘老东家’知识产权”的问题。南京一则典型案例也显示，某技术骨干离职后带走核心技术，并以杨某的名义“代持”涉案专利，与原告没有任何关系，待其获得授权后，再将专利转回史某等亲属注册的公司(即本案被告)名下，完成“偷走”专利并“洗白”的全过程[5]。

3.3 成果运用阶段

3.3.1 竞争对手仿冒风险

技术创新最终是作用于产品创新，从而以产品为载体，在市场上实现相应的业务收益和盈利回报。取得市场竞争优势地位的产品，总是容易面临被仿冒、仿造等赤裸裸的侵权行为，导致创新者利益的严重受损[12]。这一阶段应该通过专利的申请，对自己的知识产权进行保护；也需要通过一系列的方式和方法，对市场进行相应的监控和跟踪。如发现侵权，应及时通过司法的途径，制止其侵权行为、追究其法律责任、要求其赔偿相应的经济损失。

3.3.2 无效或者侵权风险

根据我国专利法规定，任何单位或者个人认为自国务院专利行政部门公布授予专利权的公告之日起，授予不符合本法有关规定的专利权，可以请求专利复审委员会对该专利权予以宣告无效。在专利授权量激增的时代背景下，企业利用专利无效的意识逐步增强。通过无效专利请求，企业可以一扫竞争对手，赢得市场份额；反过来，每个企业和研发机构也会通过专利无效请求，面对竞争对手打破研发成果的知识产权保护壁垒[13]。同时，专利作为一种垄断权，如果不申请专利，自主研发的技术成果无法得到法律确认和保护。研发者如不及时申请专利，自主研发成果也可能存在侵权风险。

4 新型研发机构知识产权风险合规管理对策

鉴于合作研发涉及企业、高校和科研组织等多个主体，结合《企业知识产权管理规范》《高等学校知识产权管理规范》《科研组织知识产权管理规范》等要求，针对新型研发机构知识产权风险的潜在来源，现就改进知识产权风险治理工作提出对策。

4.1 知识产权获取维度的合规管理

4.1.1 强化专利检索机制

可从专利数据库检索竞争对手专利技术发展信息，包括专利申请、撤回、授权、终止和无效情况。新型研发机构在进行技术开发、投资决策之前有必要结合市场需求，对相关专利信息进行系统检索与分析，以便充分了解本行业领域中关键共性技术的发展现状与趋势，确定技术创新路线，避免重复投入财力、物力和人力。技术部门可以跟踪技术发展动向，并且根据最新情况动态调整专利战略实施方案。

4.1.2 加大创新激励制度

一是研发人员提出的专利申请提案，经国家知识产权局正式授予专利以后进行物质奖励。二是发明创造专利在专利权有效期限内，由研发机构从实施专利所得的利润中每年提取一定比例的税后利润，支付给发明人或设计人作为报酬。三是研发机构转让或者许可其他单位或者个人实施其专利的，应当在向发明人或者设计人支付转让或者许可实施专利所收取的费用纳税后提取一定比例的费用作为报酬。还可以采取设立“创意奖”或者“专利奖”等形式，对员工进行物质和精神激励。

4.2 知识产权合作维度的合规管理

4.2.1 明晰知识产权归属

新型研发机构在研制过程中，需要明确合作开发、委托开发、职务开发的专利权属问题，要求员工签订知识产权承诺书和保密协议，以防止发生相应的权属纠纷。此外，在向配套企业定制零配件时，需要注意查明知识产权权属，如果零配件是自主设计，则应确保在交付图纸前已申请相关专利，以免对方根据自己提供的资料申请专利。此外，对跨单位进修学习、合作或工作的人员和公司临时聘用人员，与派出单位事先签订合同，约定该人员在学习或工作中发明创造的专利权归属。

4.2.2 完善人力资源管理

新型研发机构应注意与员工签署保密协议和禁止竞争协议，明确各方需要保密的具体内容，以及违约后所应该支付的赔偿数额，防范员工跳槽后给单位造成经济损失[14]。同时，编制技术保密管理文件，并采取有效措施予以控制：①对涉密人员进行明确，设定保密等级和联系权限；②对可能造成知识产权流失的设备进行明确，对使用目的、使用人员、使用方式进行规定；③明确涉密信息，规定保密级别、时限及传递、保管、销毁等要求；④明确涉密区域，对客户和来访群众的活动范围进行规定等。此外，在与供应商合作过程中也应注意约定相应保密义务。

4.3 知识产权运用维度的合规管理

4.3.1 做好专利诉讼预案

新型研发机构一旦感知自身有潜在的专利侵权风险时，一般需要从以下方面制定方案：一是做好前期准备工作，聘请对产业领域比较熟悉、经验丰富的专利律师，由专利律师、研发机构专利管理部门以及专利发明人共同组成应急小组；二是仔细对照对方的技术特点是否真正落到自己专利的保护范围之内，确认专利侵权行为是否成立；三是提交研发机构享有专利权的证据，包括专利证书、专利申请文件、收集侵权者侵权事实等相关证据；四是向相对人发出警告函件，请求相对人停止侵害；五是应急处理小组出面，与侵权方沟通协商，看是否可以和解处理。

4.3.2 梳理侵权应对路径

一是在诉前准备阶段，组织聘请对本行业比较熟悉、经验丰富的专利律师分析该专利侵权是否成立。二是分析该专利是否有效，若证实产品或方法已构成专利侵权，涉案专利的效力可进一步分析。三是采取先用权抗辩方式。先用权产生的必要条件是该技术成果应是先用人独立研究开发或是通过其他合法途径所得。企业在专利申请日前已有实质性专项投入，完成必要技术准备的，可继续在原适用范围内实施。四是采取积极措施，争取和解。如果不能宣告竞争对手的专利权无效，那么公司就应该及时停止侵权行为，由应急处理小组积极争取与专利权人达成和解协议，将可能遭受的损失降到最低。

5 结语

知识产权更是一项重要的无形资产，企业间的知识产权争议也成为众多纠纷的导火线。新型研发机构是新时期集聚高端创新资源、吸引高水平创新团队、开展产业关键技术研发、加速科技成果转化、支撑产业转型升级的新业态、新动力和新平台[15]，对知识产权风险的有效识别和控制是市场竞争制胜的保障。新型研发机构知识产权风险合规管理已逐渐引起重视，通过不断探索和实践，必定会愈发完善。