陈欣 高香珍 薛敬伟 田培

DOI：10.16660/j.cnki.1674-098X.2106-5640-9884

摘  要：随着中美贸易摩擦的持续，知识产权侵权诉讼以及其衍生形式知识产权许可谈判开始大量涌现。知识产权保护工作关系国家安全，只有严格保护知识产权，才能有效保护我国自主研发的关键核心技术、防范化解重大风险。报告从法律环境风险、外部专利风险、竞争性风险三个维度，对科研项目立项阶段的侵权风险开展研究，形成专利侵权风险评估指标体系，设计专利侵权风险评估的计算方法，根据专利侵权风险评估分值将专利侵权风险划定为高、中、低三个等级，同时通过实际案例对专利侵权风险评估指标体系进行验证，为决策者提供辅助决策信息，帮助确定项目的必要性和可行性，避免盲目的研发生产。报告还提出了侵权应对措施，通过加强规避设计、采取对外合作，帮助企业降低风险，提升武器装备生产效率。

关键词：立项阶段  专利侵权风险  指标体系  风险评估

中图分类号：F276.3;F272.3;F273.1 文献标识码：A 文章编号：1674-098X（2021）06（b）-0096-05

Research on the risk assessment method of intellectual property infringement in the project approval stage

CHEN Xin  GAO Xiangzhen  XUE Jingwei  TIAN Pei

（Information Science Academy of CETC， Beijing， 100083  China）

Abstract： With the continuous Sino US trade friction， a large number of intellectual property infringement litigation and its derivative forms of intellectual property licensing negotiations began to emerge. Intellectual property protection is related to national security. Only by strictly protecting intellectual property can we effectively protect the key core technologies independently developed in China and prevent and resolve major risks. The report studies the infringement risk in the establishment stage of scientific research projects from the three dimensions of legal environment risk， external patent risk and competitive risk， forms a patent infringement risk assessment index system， designs the calculation method of patent infringement risk assessment， and classifies the patent infringement risk into high， medium and low levels according to the score of patent infringement risk assessment. At the same time， the patent infringement risk assessment index system is verified through actual cases to provide decision-makers with auxiliary decision-making information， help determine the necessity and feasibility of the project， and avoid blind R & D and production. The report also puts forward infringement countermeasures to help enterprises reduce risks and improve the production efficiency of weapons and equipment by strengthening design avoidance and foreign cooperation.

Key Words： Project approval stage; Patent infringement risk; Index system; Risk assessment

1  背景

2021年2月1日出版的《求是》雜志发表了习近平总书记的重要文章《全面加强知识产权保护工作 激发创新活力推动构建新发展格局》，文章指出创新是引领发展的第一动力，保护知识产权就是保护创新。当前中国经济正在转向以创新驱动方式为主的发展模式，同时随着中美贸易摩擦的持续，知识产权侵权诉讼、以及其衍生形式知识产权许可谈判，开始大量涌现。知识产权保护工作关系国家安全，只有严格保护知识产权，才能有效保护我国自主研发的关键核心技术、防范化解重大风险。

作为关乎国家安全的重大科研项目，特别是预研项目，在项目立项阶段的专利侵权风险评估十分必要，通过评估承研单位自有研发、生产的产品侵犯他人专利权的可能性，能够有效避免盲目的研发生产，提升武器装备生产效率。

本文从立项阶段的知识产权侵权风险视角，聚焦专利侵权风险评估方法研究，为重要科研项目的知识产权管理工作开展提供支撑。

1.1 国内研究现状

中国铁道科学院的王晓刚在其博士学位论文《基于全生命周期的高铁技术知识产权风险管理研究》中提出采用基于平衡计分卡（BSC）理论和层次分析法（AHP）构建知识产权风险评估指标体系和风险评估模型，用于评价我国企业和高铁技术所面临的知识产权风险。该论文提出基于平衡计分卡的高鐵技术知识产权风险评估指标体系。该论文提出知识产权风险贯穿于高铁技术的技术研发、成果保护和市场运营等全生命周期。在技术研发和成果保护阶段的知识产权风险主要与技术研发现状相关;而本身知识产权风险的存在是应有一定的法律环境为基础条件，知识产权风险应对也是应在目标市场法律允许的前提下开展的。因此，研究认为高铁技术知识产权风险评估指标应从专利维度（Patent）、技术维度（Technology）、市场维度（Market）和法律维度（Law）等4个维度进行设定。[1]

北京工业大学的王镠富在其硕士学位论文《面向产业链的企业专利侵权风险及应对方案研究》中提出产业链的专利侵权风险评估方法。该方法首先进行产业链到技术链的分解，文中以焊接机器人产业链为例进行分解。然后论文从专利申请量、专利申请人数量、专利排名靠前的企业、专利分散度、文献相似度等维度对每项技术进行评估，最后计算综合评估结果[2]。

朱月仙、张娴等在《研发项目专利风险分析及预警方法研究》中将预警理论和方法引入专利风险应对策略，提出面向特定技术领域研发阶段的专利风险主要包括整体技术领域的宏观专利风险（宏观）、各技术分支的潜在重复研发风险（中观）、针对具体研发方案的专利侵权风险（微观）[3]。

北京工业大学的赵海东在其硕士学位论文《A汽车公司专利风险管理的流程优化研究》中提出企业专利风险管理主要包括专利风险管理的目标达成、专利风险的动态识别、专利成果发现以及专利管理效率等方面，论文将专利风险根据层次划分为宏观风险和微观风险，根据原因划分为外源性风险、内源性风险，根据技术划分为技术差距风险、技术差异风险、研发创新风险，根据创新周期划分为成果保护风险、市场运用风险、综合管理风险[4]。

1.2 国外研究现状

西方发达国家的知识产权保护意识强，因此对知识产权侵权风险评估的研究较多，但由于西方发达国家，特别是海洋法系国家的司法体系与我国存在较大差异，直接移植到我国的法律环境中存在困难，因此下面针对两篇具有普遍借鉴意义的论文进行分析。

Alexander I Poltorak与Paul J Lerner在他们的论文中指出专利侵权风险通常是难以精确测量和估计的，为此他们提出决策树法来评估风险。首先罗列所有的不确定性，形成决策树，通过决策树的不同路径，在其的叶子节点计算该路径的风险概率[5]。

与此相类似，Marc B. Victor也披露了一种类似的知识产权诉讼风险评估。专利权人在决定是否要提起诉讼之前，通常面临以下问题，这些问题可能涉及法律也可能涉及商业，包括：（1）法院将适用何种标准来确定归责;（2）双方的证据如何;（3）适用何种赔偿计算方式;（4）双方的专家证人说服力如何;（5）多少赔偿额会被支持;（6）是否有惩罚性赔偿，以及多少倍;（7）何时获得终审判决;（8）胜诉之外是否还有其它获益;（9）诉讼对其它下游商业的影响。Marc B. Victor同时以Razor v. Diversified Corporation的诉讼为例，分析了诉讼风险评估。原告Razor在威斯康星州东区法院起诉请求被告Diversified Corporation停止侵权，并依据既往的侵权寻求赔偿[6]。

2  立项阶段知识产权侵权风险评估

2.1 立项阶段知识产权侵权风险因素

根据国家标准《企业知识产权管理规范》（GB/T 29490-2013）和国军标《装备承制单位知识产权管理要求》（GJB 9158-2017），立项阶段的知识产权管理包括：（1）分析该项目所涉及的知识产权信息，包括各关键技术的专利数量、地域分布和专利权人信息等;（2）通过知识产权分析及市场调研相结合，明确该产品潜在的合作伙伴和竞争对手;（3）进行知识产权风险评估，并将评估结果、防范预案作为项目立项与整体预算的依据。立项阶段的风险实质上属于决策风险，由于并没有产出实际具体的知识产权，因此对知识产权风险的评估停留在较为宏观的层面。

2.2 立项阶段知识产权侵权风险评估指标体系

本节从法律环境风险、外部专利风险、竞争性风险3个维度，分析立项阶段的侵权风险发生概率，为决策者提供辅助决策信息，帮助确定项目的必要性和可行性，并提供风险预警等。

法律环境风险指标主要从地域环境和行业环境2个二级指标来评估。其中，地域环境通过技术未来应用和销售所处地域的知识产权保护环境的优劣来评价，美国商会（US Chamber of Commerce）全球创新政策中心发布的2019年知识产权指数研究报告《U.S. Chamber International IP Index 2019：Inspiring Tomorrow》对世界主要国家专利保护环境进行打分，报告显示新加坡的专利保护环境居于首位;美国、英国、瑞典、法国和德国知识产权保护环境全球领先;中国的评分排在第20位，知识产权保护环境中等[7]。

行业环境指标根据国家统计局发布的《知识产权（专利）密集型产业统计分类（2019）》（国家统计局令第25号）进行评估，该分类依据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），对其中符合知识产权（专利）密集型产业特征的有关活动进行再分类。该分类包括188个行业小类的知识产权（专利）密集型产业统计分类标准[8]。按照行业内在逻辑，将这些行业小类归并为7个大类，31个中类。产品应用于专利密集型产业，则专利侵权风险较高。

立项阶段侵权风险评估指标及评估标准具体如表1所示。

法律环境风险（A）的评估值计算公式为：A1×A2。

外部专利风险（B）的评估值计算公式为：B1+B2+B3。

对于竞争性风险（C）的评估值计算，如果C2是竞争对手及其关联公司，则进一步计算得到C'2=C1×C2，然后计算C2或C'2/n，n为竞争对手数量。

立项阶段侵权风险评估总值为：A×（B+C）。

立项阶段侵权风险评估总值范围在[1，40），风险水平为低，总值范围在[41，70），风险水平为中，总值范围在[71，100]，风险水平为高。

2.3 立项阶段知识产权侵权风险评估案例研究

某企业计划立项开发一种激光识别系统，该系统相较于传统光学识别技术，该系统适用于对快速移动目标的身份识别，并且该系统无需被识别目标进行协作应答，因而能够大幅提高识别速度。該企业需要通过对产品的侵权风险进行评估，决定是否开展后续研发，因此采用本研究的立项阶段专利风险评估模型开展风险评估。

2.3.1 法律环境风险评估

地域环境风险指标：产品计划在中国上市，中国的知识产权保护环境为中等水平，侵权风险评估值0.8分。

行业环境风险指标：产品属于电子行业，为知识产权密集型产业，侵权风险评估值1分。

2.3.2 外部专利风险评估

（1）专利集中度。

通过专利检索，共检索到本项目技术领域专利申请数量为55件，排名前5的专利申请人分别为福州大学、都市电气株式会社、上海大学、中国地质大学（武汉）、中国科学院化学研究所，除福州大学和都市电气株式会社外，其他申请人均为1篇专利申请，排名前5的专利申请人的专利申请总数量为8件，排名前5的专利申请人的专利申请数量占本领域专利申请总数量的15%，因此该领域专利技术集中度低，侵权风险评估值为1分。

（2）现有技术可引用度。

在检索到的本项目技术领域55件相关专利申请中，中国公开的专利数量为24件、美国为19件、世界知识产权组织为5件、韩国为3件、俄罗斯为2件。中国公开的24件相关专利中，授权专利数量为7件。

本项目的现有技术可引用度=（全球除中国以外的专利数量+中国专利除授权以外的专利数量）/中国授权专利数量=（55-24+24-7）/7=6.9。

现有技术可引用度>3，说明存在大量的现有技术可以作为现有技术抗辩的证据，因此侵权风险较低，侵权风险评估值为1分。

（3）有效专利保护范围。

本项目通过Incopat专利检索数据库中的有效专利保护范围评分对有效专利保护范围进行评价，在检索到的本项目技术领域7件中国授权专利中，有效专利保护范围评分为10分的专利为2件，有效专利保护范围评分为7分的专利为4件，有效专利保护范围评分为6分的专利为1件。

平均保护范围评分=（7×4+10×2+6×1）/7=7.7。有效专利保护范围属于中等，侵权风险评估值15分。

2.3.3 竞争性风险

（1）现有技术储备。

某企业的有效专利数量，即现有技术储备，为261件。本项目技术领域7件中国授权专利，分别属于6个权利人，其中福州大学和电子科技大学的现有技术储备最多，分别为4322件和18297件，侵权风险评估值均为1。

（2）侵权挑战风险。

6个权利人中，2个权利人属于某企业的竞争对手及其关联公司，3个权利人属于高校、1个权利人属于科研院所，对应这3类权利人类型，获得许可风险评估值分别为20、1、10。

综合现有技术储备、获得许可风险的侵权风险评估分值，得到竞争性风险的评估值为：（0.5×20+0.5×20+1+1+1×10+1）/6=1.7。

2.3.4 总体评分

各一级指标的风险评估值如下表所示，某企业的侵权风险评估总值为法律环境风险、外部专利风险、竞争性风险的和值，侵权风险评估总值为18，侵权风险水平为低。

3  结语

一旦评估专利侵权风险评估为高风险，应首先采取相应策略规避侵权风险，包括在产品设计之前需要提前对相关专利做出避让，或者根据专利保护期有限以及专利地域性的特点，有效规避专利侵权风险。

一是通过规避设计，突破现有专利壁垒。从侵权判断的角度进行分析，根据权利要求书分析专利的必要技术特征，对其进行删减和替代，以减少侵权的可能性。专利规避设计原则是宏观层面上的指导方针，对设计人员来说，需要具体可以实施的过程来详细指导如何在现有专利技术基础上进行重组和替代，开发出新的技术方案绕开现有专利的保护范围。功能裁剪作为有效的分析工具能够指导设计人员进行技术分析，并结合专利规避设计原则选择合理的技术进行删除或替代，从根本上突破现有专利的技术垄断。

二是根据专利期限，等待届满后实施。我国专利法第45条规定发明专利权的期限为20年，实用新型专利权和外观设计专利权的期限为10年，均自申请日起计算。发明专利自申请日起20年有效，实用新型和外观设计自申请日起10年有效，期间需交年费来维持专利，到期以后就成为无法律效力的公开技术，任何人都可以免费实施。

三是利用专利地域性特点，在专利布局外的地域实施该技术。

对于难以进行侵权规避的专利技术，可通过获得许可、专利转让、交叉许可等方式，获取专利技术使用权，降低侵权风险。

一是获得许可。在专利技术持有者的商业化不成功的情况下，可通过许可谈判可以使双方利益最大化，建议开展独占许可、独家许可、普通许可等方式的商业谈判，以实现互赢。

二是专利转让。当专利技术持有者自身并不实施或者即使实施也不能获得预期的商业利益的情况下，可通过谈判实现专利转让，一方面，专利技术持有者通过专利转让实现其技术变现。另一方面，企业实施专利技术也更有保障，可以防止第三方发生侵权行为。

三是交叉许可。当企业能成功地发起反诉，或者企业对技术方案做出改进后更容易获得商业上的成功，但又离不开专利技术持有者的在先的专利技术时，通过交叉许可不仅能够清除相互阻斥地位，而且可以避免昂贵的侵权诉讼、减少交易成本，使得专利实施起来更有优势。

参考文献

[1] 王晓刚.基于全生命周期的高铁技术知识产权风险管理研究[D].北京：中国铁道科学研究院，2019.

[2] 王镠富.面向产业链的企业专利侵权风险及应对方案研究[D].北京：北京工业大学，2019.

[3] 朱月仙，张娴，朱敏.研发项目专利风险分析及预警方法研究[J].情报探索，2018（5）：39-45.

[4] 赵海东.A汽车公司专利风险管理的流程优化研究[D].北京：北京工业大学，2018.

[5] Poltorak A I， Lerner P J.Essentials of Intellectual Property： Law， Economics， and Strategy， 2nd Edition[M].Wiley，2011.

[6] Victor M B. Decision Tree Analysis： A Means of Reducing Litigation Uncertainty and Facilitating Good Settlements[Z].2015.

[7] 吴士权.从《全球创新指数2019》解析中国创新质量和能力（上）[J].上海质量，2019，363（11）：27-31.

[8] 知识产权（专利）密集型产业统计分类（2019）[J].中华人民共和国国务院公报，2019（22）：22-30.