刘锐

摘 要：专利法第33条规定了申请人对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。在实际修改申请文件的过程中，可以将原说明书和权利要求的原文作为修改的内容，或者将原说明书和权利要求书的内容重新归纳作为修改的内容。但是在重新归纳内容的时候，很有可能出现超范围的情况。本文根据一个具体案例分析了几种对权利要求的修改情况，以进一步理解专利法第33条的规定。

关键词：修改；记载范围；毫无疑义；原权利要求和说明书

0.引言

专利申请提出以后，申请人既可以主动对申请文件进行修改，也可以应国家知识产权局的要求对申请文件进行修改。之所以规定可以对申请文件进行修改，是因为在撰写申请文件过程中，难免存在用词不够严谨或者表达不够准确等缺陷。对这类缺陷如果不加以修改，就可能影响专利权保护范围的确切性，影响公众对专利技术信息的利用，从而因不符合专利法及其实施条例的有关规定而不能被授予专利权[1]。由此可以看出，关于专利申请的修改，主要是针对撰写过程中用词不当或表达不准这些缺陷进行的，而不是可以重新撰写专利的内容，因此，专利申请的修改是具有很大局限性的。

根据专利法第33条的规定“申请人对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围”[2]，申请人对于申请文件的修改，必须遵循一定的原则，即在原说明书和权利要求书记载的范围内进行修改，不得超出上述范围任意修改。因此，在实际修改申请文件的过程中，一般的修改都是按照原说明书和权利要求书的原文进行的修改，这样才能保证修改不超出原权利要求书和说明书的范围。但是，笔者从经验发现，专利法第33条规定的修改不超出原说明书和权利要求书记载的范围，除了要求对申请文件的修改要能在原始说明书和权利要求书中有直接的文字记载之外，还可以是从原说明书和权利要求书中毫无疑义的确定的内容，即可以从原说明书和权利要求书的记载范围里重新概括归纳但又能从原说明书和权利要求书中确定的内容。笔者就这几种类型的修改进行了分析，下面就一一说明：

1 将原说明书和权利要求的原文作为修改的内容

1.1 修改一

原始权利要求173记载了：“所述运动限制器件适于被患者的胃底壁完全套叠。”修改权利要求15为：“所述运动限制器件适于被所述患者的胃底壁完全套叠。”

1.2 修改二

原始权利要求160记载了：“进一步包括用于接纳流体以充盈所述运动限制器件的流体或凝胶接纳构件。”，说明书第【0020】段记载了：“所述运动限制器件可以是可充盈的，并且适于充入凝胶或流体。可以提供用于收纳流体以充满所述运动限制器件的流体或凝胶收纳构件。”根据以上内容，将权利要求16修改为：“进一步包括用于接纳流体以充盈所述运动限制器件的流体或凝胶接纳构件。”

以上修改均是照抄了原说明书和权利要求书的内容，即修改的内容是在原说明书和权利要求中有直接的文字记载，是可以被接受的。

另外一种照抄的修改是将原权利要求的内容重新拆分或组合，形成新的权利要求，比如以下修改方式：

1.3 修改三

原始权利要求15-18和20记载了：

“15. 根据权利要求1所述的设备，其中所述运动限制器件包括主体，所述主体适于至少部分地由患者的胃底壁套叠，并且具有包括生物相容材料的外表面，所述主体的外表面的大部分适于在患者的横膈膜与被套叠的胃底壁的下部的部分之间的所述位置靠在胃壁上。

16. 根据权利要求15所述的设备，其中所述主体基本上是卵形。

17. 根据权利要求15所述的设备，其中所述主体基本上是类似具有缩进的中间部分的卵的形状。

18. 根据权利要求15所述的设备，其中所述主体基本上是类似于弯曲的卵的形状。”

由于权利要求1已经限定了：“所述设备包括可植入的运动限制器件，所述可植入的运动限制器件适于至少部分地被患者胃底壁套叠，并且具有包括生物相容材料的外表面，并适于通过胃壁自身保持在朝向所述胃壁的位置，以及来自所述胃壁的外部的第一固定器，其中所述运动限制器件的外表面的大部分适于在不伤害胃壁的前提下在患者横膈膜与被套叠的胃底壁下部的至少一部分之间的位置靠在胃壁上”，因此修改权利要求14引用权利要求1，并具体修改为：

“14. 根据权利要求1所述的设备，其中所述运动限制器件包括主体，且其中所述主体至少为下述之一：基本上是卵形、基本上是类似于具有缩进的中间部分的卵的形状、基本上是类似于弯曲的卵的形状和具有滚圆的轮廓而没有会损伤所述患者的胃壁的过于尖锐的边缘的形状。”

按照原说明书和权利要求书的内容修改申请文件是最常用的修改方式，也是最容易被接受的。

2 對原说明书和权利要求书的内容重新归纳作为修改的内容

如上所述，专利法第33条规定的“申请人对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围”中的“原说明书和权利要求书的记载范围”是指在申请日所提交的说明书（包括附图）和权利要求书所表达的内容，以及本领域技术人员从说明书和权利要求书所表达的内容中能够直接推导的内容[1]，即不仅包括了直接的文字记载也包括了可以从原说明书，说明书附图和权利要求书中毫无疑义的确定的内容。这种修改的内容不一定是在原说明书和权利要求书中一模一样的记载，也可以是通过原说明书和权利要求书的内容毫无疑义地确定的内容，比如以下的修改：

2.1 修改一

原始权利要求174记载了：“其中所述运动限制器件适于被套叠，所述运动限制器件被放置在胃底壁的内侧。”根据以上内容，修改权利要求8为：“其中所述运动限制器件适于从所述患者的胃底壁内侧在所述胃底壁的至少一部分中套叠。”

2.2 修改二

原始权利要求175记载了：“其中所述运动限制器件适于被套叠，所述运动限制器件被放置在胃底壁的外侧。”根据以上内容，修改权利要求9为：“其中所述运动限制器件适于从所述患者的胃低壁外侧在所述胃底壁的至少一部分中套叠。”

上述修改中，虽然修改后的权利要求8和9中由原来的“所述运动限制器件适于被套叠”增加了内容“在所述胃底壁的至少一部分中套叠”，但是由于根据原来的记载，运动限制器件是放置在胃底壁内侧或外侧并适于被套叠的，也就是在所述胃底壁的至少一部分中套叠，因此，上述修改是可以从原始权利要求中毫无疑义地确定的，没有超出原始权利要求的范围，可以被接受。

还有一种修改是重新组织权利要求的语言，以获得修改后的权利要求，比如以下修改：

2.3 修改三

原始权利要求33、36、43和168分别记载了：

“33. 根据权利要求15所述的设备，其中所述主体可变为具有比腹腔镜使用的套管针更小的直径的细长形式，由此所述主体在变为所述细长形式时可以通过所述套管针推入或拉出。”

“36. 根据权利要求15所述的设备，其中所述主体是中空的，并且包括适于插入所述中空主体中并进一步适于被放置在一起成为主体内部的一个单片的至少两个独立片，从而允许所述主体穿過腹腔镜使用的套管针。”

“43. 根据权利要求15所述的设备，其中所述主体包括适用于推动或拉动所述主体通过腹腔镜使用的套管针的至少一个夹持器。”

“168. 根据权利要求1所述的设备，其中所述运动限制器件适于穿过腹腔镜套管针或胃镜套管针或仪器。”

根据以上内容，重新总结概括，修改权利要求17为：

“17. 根据权利要求1所述的设备，其适于通过针对腹腔镜使用的套管针推入或拉出，其中所述运动限制器件包括至少下述之一：

一种可变形式，其允许所述运动限制器件穿过腹腔镜套管针或胃镜套管针或仪器，

一种可变形式，其允许所述运动限制器件具有比腹腔镜使用的套管针更小的直径的细长形式，由此当变为所述细长形式时可以通过所述套管针推入或拉出所述运动限制器件，

至少一个夹持器，其适用于通过腹腔镜使用的套管针推动或拉动所述运动限制器件，和

至少两个独立片，其适于插入中空主体中并进一步适于被放置在一起以形成所述主体的内部的一个单片，从而允许所述主体穿过腹腔镜使用的套管针。”

可以看出，以上重新概括的内容都是从原来的权利要求中可以毫无疑义地确定的，因此，这样的修改也是可以被接受的。

在修改申请文件中，如果采用对原说明书和权利要求书重新归纳概括的方式进行修改，所采用的归纳概括必须不超过原说明书和权利要求书的范围，如果修改是根据原说明书和权利要求书不能毫无疑义地确定的内容，那么将不被接受，比如以下的情况：

3 重新归纳的修改内容完全不能从原说明书和权利要求书中归纳

3.1 修改一

权利要求1中记载到“所述运动限制器件适于和横膈膜肌肉直接或间接接触”，而在原说明书中的记载是“所述第三固定器直接或间接将所述运动限制器件固定于患者的横膈膜肌肉或相关联的肌肉”，而通过固定器把运动限制期间固定于患者的横膈膜肌肉或相关联的肌肉，并不能表明运动限制器件和横膈膜肌肉直接或间接接触。

权利要求1中记载“第一固定器整合在运动限制器件中”，但是说明书记载的是“第一固定器将在所述位置上的所述运动限制器件连接到胃底壁上”，可见第一固定器仅起到连接运动限制器件和胃底壁的作用，不能得到第一固定器整合在运动限制器件中。

权利要求1中记载“第一固定器整合在所述运动限制器件中并适于直接或间接地固定至所述患者的食管”，说明书记载的是“第二固定器将所述运动限制器件直接或间接固定到食管接近于患者的His角的位置”，由此可知，运动限制器件是通过第二固定器直接或间接固定到食管接近于患者的His角的位置，不是通过第一固定器直接或间接固定至所述患者的食管的。

根据上述问题，建议将权利要求1根据原说明书的内容重新修改，将“所述运动限制器件适于和横膈膜肌肉直接或间接接触”修改为“所述第三固定器直接或间接将所述运动限制器件固定于患者的横膈膜肌肉或相关联的肌肉”，将“第一固定器整合在所述运动限制器件中并适于直接或间接地固定至所述患者的食管”修改为“第一固定器将在所述位置上的所述运动限制器件连接到胃底壁上，第二固定器将所述运动限制器件直接或间接固定到食管接近于患者的His角的位置”。

3.2 修改二

权利要求19记载了“皮下放置的储存库”，原权利要求103记载的是其中所述液压储存器适于放置在患者的皮下，根据以上记载不能得到皮下放置的储存库，其在原始申请文件中没有直接的文字记载也不能从原始申请文件中毫无疑义地确定，因此，建议修改为“适于放置在患者的皮下的液压储存器”。

权利要求19记载了“与液压储存器连接的泵，其适于移动所述液压储存器和可充盈腔室之间的液压液，从而允许无创地从所述患者身体的外部能够泵送流体”，而在说明书中记载的是，“图15示出了本发明的一个实施方案，包括具有其无限遥控的外部能量传输器34，在该例子中以液压方式操作的器件10和植入的能量转换器30，并且进一步包括液压流体储存器52，马达/泵单元44和液压阀转换器54形式的反转器，所有这些器件都植入患者体内”，根据以上部分的记载，并不能得到“从而允许无创地从所述患者身体的外部能够泵送流体”。建议将其删除。

3.3 修改三

权利要求26中记载了“运动限制器件适于被套叠在所述患者的胃壁内侧并从所述患者的胃壁内测套叠”，权利要求27记载了“运动限制器件适于被套叠在所述患者的胃壁外侧并从所述患者的胃壁外测套叠”，而原始权利要求10记载的是“缝线或U形钉在与所述运动限制器件一起植入患者时，将所述胃底壁的部分附在一起，以从患者的胃壁外侧套叠所述运动限制器件”，原始权利要求174记载的是“所述运动限制器件适于被套叠，所述运动限制器件被放置在胃底壁的内侧”，原始权利要求175记载的是“所述运动限制器件适于被套叠，所述运动限制器件被放置在胃底壁的外侧”，因此，上述权利要求26和27的内容在原始申请文件中没有文字记载，同时也不能从原说明书和权利要求书中毫无疑义地确定。建议根据原权利要求174和175的内容分别修改权利要求26和27。

在以上的修改中，申请人显然采用了原说明书和权利要求书中没有记载的内容，加入了新的内容，导致修改超出了原申请文件的范围，因此不能被接受。

4 结束语

由于我国专利制备采用的是先申请原则，如果允许申请人对申请文件的修改超出原始提交的说明书和权利要求书记载的范围，就会违背先申请原则，造成对其他申请人来说不公平的后果[1]。因此，我国专利法第33条规定了“申请人对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围”，按照上述规定，申请人在修改申请文件时，应注意不管采用照抄原文内容的修改还是重新归纳概括的修改，都不要使修改后的内容超出原说明书和权利要求书记载的范围。

参考文献

[1]尹新天.新专利法详解[M].北京：知识产权出版社，2010.

[2]国家知识产权局.专利审查指南（2010）[M].北京：知识产权出版社，2010.