吕凌锐

（中国人民大学 法学院，北京 100872）



论商标先用权制度之“在先使用”

吕凌锐

（中国人民大学 法学院，北京 100872）

［摘要］在完善知识产权法治建设的立法背景下，我国于2014年5月1日起正式施行的新《商标法》第59条第3款增设了商标先用权制度，赋予先用人在原有范围内继续使用商标的权利，对有一定影响力的未注册商标加强了法律保护力度①理论上使用“商标先用权”“商标先使用权”“商标在先使用抗辩权”等称谓指代现行《商标法》第59条第3款。笔者综合各位学者的观点，使用了学理上更为通用的“商标先用权制度”的称谓。。成立在先使用行为是适用商标先用权制度进行抗辩的前提基础，鉴于理论和实践中对于构成“在先使用”行为的法律解释莫衷一是，该文针对理论和司法实践中的分歧之处，对适用在先使用行为的要件作出具体明确的阐释。

［关键词］商标使用；商标先用权制度；在先使用行为；法治

一、先用权制度的司法实践及其问题

笔者文总结自2001年《商标法》实施至现行商标法正式施行期间，商标在先使用人适用先用权进行抗辩的案例，鉴于这期间商标法并未正式规定商标先用权制度，司法实践中由法官对于在先使用的抗辩理由是否成立行使自由裁量权，因此法院对这些案件的定性亦存在分歧，其判决结果可分为两类：一类判决认为基于在先使用的事实并不产生法律认可的利益，或者认为基于在先使用产生的利益不能对抗已经核准注册的商标专用权，故即使存在在先使用行为，使用人亦构成侵权。例如，在贵州南德酒业有限公司与四川老作坊酒厂等侵害注册商标专用权及不正当竞争纠纷上诉案中，二审法院以我国法律并未规定商标先用制度为由，认定南德酒业公司主张其商标因在先使用而不构成侵权的抗辩理由没有法律依据②参见〔2012〕苏知民终字第0273号，http：//www.pkulaw.cn/cases，最后访问时间2014年12月5日。相关案件包括：安徽迎驾酒业股份有限公司与安徽双轮酒业有限责任公司商标侵权纠纷上诉案，〔2001〕民三终字第9号；信谊药厂诉中国药科大学制药有限公司商标侵权纠纷案，〔2003〕苏民终字第015号；伍锐稷与梧州市华兴轴承营业部商标侵权纠纷上诉案，〔2003〕桂民三终字第10号；蓝迪（抚顺）国际化学有限公司与上海爱特福实业有限公司、江苏爱特福药物保健品有限公司商标侵权纠纷上诉案，〔2003〕沪二中民五（知）终字第9号；蚌埠迎客松酿酒有限公司与安徽休宁县啤酒厂、黄山市迎客酒业有限公司商标侵权纠纷案，〔2005〕皖民三终字第3号；雷茨饭店有限公司诉上海黄浦丽池休闲健身有限公司商标侵权纠纷案，〔2008〕沪二中民五知初字第74号；阿曼瑞卡纳国际有限公司与上海奔灿进出口贸易有限公司北京望京分公司等侵犯商标专用权纠纷上诉案，〔2009〕高民终字第1915号；王军诉张丽萍等侵犯商标专用权纠纷案，〔2010〕岸知民初字第70号；贵州南德酒业有限公司与四川老作坊酒厂等侵害注册商标专用权及不正当竞争纠纷上诉案，〔2012〕苏知民终字第0273号；绫××时装（××）有限公司诉高甲等侵犯商标专用权纠纷案，〔2013〕浙知终字第61号；广州泰翌贸易有限公司诉亚基拉有限公司侵害商标权纠纷案，〔2013〕沪二中民五(知)终字第87号；http：//www.pkulaw.cn/cases，最后访问时间2014年12月5日。。另一类判决认为未注册商标基于在先使用形成的在先权利或利益可以对抗商标专用权，或者根据公平及诚实信用原则认为在先权益应当受到保护，在先使用人不构成侵权并且可以在原有经营范围内继续使用该商标。例如，盛焕华与延边教育出版社等侵害商标权纠纷申请案中，最高人民法院认为，延边教育出版社使用“随堂通”标识的行为发生于商标权人申请注册商标之前，没有侵害商标专用权的主观故意，其被控侵权行为系“在先的正当使用”，并未侵害申请人的商标权①参见盛焕华与延边教育出版社等侵害商标权纠纷申请案〔2013〕民申字第933号，http：//www.pkulaw.cn/cases，最后访问时间2014年12月6日。相关案件包括：联友卤制品厂诉柏代娣商标侵权纠纷案，载于《最高人民法院公报》2005年第8期；福州维他龙营养食品有限公司与厦门惠尔康食品有限公司等商标侵权纠纷上诉案，〔2005〕湘高法民三终字第 49号；四川江口醇酒业（集团）有限公司与泸州千年酒业有限公司等商标侵权纠纷上诉案，〔2006〕湘高法民三终字第30号；汪鹏诉上海汉妮迪餐饮管理有限公司商标侵权纠纷案，〔2008〕浦民三（知）初字第51号；蒋玉友、南京夫子庙饮食有限公司、南京清真奇芳阁餐饮有限公司侵害注册商标专用权纠纷案；盛焕华与延边教育出版社等侵害商标权纠纷申请案，〔2013〕民申字第933号；http：//www.pkulaw.cn/cases，最后访问时间2014年12月6日。。结合法院关于在先使用商标案件的判决可以得出结论：在2001年《商标法》施行期间，绝大多数法院严格遵循知识产权法定主义原则和商标法律规范，认定所谓“商标先用权”抗辩于法无据，在先使用人构成侵犯商标权。但是，也有少数法院在审判过程中根据民法的公平原则承认在先使用标识行为可以作为对抗商标专用权的抗辩事由。依据修改前的商标法律规范，多数法院的判决虽无违法之处，但却与公平正义的基本法律原则相悖；相反少数法院的法官积极发挥司法的能动性，通过法律的价值判断保护在先使用人辛苦经营积累的商誉，又难免有法官造法和破坏法律权威性之嫌[1]153-159。司法实践中法院对于商标先用权的定性存在分歧，造成判决结果不统一，其症结在于法律对商标先用权的地位和效力没有作出明确的规定。

自现行《商标法》生效以来，先用制度的正当性在立法层面上得到了认可，法官可直接援引该条款支持商标在先使用的抗辩，有利于维护司法判决的统一性和权威性。例如，在2014年5月16日审结的漳州市芗城东汽配件有限公司与沧州海亮螺丝制造有限公司等侵害商标权纠纷上诉案中，二审法院将上诉人的行为是否构成商标的在先使用作为案件争议的焦点之一。虽然由于上诉人提供的证据不足以证明其商标使用先于权利人注册，导致基于在先使用的上诉理由不能成立，但是法院审查了涉案商标在先使用并具有一定影响力的事实是否成立，承认了商标先用制度本身的合法性。广州省高院在与先用权制度有关的侵害商标权及不正当竞争案件中也尝试对制度的适用条件进行了初步的探索，该案作为最高人民法院发布的“2014年度中国法院10大创新性知识产权案件”之一，开启了我国司法实践中基于商标的在先使用进行抗辩的先河。

界定在先使用行为是适用商标先用权制度的前提，尽管国内外学者对于商标先用权制度已经进行了研究并取得了一定的成果，但是学理上和实践中对于何为“在先使用行为”尚未达成共识，有待理论和实践的进一步探索。鉴于这一有争议的问题很可能会成为司法实践中适用先用权制度的分歧和障碍，下文将对在先使用的内涵作出具体明确的阐释。

二、何谓“在先使用”？

（一）判断在先使用行为的时间标准

适用商标先用权制度的前提无疑是在先使用行为成立。但是对于使用“在先”参照的时间点，我国商标法理论上存在不同的观点。第一种被多数学者和我国现行商标先用权制度所认可，强调申请注册之日对取得商标专用权的重要意义，认为在先使用应当先于注册人申请之日[2]。第二种观点强调商标公告的作用，即商标自公告之日起为公众所知，因此在先使用是先于初步公告的商标使用。第三种观点认为只有获准注册的商标专用权才具有排除他人使用的效力，因此在先使用的参照标准是商标被核准注册之日。

域外商标先用权制度对这一问题也作出了不同的法律规定。多数大陆法系国家或地区将注册商标申请日作为在先使用的时间参照点，例如《日本商标法》规定在先使用发生于“在商标注册申请人提出商标注册申请之前”①《日本商标法》第32条：“在他人申请注册商标之前，在日本国内非以不正当竞争为目的……”参见《十二国商标法》翻译组：《十二国商标法》，清华大学出版社2013年版，第251页。；《韩国商标法》规定“他人申请商标注册前”使用商标是取得“继续使用商标的权利”的前提条件②《韩国商标法》第57条第3款：“1.在同一种或类似的商品上使用与他人已注册的商标相同或近似的商标，且符合下列全部要件的人（包括承继其地位的人，以下称为”先使用人”），有权在其适用的商品上继续使用该商标：（1）在他人申请注册该商标之前，该人已经在国内开始使用此商标，却没有故意从事不正当竞争的意图而持续使用该商标……”参见http：//www. marketbook.cn/，最后访问时间：2015年9月1日。；台湾地区“商标法”规定不受商标专用权效力拘束的适用应早于商标被申请注册的时间③我国台湾地区“商标法”第23条第2款：“在他人申请商标注册前，善意使用相同或近似之商标图样于同一或类似之商品，不受他人商标专用权之效力所拘束……”http：//law.lawtime.cn/，最后访问时间：2015年9月1日。，智慧财产法院④智慧财产权，英文为“Intellectual Property”，德文为“Gestiges Eigentun”，其原意均为“知识（财产）所有权”或者“智慧（财产）所有权”，也称为智力成果权或知识产权，指“权利人对其所创作的智力劳动成果所享有的专有权利”。我国台湾地区称为“智慧财产权”，而大陆称为“知识产权”。引自胡延玲：《科技型中小企业知识产权质押融资法律研究》，载于《人大法律评论》2015年卷第1辑，第316页。亦有关于使用商标先用制度的相关判决。部分英美法系国家或地区则以商标被核准注册或予以公告的时间作为在先使用的比较标准。根据美国《兰哈姆法》，商标侵权诉讼的抗辩事由包括当事人在商标核准注册日或者发布注册公告日之前持续地使用该商标；《香港商标条例》第19条规定，在先使用的时间必须同时早于注册商标在香港首次使用的日期以及商标的注册日期⑤香港《第559章商标条例》第19条（4）：“凡任何人在香港于营商过程或业务运作中，就某些货品或服务而使用任何未经注册的商标或其他标志，而该人或其先前的所有权持有人在下述日期(两者中以较早者为准)之前的某日起已在香港持续如此使用该未经注册的商标或其他标志——（a）某注册商标在香港首次使用的日期；及(b)该注册商标在香港的注册日期，则该项使用属侵犯该注册商标……”http：//www.pku-law.cn/，最后访问时间：2015年9月1日。。

综合前述分析可知，我国理论上关于在先使用行为的时间参照标准的三种观点在域外的法律规定中都有所体现。赞成以商标被核准注册之日作为在先使用的比较标准的学者认为，商标专用权的效力始于核准注册之日，因此与先用利益发生冲突亦始于核准注册之日。对于先使用人于注册人申请之日后核准注册之日前通过商标使用行为获得了一定的影响力和知名度的情况下，这种时间界定更为公平[3]。笔者认为，我国商标先用权制度采用此观点并不合适。首先，提交申请的商标一旦通过审查就应当依法予以初步公告，此时任何人都可以通过合法途径知悉商标内容，如果使用人在知悉他人初步公告的商标后到核准注册期间开始使用商标，这种行为显然不属于在先使用行为。其次，美国作为采取使用原则的典型代表国家，商标注册只具有证据效力，因此《兰哈姆法》不以申请日作为时间点与其法律体系是统一的。我国采用注册原则和申请在先原则，注册申请日对于商标法律制度而言意义重大。最后，我国《商标法》及相关法律规范已明确将“在先权利”的“在先”界定为“在注册人提出商标申请之前”，在法律规范尚无例外规定的情况下，应当认为“在先”的时间判断标准是一致的⑥例如《中华人民共和国商标法释义》第32条指出，商标法所称“他人现有的在先权利”是指在商标注册申请人提出商标注册申请之前，他人已经取得的权利……”http：//www.npc.gov.cn/，最后访问时间：2014年12月7日。再如，最高人民法院《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第17条第2款：“人民法院审查判断诉争商标是否损害他人现有的在先权利，一般以诉争商标申请日为准。”。因此，判断在先使用行为应当以“注册商标申请日”作为时间标准。

（二）“使用”的界定

1.使用的客观存在

商标先用权制度的正当性源于使用对于商标的重要意义，旨在保护在先使用人经营建立的商誉，因此商标的实际使用是构成在先使用行为的前提。现行《商标法》第48条规定了商标使用的含义，提高了“商标使用”概念的立法层次，明确其识别商标来源的功能。但是，理论上认为商标使用行为的法律规定尚有不足之处。首先，“商标使用”涵盖了在先使用、撤销制度中的“连续三年不使用”以及侵权使用等各种“使用”类型。有学者指出这三种具体的“使用”各不相同，比如认定商标侵权的使用范围应当大于连续三年不使用的范围，构成在先使用行为的范围应当小于第48条的规定，因此商标法应当区别不同类型的使用行为，在概括商标使用含义的基础上具体规定不同类型的商标使用[4]6-9。其次，使用商标的载体和商业活动范围不能满足经营者多元化的使用需求，尤其是不能体现网络技术和电子商务发展对于商标使用的影响。

对于不同商标使用类型中“使用”的界定确实应当有所区别，例如，我国商标法不仅规定了“商标使用”这一属概念，同时也列举了侵犯商标专用权的行为类型。同时，随着电子商务技术的发展和营销手段的创新，法律可能难以穷尽所有的使用方式和使用范围，因此法律实践中仍应当考虑各种具体使用类型的特性。有时使用行为虽然符合法定使用方式却未必会产生使消费者区分商品来源的效果，有时表面特征近似的使用行为在法律上的定性截然不同。例如Playboy Enters.v.Welles，一案，《花花公子》前封面女郎Welles在自己创建的网站中使用“Playboy”和“Playmate”（二者均为花花公子公司的注册商标）作为网页广告和搜索关键词。法院认定Welles上述使用商标的行为是为了说明自己做过公司的封面女郎，或是为指代花花公子公司的商品而非描述自己的产品，又或是为了满足公众获取信息的需求，为网络和用户搜集资料提供便利。这种行为应被认定为“指示性合理使用”（nominative fair use），不属于商标使用行为[5]782。

法院在判决中进一步指出：“在美国法律中，在特定的情况下，几乎所有的通用法律都存着例外，‘指示性合理使用’就是商标使用的一种例外，即使它可能导致消费者混淆的可能性。”然而在Playboy Enters.v.Netscape Communications一案中，网景通讯公司同样是将“Playboy”和“Playmate”作为网络广告的搜索关键词，但是第九巡回上诉法院推翻了地方法院的不侵权判决，认为网景公司的行为会使消费者误以为双方经营者存在关联交易或者其他利益关系，即使当事人双方之间不存在竞争关系，也不构成指示性合理使用，属于商标使用行为[6]。可见法院在认定商标使用行为时，不仅要考虑商标法列举的使用方式，还需要根据具体案情进行分析。

2.使用的持续性

商标在先使用行为应当满足持续合法使用的条件。美国、澳大利亚、英国等法域的商标先用权制度明确规定了“持续使用”（continuously）要求，我国商标法虽然并未直接规定“持续使用”，但同样认为在先使用行为应当是商标不间断地连续使用，除非使用者持有合理的理由或者受到不可抗力的影响。但是对于商标持续使用是否应当积累到一定的时间长度，在理论上仍有争论。多数学者主张不应当限定在先使用商标的时长，也有学者认为应当规定持续使用时间长度的下限，否则不足以在相关市场上建立起商业信誉，或者不足以证明在先使用人使用商标的真实意图，具体的时长下限包括六个月、一年或者三年以上。

通过立法层面规定使用时长的方式判断是否构成商标持续使用的做法并不可取。首先，建立经营者商业信誉的时间受到商品或服务本身的性质和经营者的经济实力、经营水平、宣传力度等因素的影响，对所有在先使用人适用统一的时长标准并不公平，而且这个统一的标准难以在立法上量化。更何况上述明确规定“持续使用”的法域在立法中也均未限制使用时间的长度。我国商标先用权制度明确规定了在先使用商标需要“有一定的影响力”，这一条件涵盖了在先使用人已经积累起一定商誉的事实，有关部门在认定商标的影响力时，可以结合商标的使用时间予以考虑。其次，商标使用的时长与使用者真实的使用意图并无必然联系。例如，在宝洁公司诉强生公司案件中，宝洁公司每年都会制定所谓“次要品牌”（minor program）项目计划，将囤积的商标用于五十种商品的销售，以此规避法律禁止注册商标连续三年不使的要求。法院认为，“商标必须在商业活动中连续使用意味着，使用者必须诚心诚意地在商品交易中使用该商标，而不是为了维护商标目的的象征性使用。”“次要品牌”项目仅仅是为了迎合商标法关于“商业中持续使用”的要求而实施的应对措施，其以使用为名行囤积之实，造成商标资源的浪费，有悖于使用商标原则的立法目的，该品牌项目所涉及的“Sure”和“Assure”两个商标不满足持续使用的要求。换言之，即使使用商标达到一定的时间长度或者频率也不能必然得出使用人具有真实使用意图的结论。因此，法律规范不宜限定在先使用的时间长度。

3.使用的影响性

（1）先用商标的影响对象和效果

在先使用的商标必须针对相关市场的消费者产生影响力，如果附有商标的商品尚未投放到消费者市场或者消费者尚未认识到特定商品与商标使用者之间的联系，那么在先使用的商标就不具备商标法上的影响力。例如，法拉制造公司诉蓝铃公司侵犯商标权一案，原告在1973年7月3日向各地经销商售出一条印有“Time Out”商标的男裤，后于9月准备投入商品的批量制造与销售。同年7 月5日，蓝铃公司也将印有“Time Out”商标的男裤样品交付各地经销商并准备于同年10月批量销售。第五巡回上诉法院在判决中指出，双方当事人将商品出售给各自经销商的行为并非面向消费者群体，不符合“两步检验标准”对于公开使用商标的要求①See New England Duplicating Co.v.Mendes，190 F.2d 415，418.该案创设了判断一方对某一商标的使用行为是否足以产生普通法上的商标权利的“两步检验标准”：第一步是有证据证明当事人对标识进行了使用；第二步是指当事人以充分公开的方式使用标识，并在相关公众中起到了识别或区别商品的作用。http：//ori-gin-www.lexisnexis.com/ap/auth，最后访问时间2015年9 月20日。，因此不构成商标的使用。只有经营者将附缀商标的商品投放到消费市场之时，方能构成商标使用行为，才能享有商标权。同样在Aycock Engineering v.Air flite案中，法院认定原告作为一家为消费者提供订购航班服务的公司，在与短途运输服务经营者磋商合作计划以及签订合同的过程中使用“Air flite”标识的行为不是面向消费者的公开使用，因此不构成商标的使用。除商品已经公开投放到相关市场之外，商标必须使消费者认识到商品与特定使用者之间的联系。比如第四巡回法院在马里兰体育场管理局（MSA）诉Bekcer的判决中指出，尽管Bekcer先于MSA销售有“Camden Yards”标识的T恤衫，但是在被告销售商品之前，MSA已经从事的大量广告宣传活动足以使公众建立起“Camden Yards”与MSA之间的联系，因此应当认定MSA为在先的商标使用人，享有商标权。类似的案件还有 Planetary Motion，Inc.v.Techsplosion，Inc.，法院认为Byron Darrah提供以“Cool mail”的为标识的免费软件是面向不特定消费者的公开使用行为，已经建立起“Cool mail”标识与相关服务之间的特定联系，构成商标的在先使用。上述判例对我国法院认定商标在先使用行为具有参考价值，在先使用人要证明商标具有一定影响的前提条件是证明消费者已经认识到商品与商标使用人之间的特定联系。

（2）先用商标的影响力度

关于衡量在先使用商标影响力的标准问题，不同国家的立法及司法的态度经历了一个变化的过程。例如，美国法院在Allard案件中确立了关于在先使用商标知晓程度的Allard标准，认为率先在商业活动中实际使用某一商标的经营者就是商标的在先使用人，可以依据普通法取得商标权，不必考虑商标的影响力。但是随后在Lucent案中，法院首次提出判断在先使用商标具有影响力的四个参考因素，包括商品的“销售数量、购买者数量、销售额增长趋势以及广告宣传程度”。法官据此认为原告“只是销售了少量的商品”，不构成商标的在先使用。在日本，1959年之前的《商标法》规定在先商标在注册商标申请日之前必须连续使用超过一年，否则不符合“被消费者广泛知晓”的要求。而现行商标法取消了在先使用时长的规定，只要先使用人能够证明商标处于“被消费者广泛知晓的状态”即可。各个国家立法上对商标影响力度的要求也有所差异，单从立法的文字表述来看，日本《商标法》所谓“在需求者之间被广泛认知”的影响程度最强，《韩国商标法》规定的“消费者已知晓”或者意大利《商标法》规定的“具有地方知名度”则表明其影响力较弱。但是日本法院在认可先使用者继续使用其标志时，事实上放宽了商标影响力的要求，例如在山形县楯冈地区清酒公司案件中清酒公司所处地区较为闭塞，其业务往来局限于当地的几家小型企业，知晓其商品的范围限于山形县楯冈地区（现村山市）的狭小地域范围。法院认为，考虑当时当地的经济发展水平和交通状况，知晓商标地域狭小不构成阻碍先用权成立的事由，在该地方范围内形成的具体信誉是应该得到保护的，认定清酒公司在先使用行为成立[7]147。因此，尽管各国法律规范关于在先商标影响力程度的要求所不同，但实践中法院仍会根据个案的情况调整衡量商标影响力的标准，各法域在先商标影响力的实际差异可能并非如立法规定一样泾渭分明。

我国学者对于在先商标影响力的判断标准和程度的认识可以概括为如下几种。在影响力的判断标准方面，部分学者认为只要在先商标使用人持续地使用商标达到一定的时间长度，就可以推定商标“有一定的影响”。另有学者认为“有一定的影响”和“驰名”都是商标得到特殊保护的理由，因此法律关于驰名商标的认定标准可以同时适用于有一定影响力的商标。在影响力的程度方面，有学者认为在先使用商标应当具有“相当的知名度和市场声誉”，也有学者认为商标只需在“某个或某几个狭小的地域范围内具有一定的知名度”。根据前述有关持续使用和国外法域关于商标影响力的实施效果的分析，笔者认为对于“有一定影响力”的判断标准可以参照驰名商标的认定标准，采取类似驰名商标的被动认定方式，结合个案情况考虑影响力的地域范围和知名程度。例如，影响力只在“某个或某几个狭小的地域范围”标准适用于少数经济发展滞后、交通不便的地区或者市场需求存在地域局限性的商品；反之如果涉案商品销售地区经济发达、商品存在普遍的市场需求情况下，法院应当适度提高对于商标影响力的要求。至于先用权制度中“有一定影响力”的商标与《商标法》第32条所指“在先使用并有一定影响”的商标是否等同的问题，多数中外学者认为前者的影响力程度可以更弱一些。因为第32条的立法目的是阻止他人抢注在先使用商标，甚至可能产生撤销他人注册商标的法律效果。相比之下，先用权制度只是在一定程度上限制了注册商标权利人的禁止权能，并不会威胁注册商标的存在和市场交易的安全，因此法院在适用先用权制度时，可以借鉴第32条的衡量标准，作出相对宽松的法律解释。

（三）商标在先使用人与注册权利人的主观善意

英美法系国家和地区虽然并未在商标先用权的有关法律规范中规定使用人的主观状态，但是法院通过判例确认了主观善意对于在先使用人和注册权利人的重要意义。早在 1913年 Hanover Milling Co.诉Metcalf案中，Metcalf在辩称自己在被起诉之前不知道原告已经使用了“Tea Rose”商标，虽然与原告同为面粉生产公司，但自身产品并未染指原告的销售区域。美国最高法院终审认为，如果“两个使用人在两个距离遥远的地区独立善意地使用相同或近似的商标，建立起各自的商誉，那么这两个使用人分别是各自所在区域的在先使用人。”随后在“REX”药品商标侵权纠纷案中法院进一步指出，虽然原告作为全国范围内的在先使用人在逐步扩展销售业务的过程中其销售区域与被告的销售区域（Louisville）发生部分重叠，但是被告在最初使用“REX”药品商标时并不知道原告的存在，因此被告是Louisville地区的商标先用人，其善意的在先使用行为不应被禁止。此后美国各法院在类似案件中援引“Hanover/Rectanus”规则，认定商标冲突使用情况下先用人的主观善意，同时这项规则也逐渐被其他国家的司法实践所接受。日本、韩国和我国台湾地区在商标法中明确规定了在先使用人的主观状态，日本、韩国商标法表述为“非以不正当竞争之目的”，台湾地区“商标法”直接表述为“善意”。此外，先用权制度所指的注册申请人必须善意地申请商标注册，恶意的注册申请人或权利人不得限制在先的商标使用行为。

在GALAPAGOS案中欧盟协调局指出，“凡是故意侵犯第三方权利的申请注册行为都属于恶意申请，”本案中虽然当事人双方之间没有合同或先合同关系，但是根据两家公司的经营范围、地理位置以及宣传展销情况，ELCAFE公司应当知道PROCAFE公司已经在先使用了“GALAPAGOS”商标，ELCAFE公司在提交商标申请时具有恶意，市场调查局根据《共同体商标条例》第52条（1）（b），裁定撤销ELCAFE公司恶意申请的注册商标[8]482-483。

在先使用人必须善意使用商标，没有与他人商标发生混淆或者侵犯他人在先权利的意图。有观点认为，我国商标先用权制度并未明确规定在先使用人的主观状态，关于“商标注册人申请商标注册前……他人先于商标注册人使用”的表述意味着即使注册权利人先于未注册人使用商标，只要未注册人在权利人申请注册之前满足先用权制度的其他条件，那么恶意的未注册人仍然可以适用先用权抗辩。另外，即使注册人明知或应知在先使用商标的事实而恶意申请注册，商标法第32条、第45条第1款以及商标先用权条款仍然可以构成和谐统一的法律制度①《商标法》第32条：“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。”第45条第1款：“已经注册的商标，违反本法……第32条规定的，自商标注册之日起五年内，在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。”具体的法律适用方法是：“如果在商标注册之日起五年内主张在先使用抗辩成立的，应当判决驳回原告诉讼请求；在商标注册之日起五年后主张在先使用抗辩成立的，应当判决被告在原有范围内使用且应当附加适当区别标志。”。笔者认为，商标先用权制度是为了维护在先使用人的市场利益而对于注册商标权的限制，这种例外必须适用于善意的使用人。同时注册人在申请商标注册时主观上也必须出于善意，否则在先使用人可以请求宣告商标无效。这种做法符合先用权制度的立法目的，已经被各国立法及司法实践广泛承认。就我国商标法律制度而言，如果先用权条款放宽对于在先使用人和注册权利人主观状态的要求，还会与商标法第32条发生竞合，产生两种截然不同的法律效果：在先权利人既可以根据第32条请求宣告注册商标无效，也可以根据先用权制度主张继续使用。鉴于先用权制度对继续使用商标的诸多限制，在先权利人必然会倾向于选择行政程序，因此商标先用权制度仅对于善意的注册申请人具有法律意义。

三、“在先使用”的法律效果

注册商标权利人在承认先使用者继续使用其标记的同时，可以要求在先使用人在其所使用的标记上贴附适当的标识。早在商标法确立先用权制度之前，我国最高院司法解释即规定在一定的条件下应当支持知名商品的在先权利人“附加足以区别商品来源的其他标识”的诉讼请求②最高人民法院《关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第1条第（二）款规定：“在不同地域范围内使用相同或者近似的知名商品特有的名称、包装、装潢，在后使用者能够证明其善意使用的，不构成反不正当竞争法第 5条第（二）项规定的不正当竞争行为。因后来的经营活动进入相同地域范围而使其商品来源足以产生混淆，在先使用者请求责令在后使用者附加足以区别商品来源的其他标识的，人民法院应当予以支持。”，有学者将其性质界定为免于禁止使用而承受的“法律上的负担”。根据台湾地区智慧财产局的观点，所谓附加的标识实际上发挥着区别商品或服务来源的作用，具体的附加方式可以依据一般社会观念和商业惯例，由当事人协商确定；也有学者认为附加标识是对于商标权利人来说是一种有限的救济方式（a form of limited injunctive relief），实际上发挥着类似商标的区分功能，目的是尽可能地避免因类似标记共存造成消费者的混淆[9]。

关于区别性标识的具体内容没有统一的规定，原则上以足以防止消费者误认为准。附加的标识既可以直接表明商品的来源，如附加产品制造商、生产地址等，也可以注明“某某制造与本公司无关”，避免消费者误以为商品与商标专用权人之间存在关联性。虽然美国近些年的商标法实践中以划分共同商标使用人的地域范围为主要方式，相关机构很少会作出涉及附加适当标识的限制，有学者认为这是因为附加适当标识并不能达到彻底消除消费者混淆的预期目标。不过在较早的司法实践中却有许多关于附加标识区分共存商标的判例，在这类案件中法院通常会要求被告附加“免责声明”（disclaimer）或采取“预防措施”（precaution measures），具体方式是标注“未获得（权利人）授权或赞助”。在此基础上还会根据个案判决被告通过各种不同的方法实现区分商品来源的效果，具体包括：第一，重新包装原告的产品，例如美国最高法院在Coty案中要求被告负责将原告的香水改换为小瓶出售；第二，注明自己销售的产品属于二手市场且与原产销商之间并无关联，例如1947年的冠军火花塞案，上诉法院推翻了地区法院的判决，认为如果被告在木塞上标明“Repaired”字样，消费者就会知道该木塞是经过修理的二手产品，不会导致商品来源的混淆，可以继续使用原告的“Champion”商标；第三，使用与原告相区别的商业外观，包括在对比广告宣传过程中明确表示自己与竞争者的商品不同，这一区分方式确立于1968 年Smith v.Chanel案，后来的许多类似案件都遵循该规则[10]。

早在鳄鱼商标纠纷案判决中，我国最高院即指出鉴于被诉标识一、二与请求保护的注册商标具有一定程度的相似性，因此鳄鱼国际公司在使用商标时应当“尽可能地避让注册商标”，与注册商标保持“有明显区分的使用环境和状态”。在泥人张艺术开发公司（一审原告方）与泥人张博古陶艺厂等（一审被告方）不正当竞争纠纷案判决中，我国法院首次作出被告应当“附加区别标识的义务”的判决。北京市高院认为一审被告方注册并使用“nirenzhang”域名的行为不构成不正当竞争。但是依据诚实信用原则，为避免消费者混淆被告域名“nirenzhang”与原告艺术品特有名称“泥人张”，被告应当在“nirenzhang”域名前附加区别标识。由于该案件经过最高人民法院再审程序予以改判，附加标识的判决也没有实际执行。不过，笔者认为北京市高院仅要求被告在原域名前附加标识的做法并不能起到区分双方当事人商品来源的效果，消费者仍然会误以为二者之间存在某种关联。借鉴美国早期判例的处理方式，如果法院要求原告在其网站网页及其他宣传载体上附加具有显著性的标识，可能是一种更为适当的做法。

[参考文献]

[1]崔国斌.知识产权法官造法的危害[J].中国法学，2006，（1）.

[2]杜颖.在先使用的未注册商标保护论纲——兼评商标法第三次修改[J].法学家，2009，（12）.

[3]曹新明.商标先用权研究——兼论我国《商标法》第三修正案[J].法治研究，2014，（9）.

[4]张玉敏.论使用在商标构建制度中的作用——写在《商标法》第三次修改之际[J].知识产权，2011，（9）.

[5]Spieler，William，Nom i nat ive Fai rUse in Tradem ark Law：A F-ai rUse Li ke NoOt hers，Journal of the Pat ent and Tradem ark Of fice Society，Vol.89，(Sept em ber/Oct ober 2007).

[6]MarkP.McKenna，The Norm at ive Foundat i ons of Tradem ark Law，http：//hei nonl ine.org.

[7][日]田村善之.日本知识产权法[M].周超，李雨峰，李希同，译.张玉敏，校.北京：知识产权出版社，2010.

[8]李明德，闫文军，黄晖，郃中林.欧盟知识产权法[M].北京：法律出版社.2010.

[9]John Papavasi liou FN，Using he Federal Tradem ark Regi st ration Process to Createa Broader yet Fai rer Sol ution to D-omain Name Conf licts，http：//hei nonline.org.

[10]Restat ement(Thi rd)of Unf air Com petition，Chapt er3.Topiic 6.31.e，http：//int ernational.west law.com.

（责任编辑：任屹立）

［中图分类号］D923.43

［文章标识码］A

［文章编号］1671-0304(2016)03-0039-08

［收稿日期］2015-04-15［网络出版时间］2016-06-12 00:40

［作者简介］吕凌锐，女，辽宁沈阳人，中国人民大学博士研究生，主要从事知识产权法研究。

On“Prior Use”of Priority Right in Trademark Law

LYU Ling-rui
（Law School，Renmin University of China，Beijing，100872，China）

Abstract:Under the background of improving the construction of the rule of law in intellectual property legal system，the current trademark law adds the provision of prior use as the 59th(3)clause，since its coming into effect on May 1st，2014，entitling a prior user the interest of continuously using his trademark for original purpose，which strengthens the legal protection of unregistered trademarks with influence.The act of prior use has proved to be the premise of applying the defense.Since it has failed to come to any agreement about the legal explanations on what consists of“prior use”behavior，this essay has elaborated the issue above，especially focusing on those controversial point of views both in theory and practice.

Keywords:use of trademark；priority right in trademark law；act of prior use；rule of law