尹玲容

(湖南师范大学 法学院，长沙 410006)



在先著作权与商标权的冲突与协调新探

尹玲容

(湖南师范大学 法学院，长沙 410006)

在知识产权的权利冲突中，著作权与商标权之间的冲突是其主要表现形式。我国现行《商标法》协调二者冲突的条款过于倾向对在后商标权的保护，与知识产权法的理论及我国《著作权法》的规定不相符，实践中也易导致知识产权执法体制的不协调。完善商标法中的权利丧失制度，将宣告注册商标无效的权力从行政权变更为司法权，能很好地解决这一问题。

著作权；商标权；权利冲突；在先权利；协调机制

著作权与商标权在构成要件上具有极大的相似性，而二者的产生方式截然不同，因此，著作权和商标权经常在相同或者相似客体上先后产生。我国《著作权法》仅规定了著作权的“合理使用”与“法定许可”，对著作权的限制也只能是“本法另有规定的除外”，但《商标法》对于在先权利(包括著作权)的限制明显与著作权法的规定不相符，无法落入“合理使用”与“法定许可”的范围，从而发生实体法冲突。

一、著作权与商标权权利冲突概述

(一)著作权与商标权权利冲突的内涵

著作权(版权)，是指创作人及其次生权利人对创作的作品享有的人身权以及财产权的集合[1]。商标权狭义上指的是商标专用权，是指商标注册人依据工商行政部门的批准，对所注册商标的专有权。著作权和商标权的权利冲突，是指不同权利主体依据相关规定对相同或者相似客体先后产生著作权和商标权，从而发生实体法冲突，著作权人与商标权人之间产生实际利益关系相抵触的法律状态。由于著作权与商标权权利取得方式上的差异性，在先著作权与在后商标权之间的冲突表现为司法实践中的常态，各国的法律也主要对在后商标权侵犯在先权利进行规制。本文主要讨论在先著作权与在后商标权之间的冲突与协调。

(二)著作权与商标权权利冲突的原因分析

首先，二者基本构成具有相似性。文字、图形等都是商标权与著作权的主要构成要素之一，因此容易在相同或者相似客体上同时产生著作权与商标权，导致权利相竞合的状态产生。其次，二者的权利产生方式不同。著作权是自动生成的，体现为一种隐性的权利。商标权依申请取得，需要通过工商注册登记，体现为一种显性的权利。简而言之，二者一个在“明”，一个在“暗”。工商行政管理部门在审查注册商标是否侵犯在先权利时，可能因无法知晓作品的存在而授予商标专用权。再次，我国现行法律制度存在差异性。现行的著作权与商标权分属于两个不同法律体系，由不同主管机关适用不同法律予以管理和保护。知识产权单行法以保护相应的知识产权为首要目标，势必缺乏各部门之间的统一协调。如果相同的知识产品受到不同知识产权单行法的保护，则有可能形成多项知识产权[2]。

二、著作权与商标权权利冲突协调机制的比较

(一)保护在先权利原则

保护在先权利是保护知识产权，处理著作权与商标权权利冲突的通行准则。该原则强调权利产生的时间先后性，在先产生的权利获得优先保护，其权利人对在后权利人享有抗辩权或撤销权。根据我国台湾1997年修订的《商标法》第31条第4款的规定，商标侵害他人之著作权，经判决确定者，商标主管机关应当依职权或据利害关系人申请撤销商标专用权。该法倾向于对在先权利人的保护，只要法院最终判定了该商标侵犯在先权利，就无条件地撤销注册商标。这种解决方式简单易于执行，但从法律的价值层面而言，其忽视了对权利人主观态度及公平效益的考量，容易导致实质上的不公平。

鉴于此，许多国家在著作权与商权权保护之间进行了平衡，即以保护在先权利为原则，同时予以一定的限制。如，根据英国1994年《商标法》第48条，要求撤销注册商标或宣告注册商标无效原则上没有限制，但当在先权利人默认或容忍商标权人连续五年使用注册商标且商标权人注册为善意时，在先权利人的权利便会受到限制。德国和法国也有类似规定。从这些国家的法律规定可以看出，此种保护模式相对来说是比较完善的，因为一方面符合保护在先权利的知识产权理论的要求；另一方面又考虑了在先权利人及注册商标权人的主观态度，使对二者进行利益平衡时更趋于实质上的公平效益。

(二)权利丧失原则

权利丧失原则，简而言之，就是权利人不行使其权利，使相对人产生信赖利益，经过一段时间后丧失该请求权。如根据我国现行的《商标法》第45条规定，自商标注册之日起超过五年，在先权利人原则上不能要求商标评审委员会宣告该商标无效，除非同时满足恶意注册和所侵犯的商标为驰名商标。美国1946年《商标法》第14条规定，著作权人有权在商标注册后的五年内请求撤销争议商标，但如果在后商标通过欺骗手段取得，则著作权人请求撤销争议商标不受五年期限限制。与英国、法国、德国等奉行保护在先权利为原则并同时对在先权利予以一定限制的国家相比，奉行权利丧失原则的国家对在先权利的保护原则上有时间限制，只有特殊情况才没有时间限制，该种立法模式的显然更倾向于对在后商标权人的保护。

(三)公平效益原则

在后的商标权人在商标构成的智慧创作物基础上进行了包装与宣传，扩大了智慧创作物的价值与影响，商标权人长期积累起来的市场信誉附于商标之上。如果不管任何情况，一律撤销在后商标权，在事实上不可能，在经济上不合理，难以达到实质上的公平与效益的最大化。在解决在先著作权与在后商标权的冲突问题上，在维护法律公正性的前提下，使权利客体的利益最大化，是公平效益原则所追求的目标。但利益衡平原则缺乏相应的理论指导，更缺少相对精确的量化标准，结论通常也难以被人接受。

三、我国协调著作权与商标权冲突的法律规定及存在的问题

(一)我国关于协调著作权与商标权冲突的法律规定

1.著作权与商标权冲突的行政救济

根据我国新修订的《商标法》第45条的规定可知，已经注册的商标若建立在侵犯在先权利的基础之上，自商标注册之日起五年内，在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制。由此可知，若自商标注册之日起超过五年，原则上在先权利人是不能要求商标评审委员会宣告该商标无效的，除非同时满足恶意注册和所侵犯的商标为驰名商标。实践中判定注册商标是否侵犯在先著作权，仅需判定二者实质性相似而并非完全一致。因为实践当中商标更多的是对作品的一种提炼和升华，是对作品精神内核的把握，从而达到一种实质性的相似。当然，还需要排除注册商标与在先著作权偶然的相似。因此，需要证明商标权人具有接触著作权的可能性。若商标的生产也具有独创性，也应受到法律的保护。

2.著作权与商标权冲突的司法救济

根据我国现行《商标法》的规定，对商标评审委员会的各项裁决，当事人可以向人民法院提起诉讼，即通过行政诉讼的途径进行司法审查。2008年2月18日《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第1条第1款规定，原告以他人注册的商标使用的文字、图形等侵犯其著作权、外观设计专利权、企业名称权等在先权利为由提起诉讼，符合《民事诉讼法》第108条规定的，人民法院应当受理。第2款规定，原告以他人使用在核定商品上的注册商标与其在先的注册商标相同或者近似为由提起诉讼的，人民法院应当根据民事诉讼法第111条第3项的规定，告知原告向有关行政主管机关申请解决。由此可知，最高院对注册商标与著作权等在先权利产生冲突、注册商标与在先注册商标产生冲突在救济途径上采取了区别对待的态度，即将注册商标与在先著作权等的冲突纳入民事诉讼的范围，且不受行政程序的影响，而将注册商标与在先注册商标之间的冲突交由行政机关解决。

(二)现行法律规制存在的不足

1.权利丧失制度与知识产权理论及我国著作权法的规定不符

著作权作属于民事权利体系中的绝对权，未经作者同意而使用其作品属于侵权行为，应当承担包括停止侵权、赔偿损失等民事责任[3]。我国《著作权法》仅规定了合理使用与法定许可两种方式对著作权加以限制，若要作出其他限制也只能是“本法另有规定的除外”。但根据现行《商标法》第45条的规定，原则上自商标注册之日起超过五年，权利人不能要求商标评审委员会宣告该商标无效，商标权人仍然可以继续使用该注册商标。将作品注册为商标，属于对作品的商业化利用，显然不属于“合理使用”与“法定许可”的范围。这就使得建立在侵权基础之上取得的商标权，因侵权行为持续了一段时间而具有了正当性，著作权人的复制权得不到保护，这有违知识产权的理论。

2.未考虑在先权利人的主观态度及恶意注册的特殊规定，与国际立法趋势不相符

我国《商标法》对著作权的权利限制采取的是客观标准，即商标注册之日起五年内，可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效，而未考虑在先权利人是否有知晓其权利受侵犯的可能性。事实上，一些客观原因可能会使权利人未在法定期限内发现其权利受到侵犯，因此，不考虑权利人的主观态度对权利人而言是不公平的。英国的1994年《商标法》第48条、德国1994年《德国商标和其他标志保护法》第21条，分别是用了“连续五年默许”、明知的情况下默认在后商标权人连续五年使用商标。“默许”“明知”“容忍”等词都表明了权利人主观态度，即权利人具有知晓的可能性。

3.注册商标侵犯在先著作权的二元认定机制造成知识产权执法体系的不协调

追究著作权侵权人的民事责任是著作权人通过司法程序寻求救济，但宣告侵犯著作权的注册商标无效的执法主体是商标评审委员会。在著作权与商标权冲突的案件中，法院没有依据《商标法》的规定宣告商标无效的权限；商标评审委员会无权裁决行为人是否承担民事侵权责任。司法权与行政权又是相互独立的，在认定商标权是否侵犯在先著作权上分工明确。但法院在“停止侵权”这一责任承担方式的选择上与该商标是否被宣告无效、商标权人能否继续使用息息相关。

若当事人先诉之民事侵权，再通过行政争议程序要求宣告该注册商标无效，有可能会产生知识产权执法体系的不协调。从司法程序上而言，即使自商标注册之日起超过五年，只要著作权人在诉讼时效内提起诉讼，其诉讼请求便会得到支持，因为诉讼时效的起算点是权利人知道或应当知道其权利受到侵犯之日起，而不是商标注册之日起。法院依据《著作权法》的规定判定侵权成立并判决商标权人承担停止侵权、损害赔偿等责任。停止侵权自然意味着商标权人不能继续使用该商标。但由于自商标注册之日起超过五年，商标评审委员会不会宣告该商标无效，也就是说商标权人能继续使用该商标。此时便会产生司法判决与行政裁定相冲突的结果。为了解决这一冲突，最高人民法院2009年下发《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》。根据该意见，在行政程序中因超过期限而不被撤销的商标，若侵权事实是成立的，法院应不使用停止侵权这一责任承担方式，而采用其他的责任承担方式。这一规定看似解决了二者之间的冲突，实则不然。因为该规定建立在当事人先通过行政程序再诉之司法程序的基础之上。若当事人先通过司法程序，再寻求行政救济，在司法程序上停止侵权这一责任承担方式已经使用的情况下，行政程序上有可能因超过五年的时限而不被宣告无效，即可以继续使用该商标。此时，不可能反过头来修改人民法院判决中的责任承担方式。

四、著作权与商标权权利冲突协调机制的完善与构建

(一)完善商标法中的权利丧失制度

鉴于以上分析，从比较法角度考量，笔者认为，对于在先著作权的保护原则上应没有时间限制，这符合著作权作为一种绝对性民事权利的法律特征及我国《著作权法》的相关规定。但当在后商标权人为善意的情况下，若在先权利人不作为超过一段时间，或该商标已经成为驰名商标，则在先权利人或利害关系人行使请求权会受到限制。这是因为，一方面善意商标权人信赖利益应得到保护；另一方面若在后的注册商标已成为驰名商标，那么意味着商标权人对智慧创作物投入了大量的人力物力财力，扩大了智慧创作物的价值与影响。同时，驰名商标承载着商家的信誉与产品的品质，也凝聚着社会大众对产品的认同感。此时维护注册商标权人的利益更趋向于实质的公平与效益，更具有合理性与合法性。因此，对《商标法》45条的规定拟作如下修改：已经注册的商标，违反本法……第32条规定的，在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。但除商标权人申请注册时为恶意，如果在先权利人或者利害关系人在明知的情况下默许在后商标权人连续五年使用注册商标或该注册商标已成为驰名商标，则该在先权利人或利害关系人无权禁止在后商标权人继续使用其商标。

(二)协调商标权与著作权冲突的救济途径

如前文所述，注册商标侵犯著作权的二元认定机制造成知识产权执法体系的不协调。从司法程序上而言，只要侵权事实客观存在，法院便可判决商标权人承担停止侵权、损害赔偿等责任。停止侵权自然意味着商标权人不能继续使用该商标，但商标评审委员会可能因超过《商标法》规定的争议期限，不会宣告该商标无效，也就是商标权人能继续使用该商标。解决这一冲突的关键是将注册商标是否侵犯在先著作权限定在一个主体上进行认定。

对此，国外的立法给能够给我国提供良好的借鉴。在美国，授予商标权是行政机关的职权，而已经授予的专利权是否有效属于法院的审查范围，司法审查具有最终决定意义。台湾地区新设的“智慧财产法院”的最大特色之一，就是法官在民事诉讼中拥有判定专利权和商标权是否有效的权限。诉讼中，当事人主张或抗辩该权利具有瑕疵，应予撤销或废止时，法官可直接对权利的有效性进行判断，不必以行政程序对效力性的判定为基础裁定中止诉讼程序[4]。目前在知识产权法院的规划中，改造民事侵权程序与确权程序二元分立现状，加强两者有效衔接成为规划中一个重要的方面。最高法院提出：“要妥善处理行政程序与民事程序的关系，合理强化民事程序对纠纷解决的优先和决定地位，促进民行交织的知识产权民事纠纷的实质性解决。对于明显具有无效或可撤销理由的知识产权，权利人指挥他人侵权的，可以尝试根据具体案情裁决不予支持，无需等待行政程序的结果。”[5]这一司法政策通过对具有明显无效理由的知识产权直接裁决的方式，开启了法院在民事侵权诉讼中对知识产权有效性的适度审查，是在现行立法框架内的谨慎变革。结合其他国家的经验及从这一趋势看，未来将宣告注册商标无效的权力从行政权变更为司法权，便能很好地解决这一问题。

[1]吴汉东.知识产权法[M].北京：法律出版社，2004：39.

[2]谭华霖.究本与溯源：知识产权权利冲突原因考[J].暨南学报：哲学社会科学版，2011(03)：61-66.

[3]魏盛礼,丁玫.论在先著作权与商标权的冲突——评修订后的《中华人民共和国商标法》第四十一条第二款[J].江西师范大学学报：哲学社会科学版，2003(01)：9-12.

[4]徐俊.论我国知识产权法院的规划设计[J].科技与法律，2015(01)：40-61.

[5]中国知识产权司法保护年鉴编辑委员会.中国知识产权司法保护年鉴(2013)[M].北京：法律出版社，2014.

The latest analysis of the conflict and coordination between the prior copyright and trademark rights

YIN Ling-rong

(LawCollegeofHunanNormalUniversity,Changsha410006,China)

The conflict between copyright and trademark rights is the main form in the intellectual property rights conflict.The trademark law tends to over-protect the trademark rights when there is a conflict between copyright and trademark rights.That is not consistent with the intellectual property law theory and the provisions of the copyright law.It also make not harmonious to intellectual property law enforcement system.To solve this problem well,we can improve the rights loss system of trademark law,and changes form the power of declaring invalidation of the registered trademark from the executive to judiciary.

copyright;trademark rights;conflict of rights;prior rights;coordination mechanism

10.3969/j.issn.1009-8976.2016.01.007

2015-11-20

尹玲容(1991—)，女(汉)，湖南株洲，硕士

主要研究民商法。

D923.43

A

1009-8976(2016)01-0024-04