张 耕 陈 瑜

(西南政法大学民商法学院，重庆 401120)



美国专利默示许可与间接侵权：冲突中的平衡

张 耕 陈 瑜

(西南政法大学民商法学院，重庆 401120)

在美国专利法上，间接侵权强化了对专利权人的保护，在一定程度上延伸了专利权的效力范围。专利默示许可作为侵权抗辩事由，与间接侵权相互制约。二者的对抗体现了不同主体之间此消彼长的利益关系，这种利益表现为对专利产品专用零部件(设备)市场的争夺。间接侵权与默示许可的冲突不是制度意义上的相互瓦解，而是对利益归属的程度把握问题，是专利权人和相对人得以公平博弈的制度砝码。正确认识二者的冲突，灵活掌握其适用规则，从而实现不同主体间的利益平衡是两种制度共存的价值所在。

默示许可 间接侵权 利益平衡

专利默示许可作为侵犯专利权的抗辩事由，与专利间接侵权之间存在着一种微妙的关系，而正是这种关系维系着专利法领域内的利益平衡，使专利权人与其他利益相关者之间构成互相牵制的格局，在充分保护专利权的同时，又防止专利权对于权利范围之外领域的蚕食。专利间接侵权制度发端于美国案例，专利默示许可也经由众多案例而发展出丰富的规则体系。鉴于此，本文以美国专利法上相关案例为线索，通过对案例的梳理，追溯其关联的源起、揭示其矛盾与本质、预见其趋势与走向，从而在两种制度的相互镜像中，达至对二者适用规则更为清晰的认识和制度功能更为准确的定位，为我国专利制度建设和处理类似问题提供借鉴。

一、专利默示许可与间接侵权之间的冲突

(一)间接侵权与默示许可及其相互关联

专利间接侵权概念和制度均肇始于美国，经由一系列案例的发展和1952年专利法的成文化，专利间接侵权规则逐步完善和成熟，其主要由引诱侵权和辅助侵权两个部分组成。如某人在未经许可的情况下积极怂恿、鼓励他人制造、使用、销售专利发明，该引诱之人将承担间接侵权责任。如某人故意销售或提供其唯一或主要用途与专利发明相关物品，则构成辅助侵权。[1]P134间接侵权的核心要义就在于间接侵权人的行为帮助、鼓励，导致了直接侵权的发生，其制度的初衷在于给予专利权人充分的保护，使其可以通过追诉间接侵权人而维护其利益。但是，专利间接侵权理论至少在表面上将专利权的保护范围从专利产品扩展到了作为专利产品构成部分的非专利产品(部件),扩大了专利权的效力范围, 延伸了专利权在市场竞争中的垄断能力, 因此, 基于专利制度设置的目的的考量, 专利间接侵权制度的适用须考虑到与公共利益的平衡。[2]为了达成各方利益平衡，默示许可在间接侵权指控的诉讼中也常为被告人所采用,作为抗辩理由进行竭力主张。[3]P40被控侵权人往往主张自己或直接侵权人的行为获得了权利人的默示许可，这种许可不是权利人以书面或言辞的方式作出，而是基于权利人的种种行为产生，权利人的行为使得一个理性之人能够建立确信并基于此从事被控侵权行为,被控侵权人可以证明专利权人的行为产生默示许可并据此得以免除侵权责任。

(二)作为间接侵权抗辩事由的默示许可

如果说专利法在赋予权利人以间接侵权之矛使其得以主动出击的同时，那么专利法也赋予了利益相关者以默示许可之盾使其获得防卫的能力。两者在美国司法上的首次交锋始见于1986年Met-Coil Systems Corp. v. Korners Unlimited, Inc.案。[4]该案中，Met-Coil公司拥有用于取暖和空调设备的链接管设备的方法和产品发明。Met-Coil公司也制造和销售用于实施上述发明的机器。同时也销售用于链接导管的弯角片，这些弯角片在使用机器的过程中容易弯曲。这些弯角片不是专利产品。被控侵权人Korners Unlimited公司，制造了可供替代的弯角片并将其销售给Met-Coil公司所售机器的所有人。由于Met-Coil公司不拥有对弯角片的专利权，因此Korners Unlimited公司并不直接侵犯Met-Coil公司的专利权。然而，Met-Coil公司主张：Korners Unlimited公司将弯角片销售给Met-Coil公司所售机器的所有人，而这些所有人最终实施了Met-Coil公司的方法专利，因此Korners Unlimited公司构成辅助侵权。地区法院判决认为：机器的所有人获得了从第三方购买弯角片的默示许可。联邦巡回法院认为：专利权人销售专门用于实施专利方法或专门生产专利产品的行为，且该行为未附任何限制条件，则意味着授予了默示许可。因此，Met-Coil公司所销售机器的购买人不构成直接侵权，直接侵权不存在，间接侵权也无从成立。

与此类似，在Anton/Bauer, Inc. v. PAG, Ltd.案[5]中，美国联邦巡回法院挥舞默示许可这一现代武器，斩断了组合专利产品零部件的垄断性权利。该案中，联邦巡回法院依据衡平默示许可允许被诉侵权人篡夺了Anton/Bauer公司依据美国专利法271条(c)款所享有的组合专利零部件的部分垄断权。[6]Anton/Bauer公司拥有一项专利，该专利由阴极和阳极盘两个部分组成。PAG公司生产和销售了包含阳极盘的产品，Anton/Bauer公司认为PAG公司构成引诱侵权和辅助侵权。根据Bandag案确立的认定默示许可的两步测试法①，联邦巡回法院认为Anton/Bauer公司的阴极盘满足两个测试标准：其一，双方对Anton/Bauer公司的阴极盘没有非侵权用途均无异议；其二，法院认为阴极盘的销售是合法授权销售，且Anton/Bauer公司对其使用未附加任何限制。因此，联邦法院认为：因其单独的阴极盘的销售行为，Anton/Bauer公司的顾客获得了在阴极盘的有效寿命内实施组装专利产品的默示许可，因不存在直接侵权，也就不存在引诱侵权或辅助侵权。

上述两个案例均是针对由多部件构成的组合专利，稍有不同的是Met-Coil案涉及的是专利产品中易耗零件的替换或修理问题，而Anton/Bauer案则涉及由两个主要部件构成的专利产品的组装或制造问题。从上述两个案例可以发现：专利间接侵权和默示许可通常发生于组合专利的零部件销售的情况下。专利权人以外的第三人销售了用于专利产品或方法的零部件或材料，该零部件或材料的唯一用途为实施专利，专利权人往往诉诸间接侵权来拓展专利权的垄断范围，而被诉侵权人往往通过专利权人销售专利产品或其他零部件的行为进行默示许可抗辩。个案中专利权人与被诉侵权人之间的对抗实质上演变为专利间接侵权与专利默示许可之间的博弈，双方各执一端，法院则在具体的政策背景、案件事实中寻求利益的平衡。

(三)间接侵权与默示许可的矛盾

在Met-Coil案后，无论是基于程序正义抑或是防止专利权范围的过度扩大等种种考量，美国法院倾向于采纳默示许可作为专利间接侵权的抗辩。然而二者的矛盾在于，相同的判断标准使默示许可与专利间接侵权处于共生共存的境地，这就使专利间接侵权制度的价值遭受严重冲击，在默示许可的强大攻势之下，专利间接侵权的作用在很大程度上被消解。1994年的Universal Electronics, Inc. v. Zenith Electronics Corp.案[7]恰好是这一局面的生动注解。

在Universal Electronics案中，被告Universal Electronics公司生产一种普通遥控器。这种遥控器可以替代电视、录像机、摄像机以及由不同公司生产的消费者使用的电子产品的遥控器。Zenith公司拥有遥控设备的系统和方法专利，这一专利覆盖了Universal Electronics公司的遥控器，因为该遥控器传输了在Zenith公司权利要求中所界定的信号。Zenith公司的权利要求由传输器(遥控器)和接收器(电子设备)两部分构成，而Universal Electronics公司仅销售传输器，因此其不构成直接侵权。法院采取了Bandag案所确定的两步测试法来判定Zenith公司的销售是否构成默示许可。法院认为，Zenith公司无法证明该遥控器有非侵权用途，并且在销售时也并未警告消费者不能使用Universal Electronics公司的普通遥控器，因此法院认为可以推断出默示许可的存在。法院的做法规避了隐含在专利间接侵权背后的立法政策。美国专利法271(c) 规定销售专利发明零部件的行为构成间接侵权，除非该零部件有其他主要的商业用途或有实质性的非侵权用途。而Universal Electronics案却因零部件具有非侵权用途而认定构成默示许可。这就将专利权人置于了一个二律背反命题之中：权利人要证明间接侵权的存在，必须要证明零部件没有实质性的非侵权用途；同时权利人要证明默示许可的不存在，必须要证明零部件有实质性的非侵权用途。无疑这是一项权利人无法完成的任务：如果权利人证明了零部件没有实质性的非侵权用途，一方面满足了间接侵权的判定标准，另一方面也满足了默示许可的判定标准，在默示许可的抗辩之下，间接侵权是否还有存在的可能和空间值得思考。

对于该案的判决，批评人士指出：法院援引Met-Coil案认定默示许可的存在是不恰当的：因为，Met-Coil案涉及的是专利产品组成部件中的易耗品，而本案涉及的则是非易耗品；本案也不应适用Bandag案所确立的认定默示许可的两步测试法。[8]此外，该案将证明遥控器具有非侵权用途的责任赋予原告也值得推敲。尽管这些批评指出了与案件判决结果相关的细节问题，但该案的意义不仅仅在于判决结果的正误问题，其还揭示了一个不容回避的问题：专利默示许可对于专利间接侵权的抗辩消解了其制度价值。专利间接侵权制度的立法价值在于：通过将专利权人的垄断权延及专利产品的零部件，防止侵权人借未覆盖专利发明全部技术特征之托辞而规避侵权。为专利权人设置禁止间接侵权行为的保护制度,在实体法的意义上拓展了传统理论中专利权的保护范围,在程序法的意义大大节约了专利权人的维权的诉讼成本。[3]P1虽然将垄断权扩大到专利发明的零部件，有可能给予权利人更大的垄断和控制力，但是各国在制定或适用间接侵权的规则时，均对间接侵权的构成施加一定程度的限制。从间接侵权的构成要件角度，这些限制主要包括两种类型：一种是通过客体要件实施限制，如美国专利法271(c)要求销售或允诺销售的部件或设备不得是适合于实质性非侵权用途的日常物品或商品。另一种是对间接侵权人的主观过错从严要求，美国专利法271(c)要求间接侵权人必须明知对部件或设备使用构成侵权。与此类似，德国专利法第10条将常用的商业产品排除于间接侵权适用范围之外，并要求侵权人知道或从环境中推知其行为是对专利发明的利用。各国通过这些规定来防止权利人滥用权利和专利权的不当扩张。因此，尽管存在一定的制度成本，但专利间接侵权的制度价值和存在意义是不容否定的。然而，根据Universal Electronics的实质非侵权用途的认定标准：有间接侵权就必然会有默示许可的存在，默示许可的抗辩使间接侵权无存在之可能，虽然抑制了间接侵权的副作用，但也使那些故意采取规避措施的间接侵权人游离于法律规制之外，间接侵权制度及其价值被架空，难免有矫枉过正之虞。

二、专利默示许可与间接侵权之间冲突的实质

(一)对专利产品专用零部件(设备)市场利益的争夺

销售专利产品具有唯一用途零部件的行为构成间接侵权抑或是成立默示许可的背后实质上反映了对于专用零部件(设备)市场利益的争夺。专利权本不及于专利产品零部件，但如果零部件的唯一用途在于实施专利，专利权人的利益就可能因销售零部件的行为受到损害，这也是间接侵权制度存在的价值。另一方面，如果过于强调专利权人利益，在立法或司法中走得太远，势必影响他人对于非专利产品的正常利用，造成对专利权之外领域的侵占，最终损害自由市场竞争。这也是美国专利间接侵权制度百余年来一直困惑不已并在专利政策适用上摇摆不定的主要原因。因此，间接侵权的适用需要一定程度的限制，但默示许可对间接侵权的强大对抗力也并非毫无顾忌。对此，有观点认为，默示许可的成立除了零部件无非侵权用途和销售环境的暗示以外，还需要具备零部件来源于合法授权这一条件，凡默示许可成立的情况下不可能再存在间接侵权，这就将默示许可从间接侵权的抗辩事由中完全排除。[9]P199这一釜底抽薪的做法使默示许可与间接侵权再无瓜葛，看似一劳永逸地解决了所有问题，但仔细深究实际仍存弊端：第一，该观点并未得到司法实践的支持。Bandag案所确立的认定默示许可的两步测试法并未包括零部件来源于专利权人授权。在Met-Coil案中，被告制造弯角片的行为明显未得到专利权人授权，但法院最终认定最终购买者更换弯角片获得了专利权人的默示许可。这说明美国司法界实际上愿意将默示许可作为间接侵权的抗辩事由，从而赋予被控侵权人以一定的抗衡能力，防止专利权人滥用权利造成对零部件市场的不当垄断；第二，从实际效果来看，该观点不考虑具体个案的情况，认为凡零部件非来源于专利权人许可授权的情形均不成立默示许可，实际上就将专利产品零部件的销售市场全部赋予专利权人，不再有灵活处理的余地。实际上，无论是唯一侵权用途还是主观过错的认定，都没有一个绝对整齐划一的固定标准，而是一个有着弹性适用空间的问题，以默示许可对间接侵权进行抗辩也不是一个完全是与非的对错问题，而是一个综合考量各种因素的程度问题。这个程度的把握必须依靠法院正确适用两种规则，既不能完全消解间接侵权的制度价值，又能使默示许可在限制间接侵权上发挥积极作用。

(二)专利间接侵权与直接侵权的关系

在专利间接侵权中的一个核心问题是专利间接侵权与直接侵权的关系问题，即间接侵权是否必须依赖于直接侵权的存在而存在。针对这一问题，不仅各国②司法实务和法学理论界认识不一，国际上立法与司法的做法也不尽相同。其原因就在于专利间接侵权只是直接侵权的引诱或帮助行为，根据判定侵犯专利权的全面覆盖原则，要全面覆盖专利发明技术特征有赖于间接侵权人与直接侵权人共同完成，如果间接侵权人销售了用于专利产品的零部件，但最终购买者未将其用来修理或组装专利产品，仅间接侵权人的行为仍没有实施专利发明的全部技术特征，很难认定其构成侵权。在美国，法院主流观点采取直接侵权与间接侵权关系的“从属说”，即构成间接侵权必须以直接侵权为前提。“从属说”符合专利侵权判定的全面覆盖原则和通常的认知习惯与因果逻辑，并将间接侵权控制在一定范围之内，防止其僭越和滥用，有其存在的合理性。但通过一些案例也暴露出“从属说”的弊端：典型的案例为1964年Aro manufacturing co.,inc.,Et AL.V. Convertible Top Replacement Co.,Inc.案[10]，未获授权许可的Aro公司生产了用于组合专利顶蓬装置的织布并销售给大众汽车和福特汽车的车主作为替换之用。大众公司获得了使用该装置的许可而福特公司未获得许可，法院根据“没有直接侵权,就没有间接侵权的原则对该案进行了审理:最终认定Aro公司向福特公司的销售行为构成间接侵权，而向大众公司的销售行为不构成间接侵权。无疑这是一个让人难以适从的判决结果。一个主体的相同行为产生相反的法律后果,必然造成间接侵权原则理论和适用上的混乱。同时，依据“从属说”，如果最终的直接侵权行为未能发生，间接侵权人即使出于恶意也可以规避法律的制裁，不利于专利权人通过控制间接侵权提前防止直接侵权的发生。从程序上看，也加重了专利权人的举证责任，使其难以获得充分的保护。基于种种考虑，美国1952年专利法在规定间接侵权规则时，并未明确是采纳“从属说”抑或“独立说”，而是留待司法判例予以解决。1961年,在Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co.案中，法院承认专利法271(C)仅仅是将“没有直接侵权就不构成间接侵权”的普通法规则法典化而已。从而使无直接侵权即无间接侵权成为1952年专利法后涉及间接侵权规则的核心内容。[11]

正是在该原则的指导下，在运用专利默示许可抗辩间接侵权的案例中，法院采取了直接侵权与间接侵权的“从属说”，认定间接侵权必须以直接侵权存在为前提。如果潜在侵权人能够证明购买者不构成直接侵权，那么专利权人也就无法证明间接侵权的存在。[8]P300在专利权人销售组合型专利产品的情况下，法院倾向于认定默示许可的存在，这就使专利默示许可消解了间接侵权制度的价值和存在意义，即使是恶意挤占专利权人销售市场的第三人，也会因直接侵权的不存在而规避侵权责任，从而使间接侵权制度形同虚设,这无疑与间接侵权制度旨在强化专利权人保护的初衷背道而驰。又由于美国在专利上的比较优势使其愈加重视专利权的国际保护，而采纳间接侵权不以直接侵权为前提的“独立说”无疑更有利于保护美国专利权人的利益。因此，专利直接侵权与间接侵权的“从属说”遭致了各方的质疑，理论和实务界开始对“从属说”在适用逻辑和效果上的局限进行反思，而“从属说”也遭受了来自法院案例的挑战。

(三)判定要件的相同

专利默示许可对间接侵权制度意义的消解在很大程度上还源于二者在客体构成要件上的相同。针对权利人销售了非专利产品的设备或机器，该设备或机器用于实施专利方法的情形，联邦巡回法院在Bandag,Inc. v.Al Bolser’s,Inc.案[12]中，确立了认定默示许可的两步测试法：首先，该设备必须无非侵权用途；其次，销售环境能够清楚地表明存在着默示许可。而在不到两年后的Met-Coil Systems Corp. v. Korners Unlimited, Inc.案中则将Bandag测试法扩展至组合专利易耗品(该易耗品本身不是专利产品)销售的情形。就两步测试法而言，需要回答的问题是：何种意义上的使用能够成其为非侵权使用，从而阻却默示许可的成立；所售产品的何种性质对于认定非侵权使用具有决定性意义。对此，地区法院和联邦法院的判例对非侵权使用进行了充分的阐释：从合理实际使用标准到商业上可行使用标准再到合理使用标准的回归，以及专门用于专利产品或方法之部件之标准的提出，法院将关注的焦点集中于卖出产品的功能和性质，从而使其在默示许可的认定上具有举足轻重的作用。[13]

1871年的Wallace et al. v.Holmes et al.案[14]是美国间接侵权制度的起源，该案涉及原告享有的一项由灯头和灯罩组合而成的煤油灯专利，其专利的新颖性在于灯头部分，被告仅制造并销售了与专利无实质差别的灯头。法院认为被告的行为将引诱他人非法实施原告发明从而认定其构成共同侵权。从其后的Mogan Envelope Co.v.Albany Paper Co.案[15]、Met-Coil Systems Corp. v. Korners Unlimited, Inc.案、Anton/Bauer, Inc. v. PAG, Ltd.等案中可以看出，间接侵权通常发生在组合专利零部件或用于专利方法的原材料或设备销售的情况下，因此，所售的非专利产品的用途、特性与间接侵权的认定紧密相关。美国专利法217(c)规定，任何人在美国境内销售、允诺销售或进口构成发明实质部分的专利机器、产品的零部件、组合物或者用于实施专利方法的原材料、设备，且明知该部件被制造或使用是为了实施侵权行为，而该零部件、组合物原材料、设备不是常用物品，也没有商业上可行的实质非侵权用途，则构成间接侵权。该款就所销售的非专利产品作了种种严格的限制：一是该部件或材料构成发明的实质部分；二是该部件或材料制造或使用之目的就是侵权；三是该部件或材料不是常用物品，没有实质上的非侵权用途。可见，专利默示许可与间接侵权在客体的判定要件上非常近似。一旦间接侵权所需的客体要件成立，很大程度上也会导致专利默示许可的成立，专利间接侵权总是笼罩在专利默示许可的阴影之下，难以实现预期的制度价值。

三、专利默示许可与间接侵权之间冲突的化解

(一)专利间接侵权独立说的兴起与运用

如前所述，“从属说”的内在缺陷使得司法和立法对此的立场有所松动。美国专利法271(f)就打破了“从属说”的制约，明确了间接侵权不依赖于直接侵权的存在。棍据该款的规定,如果在美国向境外提供专门用于制造专利产品的部件,将其出口到其他国家或地区,行为人希望该部件在那里被组装为专利产品,则这种提供部件的行为应当被认定为间接侵权行为。专利法是一个不断因应技术发展而进行制度变革的领域，标志着新技术形态与特征的计算机软件方法专利、互联网及其他新兴技术中多步骤、多主体交互式专利的出现，迫使制度适时作出新的调整和应对。在新的技术背景下，“从属说”愈加难以适应技术变化带来的种种挑战，这也使得法院在面临此类纷争时不得不认真审视“从属说”的适用条件和效果，从而更加慎重地处理案件。可以说，自1952年专利法确定间接侵权规则以来直至20世纪末期，美国普通法关于间接侵权的适用规则一直是相对稳定的，并未出现较大的突破。然而，自交互式的商业方法软件成为可专利客体之后，该技术本身的特点使其无法通过一人得以完成专利的事实给传统专利侵权判定的全面覆盖原则带来了巨大的挑战。

2007年的BMC v.Paymentech案[16]和2012年的Akamai Tech.,Inc.v.Limelight Networks,Inc.案[17]则对此予以了回应。两案均涉及网络环境下多步骤、多主体参与实施的交互式方法专利。BMC v.Paymentech案确立的单一主体规则要求必须存在对各步骤实施者进行控制和教导的单一主体方能认定侵权，这一规则因降低了商业方法专利的保护标准而为人所诟病。鉴于此，在Akamai Tech.,Inc.v.Limelight Networks,Inc.案中，联邦巡回法院提出了认定引诱侵权的三步测试法：(1)被告知悉原告专利的存在；(2)被告引导实施方法专利的各个步骤：(3)这些步骤(全部技术特征)被一人或多人(包括被告)实际实施。从第三步可以看出，法院并不要求存在由一人完成所有专利技术特征的传统的直接侵权。因此，改变了自Aro案以来专利间接侵权必须以直接侵权为前提的一贯原则。这一判例打破了专利间接侵权与直接侵权之间牢不可破的坚冰，是在新技术发展和产业利益推动下的又一次务实的司法尝试。但美国最高法院撤销了这一判决，两级法院截然不同的态度给计算机方法软件专利的保护带来了不确定性。尽管以后案例的发展趋势还不得而知，但联邦巡回法院的判决至少正视了新的技术环境所提出的新问题，为应对新技术的发展提供了思路。法律原则和制度相对稳定，社会生活事实则变动不居。然而，当固守传统的法律原则可能使相关方利益明显失衡时，就是法律原则应予革新之时，只是这种革新不应是完全的颠覆和重构，而是在继承中扬弃;沿袭合理因素，改革不适宜部分，使法律原则重获生机。在“独立说”的适用背景下，间接侵权不依赖于直接侵权的存在而存在，因此，即使因默示许可而可能导致直接侵权不成立时，也不妨碍对于间接侵权的独立认定。

(二)正确适用“非侵权用途”认定要素

1.适度掌握“非侵权用途”，的认定标准。美国间接侵权立法规定与司法所确定的默示许可两步测试法均包括“非侵权用途”这一客体要件要求是引发悖论的主要原因。从美国专利法271(c)条的字面表述看，间接侵权的构成要件包括：(1)出售专利发明的零部件、组合物或用于实施专利方法的设备；(2)明知该零部件、组合物或设备将被用于实施专利侵权：(3)该零部件、组合物或设备没有实质性的非侵权用途。从逻辑上可推知，如果构成间接侵权，则必然满足相关部件不具实质性非侵权用途的要求，而这恰好是认定默示许可的核心和关键。尽管美国专利立法和司法对于间接侵权和默示许可的判定标准都采取了“非侵权用途”这一表述，但仔细推敲二者在措辞上还是存在一定区别：美国专利法271(c)条使用的措辞是没有“实质性的非侵权用途”。③而Bandag案则直接采取“非侵权用途”的表述，表述程度上的差异折射出二者在认定标准上的差异：即间接侵权对“非侵权用途”标准的要求低于默示许可。这就为二者的灵活适用和程度把握提供了依据。在实践中，某零部件可能达到了间接侵权的的标准但未能达到默示许可的标准。另一方面，间接侵权的构成要件除了客体要件外还包括主观要件，是否构成间接侵权还必须结合行为人的主观状态进行认定。因此，间接侵权与默示许可的成立并不完全同步，二者并不完全是非此即彼的关系。

2.构成要件不应过分倚重“非侵权用途”要素。Bandag案确立的两步测试法中第一项条件就是默示许可的组件没有非侵权用途。[6]但是，零部件没有非侵权用途并非认定默示许可的全部，在Glass Equipment Development案中，法院就指出，即使存在合理的非侵权用途，也并不必然导致得出默示许可的结论。[13]Bandag测试法第二步要求零部件的销售环境是否产生了授予许可的暗示。这两项条件因采用了“销售环境”这一需要在个案中综合考量各种因素的用语而给法院留下了丰富的裁量空间。在Anton/Bauer, Inc. v. PAG, Ltd.案中，法院认为Anton/Bauer公司在销售阴极盘时没有对其施加明确的限制，因此该销售环境产生了许可的暗示，从而将销售环境解读为权利人销售时所明示的限制条件。这是来自Bandag测试法内部对“非侵权用途”条件的补充和限制。[18]

此外，“非侵权用途”衡量标准还受到来自两步测试法以外的一些因素的限制。在Lifescan,Inc. v.Can-Am Care Corp.案[19]中，Lifescan公司生产和销售测量血糖水平的家用血糖测量仪。该套设备包括测试表和几个一次性测试条。该测试条是消耗品，一旦用完后需继续购买，权利人拥有无需擦拭的血糖测试条的使用方法专利。因此，该测试条是权利人方法专利的核心，即使该测试条无非侵权用途且权利人在销售时未作任何售后限制，也不应适用Bandag测试法认定他人对测试条的销售获得了默示许可，因为该测试条作为发明的核心部分足以防止权利人免受侵害。在Anton/Bauer, Inc. v. PAG, Ltd.案中，Anton/Bauer公司的专利由阴极和阳极盘两个部分组成，正如初审法院指出，包含电池组的阳极盘并非是该专利中所公开的任何机械或电子连接部件的替代物，其实质上是发明专利的核心部件。当最终购买者组装其从分别从Anton/Bauer公司购买的阴极盘和从PAG公司购买的阳极盘时，其行为落入了对专利发明进行再造与重作的范畴，而这将构成对Bandag测试法认定默示许可的重大限制。由此可见，Bandag测试法的指导作用和规范意义并非绝对，其是否适用、如何适用还需受制于具体个案的考量，在Bandag测试法内部也有销售环境对于非实质侵权用途的约束，并非仅凭零部件存在非实质侵权用途就可认定默示许可。

四、美国专利默示许可与间接侵权规则的运用对我国的启示：综合考量制度功能的平衡

专利默示许可和专利间接侵权作为两个功能迥异的制度，其本身是判例法创造性的产物，在实际运用中争锋相对，是不同利益主体之间角力的体现，也是制度设计者权衡取舍的结果，发挥着达至公共政策目标的作用。正因为二者的并存，专利法所追求的多元价值诉求和利益平衡的格局才得以实现。因此，我们应该以积极的态度去面对二者之间的冲突和对抗，以灵活务实的做法进行制度的适用。虽然我国专利立法中并未对间接侵权制度进行明确规定，但个案中出现的需求和技术的发展使得专利法无法回避这一问题。同时国际专利立法的大趋势也使得我们必须正视客观需要而在立法中予以积极应对。专利默示许可在我国司法实践中已经得到了应用，并且专利法第四次修改对必要标准专利的默示许可也作出了规定。可以预见，将来我国的司法实践中，专利默示许可和专利间接侵权的对抗将不可避免。美国现有经验将给予我们如下启示：

(一)在专利立法上引入默示许可和间接侵权制度

在我国，运用默示许可在涉及标准的案件中进行专利侵权抗辩的案件已经出现。最高人民法院和一些地方法院也就相关案件适用专利默示许可进行了规范。在最近公布的专利法修改草案送审稿中，新增了关于标准必要专利默示许可的规定，虽然只涉及标准专利一种情形，但却为以后默示许可适用范围的拓展埋下了伏笔。国家知识产权局《专利侵权行为认定指南(征求意见稿)》就明确将默示许可规定为侵权抗辩事由，并且罗列了适用默示许可的几种主要类型。实践中，默示许可涉及的行为多样而且复杂，司法在个案条件下、在具体事实中就默示许可认定所取得的经验，应促成默示许可作为独立的一项抗辩事由被规定到专利法中。

自专利法第二次修改以来，间接侵权逐渐进入立法者视野。但由于种种原因，专利法中至今未就间接侵权作出规定。有学者主张：传统民法上的共同侵权制度足以解决专利间接侵权问题；也有不同的声音认为：共同侵权与间接侵权在构成要件上并不相同，不能等同视之。事实上，美国司法实务最初也是依据共同侵权理论来处理专利间接侵权问题，但是由于专利间接侵权的特殊性，当事人的意思联络、过错认定都与一般共同侵权有别，故在专利法上专门设立间接侵权制度予以规制这一做法对我们具有借鉴意义。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》中已经对间接侵权作出了明确规定。在专利法中引入默示许可与间接侵权，相当于为立法者提供了政策调节的工具，有助于实现专利法所追求的价值目标。

(二)在司法中采取实用主义的立场，不迷信、盲从教条

法律实用主义历来被奉为美国司法理念与实践的圭臬。美国法律实用主义的开山鼻祖霍姆斯大法官认为法律的生命在于经验而非逻辑，反对把任何案件看作是没有特殊性、没有时间和空间特点的、和社会生活完全脱节的、可以像欧几里德几何那样推导出判决来。实用主义强调法律是用来解决问题、解决纠纷的，而真正能够解决问题的不是对理论的生搬硬套，而是具体分析每个案件在事实方面的细微的差别，同时考虑我们的价值诉求，才能作出一个相对合理的判决。[20]P43-45将实用主义运用于专利默示许可的司法实践，应注意的问题：一是不应将合法来源作为默示许可的构成要件之一，而是应该给司法留下相应的裁量空间，根据个案事实进行利益权衡；二是处理专利直接侵权与间接侵权关系时，在二者关系在我国理论界尚存争议的情况下，不应一刀切，而应具体问题具体分析，根据个案的特殊事实来决定所采取的立场应该成为司法实务界理性的选择。

(三)综合考量各种因素进行利益冲突的权衡与价值取舍

专利法促进技术资源创造与公平分配进而实现社会福祉的价值诉求是恒久不变的，但在不同时代、不同的社会历史背景中，可能侧重点有所不同，其受制于专利政策的宽严与否、对创新的激励程度和对国家利益的维护、技术发展的特性等诸多因素。伯克和莱姆利教授曾指出，专利法中创造性认定标准等制度设计可以成为司法进行政策调节的工具和杠杆。[21]专利默示许可与专利间接侵权也可以发挥同样的作用，理由在于其本身来源于司法实践，在适用上存在一定的弹性空间，且该两项制度在实践中也在不断地发展和修正，从而给司法留下了自由裁量的余地。因此，两种制度的对立并不足以令人担忧，专利默示许可制度对于间接侵权制度的消解作用也是对二者适用标准没有恰当处理的结果。相反，正是由于两种功能迥异制度的存在，才为不同利益主体提供了公平博弈的砝码，相互牵制从而达至利益均衡的格局正是我们希望促成的。

注释：

① 参见本文第二部分第(三)点对于Bandag测试法的解释。

② 在美国，早期案例曾经认定，间接侵权并不以直接侵权的实际存在为前提，只要存在直接侵权威胁就足够了，但1944年Meciod Corporation v.Mid-Continent Investment Co.et al所确立的无直接侵权即无间接侵权的原则在1952年专利法修订前后影响了众多案例，1952年专利法并未明确间接侵权与直接侵权的关系，而是留待司法解决。该原则因此得以一直适用，而在2012年联邦巡回法院的案例中有所松动。在我国，由于专利法没有建立间接侵权制度，对于间接侵权与直接侵权关系的解读尚存于理论学说之中，其关于二者关系的学说主要有“独立说”、“从属说”和在“折中说”。

③ 美国专利法271(c)原文为：Whoever offers to sell or sells within the United States or imports into the United States a component of a patented machine, manufacture, combination or composition, or a material or apparatus for use in practicing a patented process,constituting a material part of the invention, knowing the same to be especially made or especially adapted for use in an infringement of such patent, and not a staple article or commodity of commerce suitable for substantial noninfringing use, shall be liable as a contributory infringer.

[1] Arthur R.Miller Michael H.Davis.Intellectual Property:Patent,Trademarks,and Copyright.北京：法律出版社，2004.

[2] 贾小龙.专利法需要怎样的“间接侵权”[J].电子知识产权,2008,9.

[3] 康添雄.美国专利间接侵权研究[D].西南政法大学民商法学院博士论文,2005.

[4] See Met-Coil Systems Corp. v. Korners Unlimited, Inc.,803 F.2d 684(Fed.Cir,1986).

[5] See Anton/Bauer, Inc. v. PAG, Ltd.,329 F.3d 1343 (Fed.Cir,2003).

[6] Daniel M.Lechleiter.Dividing The(Statutory) Baby Under Anton/Bauer:Using The Doctrine Of Implied License To Circumvent §271(c) Protection For Components Of A Patented Combination. 3 J. Marshall Rev. Intell. Prop. L. i (2003-2004).

[7] See Universal Electronics, Inc. v. Zenith Electronics Corp. ,846.F.Supp.641.

[8] Michael J. Swope.Recent Devopments In Patent Law:Implied License ——An Emerging Threat To Contributory Infrengement Protction. Temple L. Rev. 281(1995).

[9] [美]Jay Dratler,Jr.知识产权许可[M].王春燕等译.北京：清华大学出版社，2003.

[10] Aro manufacturing co.,inc.,Et AL.V. Convertible Top Replacement Co.,Inc.365 U.S.336.(1964).

[11] Josh Rychlinski.Interactive Methods And Collaborative Rerformance :A New Future For Indirect Infringement.Mich. Telecomm. & Tech. L. Rev. 215 (2013-2014).

[12] Bandag,Inc. v.Al Bolser’s,Inc.,750 F.2d 903(Fed.Cir.1984).

[13] Amber L. Hatfleld. Patent Exhaustion, Implied Licenses, and Have-Made Rights: Gold Mines or Mine Fields? 2000 Computer L. Rev. & Tech. J.1 (2000).

[14] Wallace v. Holmes., 29F.Cas.74(C.C.D.Conn.1871).

[15] Mogan Envelope Co.v.Albany Paper Co., 152?U.?S.?425?(1894).

[16] BMC Resources, Inc. v. Paymentech, L.P., 498 F.3d 1373 (Fed. Cir. 2007).

[17] Akamai Techs., Inc. v. Limelight Networks, Inc., 692 F.3d 1301,(Fed. Cir. 2012).

[18] Mark D.Janis.A Tale Of The Apocryphal Axe: Repair,Reconstruction, And The Implied License In Intellectual Property Law.58 MARYLAND LAW REVIEW423(1999).

[19] See Lifescan,Inc. v.Can-Am Care Corp., 859 F.Supp.392(N.D.Cal.1994).

[20] 张芝梅.美国的法律实用主义[M].北京：法律出版社，2008.

[21] [美] 丹·L.伯克，马克·A.莱姆利.专利危机与应对之道[M].马宁等译.北京：中国政法大学出版社，2013.

(责任编辑：唐艳秋)

The Patent Implied License and Contributory Infringement in U.S.A.:the Balance in the Conflict

ZhangGengChenYu

(Southwest University of Political Science and Law,Chongqing 401120)

Contributory infringement strengthens the protection for the patentee and extends the scope of the force of patent law.As the defense cause,implied license restricts contributory infringement mutually.The conflict between implied license and contributory infringement is essencially the interests conflict among the related parties.We should master the applied rules and treats properly the conflict.The value of coexistence of the above systems is to realize the interests balancing among the related parties.

implied license;contributory infringement;interest balancing

张 耕(1964-)，男，重庆人，法学博士，西南政法大学民商法学院教授、博士生导师，研究方向为知识产权法、合同法；陈 瑜(1980-)，女，重庆人，西南政法大学民商法学院博士研究生，研究方向为知识产权法。

1002—6274(2016)05—069—08

DF523.2

A