李洁琼

(中山大学 法学院，广东 广州 510275)

我国专利诉讼体系的改革方向
——兼评《专利法》司法解释二第二条

李洁琼

(中山大学 法学院，广东 广州 510275)

我国专利诉讼的民行二元分立架构造成纠纷解决“周期长”的突出问题，严重制约了司法保护的效率。《中华人民共和国专利法》(以下简称《专利法》)司法解释二所采取的“先行裁驳、另行起诉”制度设计仅是在现行民行二元框架下的权宜之计，要想从根本上解决民行二元分立所导致的专利案件审理周期长的问题则需要在建立完整的知识产权专门审判体系的基础上进行两大程序的整合。我国专利诉讼体系改革的方向是建立适度集中统一的专利诉讼体系，其具体内容包括建立和完善包括一审法院和上诉法院在内的完整的知识产权审判体系和赋予审理侵权案件的法院对专利有效性的适度的相对审查权。

专利诉讼；民行二元分立；审判体系；有效性审查

一、我国专利诉讼体系的现状和问题

(一)民行二元分立诉讼体系

1.民行二元分立

我国实行专利民事侵权程序与行政无效程序的“民行二元分立”体制。专利民事侵权纠纷案件由法院管辖，如被告在侵权诉讼程序中提出专利无效宣告请求，法院一般会中止民事侵权程序，等待专利复审委员会和法院对专利有效性作出判定。[1]474，[2]①最高人民法院在1992年《最高人民法院关于审理专利纠纷案件若干问题的解答》(法发〔1992〕3号)第3条和2001年《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》(法释[2001]21号)第9-11条中规定了法院应当中止诉讼和可以不中止诉讼的情形。专利权的有效性由专利复审委员会审查，当事人对专利复审委员会作出的无效宣告请求审查决定可以向法院提起行政诉讼。②专利法第46条第2款。按照行政诉讼法及最高人民法院的有关规定，③《最高人民法院关于北京、上海、广州知识产权法院案件管辖的规定》(法释[2014]12号)第5条。当事人应当向北京知识产权法院起诉；对该院作出的一审判决不服的，应当向北京市高级人民法院上诉。法院审理专利无效纠纷案件不能直接对专利复审委员会作出的决定予以改判，只能判决撤销或者一并要求重作决定。④2015年新行政诉讼法第70条(修改前的第54条第2项)。参见国家知识产权局专利复审委员会与如皋市爱吉科纺织机械有限公司实用新型专利无效行政纠纷再审案(最高人民法院(2007)行提字第3号)。即使法院判决撤销并要求重新作出决定、专利复审委员会也据此重新作出审查决定，当事人不服的仍可再次提起行政诉讼。由此，司法裁判的非终局性便容易导致出现循环诉讼的现象。无效纠纷程序终结后，如专利权被维持有效或者部分有效，则进行专利侵权案件的一审、二审甚至是再审程序。

专利无效宣告请求多由专利侵权诉讼的被控侵权人或受到侵权指控威胁的利害关系人提出，专利权人想要获得侵权救济，“几乎不可避免地要经历无效程序这一关”。[1]472这种民行二元分立的架构容易产生循环诉讼和程序空转的问题，甚至被控侵权人可能会利用无效宣告程序恶意拖延侵权诉讼程序，从而造成我国专利纠纷解决“周期长”的突出问题。2014年全国人大常委会对专利执法工作进行检查，明确指出我国专利维权存在“时间长”、“专利侵权诉讼中确权程序复杂”等问题。[3]目前我国民行二元分立的专利诉讼体制给专利纠纷的解决带来了巨大的成本浪费，严重制约了司法保护的效率。

2.《专利法》司法解释二第二条

为解决上述民行二元诉讼架构所带来的问题，我国2016年4月1日起施行的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》(法释〔2016〕1号)第二条引入了“先行裁驳、另行起诉”的制度设计。具体来讲，在专利侵权案件的审理过程中，只要专利复审委员会作出了宣告专利权无效的决定，法院无须等待行政诉讼的最终结果即可裁定驳回起诉；生效的行政诉讼判决撤销该宣告专利权无效的决定后，权利人可以另行起诉，另行起诉的诉讼时效期间从生效的行政判决书送达之日起计算。“先行裁驳”是从程序上裁定驳回起诉，而非实体上判决驳回诉讼请求，无效决定被行政判决推翻的情况下权利人仍可“另行起诉”以获得救济。[4]同时，司法解释二第二十九条规定对于宣告专利权无效的决定作出后的再审程序，法院可以裁定中止再审审查，并中止原判决执行；同时，为了减轻中止原判决执行的副作用，对继续执行和中止执行采用了担保和反担保制度。

“先行裁驳、另行起诉”的制度设计下，专利复审委员会作出的宣告专利权无效的决定被赋予了一定的对抗效力。这是一种“以时间换空间”的策略，是考虑到法院推翻专利复审委员会决定的案件比例较低(只有20%左右)而从司法经济的角度作出的选择。[4]最高人民法院对诉讼程序的衔接所进行的上述调整，可以说是法院在我国现行的民行二元架构下的无奈之举和权宜之计，其实施效果如何仍待实践检验。要想从根本上解决民行二元分立所导致的专利案件审理周期长的问题则需要对我国专利诉讼体系进行改革。

(二)知识产权审判体系不完善

根据2014年8月31日全国人大常委会《关于在北京、上海、广州设立知识产权法院的决定》，2014 年底北京、广州、上海知识产权法院相继成立，这标志着我国知识产权保护进入了一个全新的发展阶段。根据2014年《最高人民法院关于北京、上海、广州知识产权法院案件管辖的规定》(法释[2014]12号)，知识产权法院管辖专利等专业技术性较强的第一审知识产权民事和行政案件；广州知识产权法院实行跨区域管辖；对国务院部门的授权确权程序提起的诉讼由北京知识产权法院管辖；对知识产权法院作出的一审判决的上诉案件由知识产权法院所在地的高级人民法院知识产权审判庭审理。知识产权法院在审级上与当地中级人民法院相同，上诉法院则仍然是原来的各高级人民法院，我国没有设置专门的知识产权上诉法院。

北京、上海、广州知识产权法院自成立以来，在知识产权案件审理机制的创新方面取得了很大成绩，积累了宝贵的经验，同时也发现了一些问题。①关于我国知识产权法院存在的问题，参见朱理. 我国知识产权法院诉讼制度革新：评价与展望[J]. 法律适用, 2015, (10): 24。我国的知识产权审判体系仍尚待完善。一方面，目前我国仅存在北京、上海、广州三家知识产权法院，其他地区的知识产权专门法院建设仍待推进。另一方面，我国的技术类知识产权案件上诉审法院不统一，容易“出现裁判结果不协调甚至冲突的情况，影响了知识产权司法保护的质效”。[5]

二、建立适度集中统一的专利诉讼体系

事实上，京津冀地区已经开始探索由北京的法院跨区集中管辖知识产权案件。参见崔静思. 简讯京津冀将探索跨区划知识产权案件集中管辖[J]. 中华商标, 2016, (06):18。

随着我国经济和科学技术的迅速发展，可以预见今后我国的专利纠纷案件数量将迅猛增长，同时案情也会越来越复杂。对我国专利诉讼体系进行改革以实现专利纠纷的高质、迅速解决可谓刻不容缓。我国专利诉讼体系改革的方向就是建立适度集中统一的专利诉讼体系。从欧洲统一专利法院(UPC)的设立过程、美国以及日本的发展情况来看，建立集中统一的专利诉讼体系也是各国(地区)专利制度的发展方向。我国建立适度集中统一的专利诉讼体系，其具体内容包括建立和完善包括一审法院和上诉法院在内的完整的知识产权审判体系和在专利侵权程序中赋予法院对专利有效性的适度的相对审查权两个方面。

(一)完善知识产权审判体系

1.设立跨区管辖的知识产权专门法院

1)知识产权一审法院

首先，根据不同地区专利案件的集中程度设立若干跨区管辖的知识产权专门法院，在一审层面上实现管辖权的适度集中。目前我国技术类知识产权案件的一审管辖法院较多，裁判标准难以统一，如果采取美国模式仅在上诉法院层面上进行整合，一方面上诉法院的压力会过大，①与美国联邦巡回上诉法院(CAFC)只审理法律问题、不审查事实问题的做法不同，我国的二审程序既要审理法律适用问题又要审理事实问题。另一方面则容易产生择地诉讼(forum shopping)的问题。由于知识产权的无形性特点，通常来讲侵权案件中权利人都会有多个管辖法院可供选择，[6]同时，相当比例的案件并不会进行到上诉程序，因而诉讼地对于案件结果的影响不能忽视。美国联邦专利诉讼体系拥有94个地区法院和1个上诉法院(即联邦巡回上诉法院(CAFC))，但由于程序和实体上的差别，事实上绝大多数的专利案件仅由其中的部分法院审理，尽管美国拥有统一的上诉法院，择地诉讼对案件结果的影响仍旧很大。[7]与美国不同，日本专利侵权诉讼的一审案件由东京地方裁判所和大阪地方裁判所专属管辖，正在建设中的欧洲统一专利法院也采取了一审案件集中管辖的模式。②欧洲统一专利法院的一审法院包括一个中心法庭及数个地方法庭和地区法庭；中心法庭设在巴黎，并在伦敦和慕尼黑设有分部，分别处理不同类型的专利案件。

在一审层面上即适度集中专利案件的管辖有利于实现专利审判的专业化和标准的统一化。我国立法机关对知识产权法院的设想就是跨区域管辖的法院——知识产权法院对一审民事、行政案件实行跨区域管辖，在知识产权法院设立的三年内可以先在所在省(直辖市)实行跨区域管辖。③2014年8月31日全国人大常委会《关于在北京、上海、广州设立知识产权法院的决定》第2条第3款。目前我国已经在北京、上海和广州设立知识产权专门法院，三家法院运行良好，都取得了很大成绩。[8]因此，我国在一审层面上即建立若干跨区域管辖的知识产权专门法院既具有合理性又具有现实可行性。积累经验、条件成熟之后，可以在全国其他地区逐步展开知识产权专门法院的设立工作。

2)知识产权上诉法院

在上诉审层面，设立数个跨区域管辖的知识产权上诉法院，跨区受理上诉案件，也可以在部分审判经验丰富的高级人民法院设置特别的知识产权审判部，跨区管辖知识产权的上诉案件。从欧洲、美国和日本的相关经验来看，设立统一的知识产权上诉法院对于提高诉讼效率、统一执法尺度、保证判决质量具有非常重要的作用。建立知识产权上诉法院是我国知识产权法院体系建设的重要一环。由于我国幅员辽阔，即使在一审层面上实现了管辖权的适度集中，但能够审理专利案件的法院数量仍旧不少。根据现行体系，对这些案件进行的上诉由知识产权法院所在地的高级人民法院管辖，如此，专利案件审判的统一性和集中性便大打折扣。“不同地界审判结果不同，会影响司法公正性、公信力”，建立知识产权终审法院是知识产权法院体系建设的一个“核心环节”。[9]我国2008年的《国家知识产权战略纲要》也明确提出探索建立知识产权上诉法院。

我国的知识产权上诉法院应当是具有跨区域管辖权的数个法院。不论是从知识产权审判健康发展的角度还是从诉讼经济的角度来讲，单一的知识产权上诉法院都是不可取的。首先，单一的知识产权上诉法院容易产生很多问题，保持不同上诉法院之间适度的竞争性有利于增强知识产权审判的活力，有利于探索解决问题的不同路径，最终有利于知识产权审判事业的健康发展。建立统一的知识产权专门法院体系，其目的不仅是实现判决标准的统一，还要实现审判质量的提高。然而这两个目标有时未必能够兼顾，“统一不是质量的代名词”，审判的不集中也不一定意味着不统一。[10]从美国的发展经验来看，联邦巡回上诉法院对专利上诉案件的专属管辖减少了专利案件审判过程中的试验机会和过滤(percolation)机会，这导致联邦巡回上诉法院对于专利案件的审判逐渐变得脱离技术现实、并且其发展的法理也难以解决问题或者给予明确的指引。[10]1620-1622因此，有学者提议美国应增设知识产权上诉法院，增加上诉法院层面上的不同声音，从而促使专利审判在探索中健康发展。[10] 1623-1625对于专利案件的审判，既要实现一定程度的集中和统一，这是保证纠纷解决的专业性和标准统一性的要求；同时又不能一味地追求集中和统一，要在适度集中和统一的基础上保持一定的空间，以促进不同解决方案的探索和竞争、在探索和竞争中寻求合理路径。竞争才容易产生创新，过度追求专利审判的集中和统一则容易脱离实际而走向僵化，这事实上是“一个最优选择和平衡的问题” 。[10]1625-1626

在日本，对专利案件的上诉由知识产权高等裁判所专属管辖，虽然知识产权高等裁判所是单一的上诉裁判所，但它是作为东京高等裁判所的特别支部而存在的。这种设置可以在一定程度上保证知识产权高等裁判所避免走上“闭门造车”之路。根据美国的经验，专门的专利法院在多数情况下能够做出令人信服的判决，但有时需要注意到专利的有效执行并非唯一需要实现的利益。[11]，[12]专门的专利法院容易过度专注于专利法的技术方面，从而走向专利扩张主义；①关于美国联邦巡回上诉法院建立后的“亲专利(pro-patent)”政策表现，参见Robert P. Merges & John F. Duffy,Patent Law and Policy: Cases & Materials, 6th ed., LexisNexis, 2013, pp.10-11.专利法院过于关注专利本身的问题，则容易忽视专利制度与整个法律制度之间的关系。[13]，[14]，[15]因而，在欧洲统一专利法院的设立过程中，欧洲学界尤其关注如何避免欧洲统一专利法院走上“唯专利”的道路、以及如何实现知识产权与其他相关利益的平衡。欧盟的解决办法是在欧洲统一专利法院与欧盟法院(CJEU)之间的关系上作文章——欧盟法院针对一些基本原则和欧盟法的适用问题作出判断，从而在更高层面上②例如，专利制度涉及到基本人权的情形或者专利权与其他利益相冲突的情形等。目前欧盟法院与专利政策有关的判决仅涉及欧盟统一市场内的货物自由流动和竞争政策方面(Clement Salung Petersen et al., The Unified Patent Court (UPC) in Action - How Will the Design of the UPC Affect Patent Law, Jun. 16, 2014, p.4, available at http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2450945(last visited Apr. 12, 2016))。掌控欧盟专利制度的方向。[11]我国在知识产权上诉法院的建设过程中也要尤其注意这一点。第一，最高人民法院可以通过再审程序掌控知识产权专门法院的方向；③事实上，美国联邦最高法院对联邦巡回上诉法院的专利政策也起到纠偏的作用，其典型例子就是美国联邦最高法院对可专利主题范围的调整。参见李洁琼. 利用计算机实施的发明的可专利性研究——美国联邦最高法院确认“Mayo二步分析法”的适用[J].中山大学学报(社会科学版), 2015, (2):171-184。第二，避免单一的知识产权上诉法院从而避免单一路径选择。同时，作为另一种选择方案，我国也可以参照日本的机构设置，不单独设立专门的知识产权法院，而是选择部分省份的高级人民法院设置特别的知识产权审判部、跨区受理上诉案件。在高院内部设置特别的知识产权审判部并跨区受理上诉案件有两个好处。一是可以避免发生知识产权法院与其他法院相隔离、专利审判脱离一般审判实务的情况，有利于实现知识产权的合理、平衡保护；二是可以直接整合利用现有审判资源，在机构建设上难度更小。

其次，从诉讼经济的角度来讲，单一的知识产权上诉法院亦不现实。要求纠纷当事人跨越大半个中国去提起诉讼对于当事人来讲是巨大的诉讼负担，尤其是对中小企业来讲更是难以承受，这将会变相剥夺部分纠纷当事人通过法律途径解决纠纷的权利。

综上，结合我国的具体国情，综合考虑现有司法体系、案件数量、地域差异等，整合全国知识产权审判资源，建立数个跨区管辖的知识产权上诉法院，或者选择部分省的高级人民法院设立特别的知识产权审判部，跨区受理专利上诉案件。一方面，这有利于提高案件的审判效率，有利于消除地方保护主义，有利于保持判决的一致性和法律的稳定性，有利于提高纠纷解决的可预见性；另一方面，数个知识产权上诉法院的存在能够保持一定的空间和竞争性，有利于增强专利审判的活力和创新，有利于我国知识产权审判事业的健康发展。鉴于不同行业领域内专利的作用方式和案件特点有所不同，[16]，[17]在知识产权上诉法院或者特别的知识产权审判部内部则可以考虑按照技术领域设立数个审判庭。

2.从审级上缩短专利行政诉讼程序

针对我国目前专利确权程序复杂、程序空转的现状，从审级上缩短专利行政诉讼程序。将专利复审委员会视为准司法机构，将专利复审委员会作出的决定视为行政诉讼程序二审中的准一审，对专利复审委员会作出的宣告专利权无效或者维持专利权的决定不服的，直接上诉至北京的知识产权上诉法院或者北京高院的特别知识产权审判部。日本即采用这一做法——将特许厅对专利权有效性的判断视为准司法程序，对特许厅作出的决定提起的诉讼由作为东京高等裁判所特别支部的知识产权高等裁判所专属管辖。同样，在美国，对美国商标专利局(USPTO)的专利审查与上诉委员会(PTAB)作出的裁决不服的直接上诉到联邦巡回上诉法院。①28 U.S. Code § 1295 - Jurisdiction of the United States Court of Appeals for the Federal Circuit.一方面这可以缩短行政诉讼程序，减少诉讼当事人的诉累，同时也不会对专利权有效性判断的质量产生影响。另外，知识产权上诉法院作为专利侵权诉讼和专利复审委员会的共同上诉机构，一定程度上也有利于确保对专利权有效性判断的统一。②另外，有学者主张应确立专利授权确权程序中司法裁判的终局性地位、允许法院直接判定专利的有效性。但这一问题涉及到我国行政诉讼的基本架构问题，并且目前学界对于专利权无效诉讼的性质仍存在不同意见。至少在目前阶段，赋予审理专利权无效案件的法院司法变更权不现实。

(二)专利侵权案件中法院对专利有效性的适度审查

1.国外主要模式及最新发展

关于专利侵权案件中的专利有效性审查问题，主要存在美国模式和德日模式。美国实行双轨制，除了美国商标专利局的专利审查与上诉委员会有权对专利权有效性作出裁决之外，美国联邦地区法院亦有权对专利权的有效性进行判断。由于被诉侵权人可以在侵权诉讼中提起专利权无效的反诉或者抗辩，③另外，在美国，被控侵权人还可以主动向法院提起专利不侵权的确认之诉(The Declaratory Judgment Act of 1934, 28 U.S.C. §§ 2201-2202)，但这不是本文讨论的重点。美国法院审理专利侵权案件所作出的判决一般都要首先论述专利权的有效性，只有在认定专利权有效或者部分有效的前提下才会进一步论述专利侵权指控是否成立的问题。[1]473美国联邦地区法院对专利侵权纠纷和专利有效性争议一并进行审理的做法有利于在同一法院一并解决纠纷，从而节约程序，同时却容易产生判决不一致、择地诉讼等问题。虽然美国联邦巡回上诉法院作为统一的专门的专利上诉法院能够在一定程度上缓解这一问题，但鉴于相当一部分案件并不会进入上诉程序，不同法院之间对专利权有效性作出不同判断的影响不能忽视。此外，在英国、荷兰及其他欧盟多数国家，审理侵权案件的法院同时有权就专利权的有效性问题作出判定，当事人可以在侵权诉讼中提出撤销专利的反诉。[11]211

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德国实行专利无效程序和专利侵权程序相分离的二元制。专利的有效性问题由德国商标专利局(DPMA)、欧洲专利局(EPO)和德国联邦专利法院(BPatG)解决。①在专利授权后分别为9个月和3个月的异议期内，可以就欧洲专利向欧洲专利局、就德国国家专利向德国商标专利局申请启动异议程序。对异议程序结果不服的，或者超出异议期间的，可以就专利权有效性向德国联邦专利法院提起诉讼(See Katrin Cremersaect., Invalid but Infringed?An Analysis of Germany's Bifurcated Patent Litigation System, Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper No. 14-14，Sep. 13, 2014, pp.7-8, available at http://ssrn.com/abstract=2504507 (last visited Sep. 19, 2016))。审理专利侵权案件的地区法院无权对专利权的有效性作出判断，被控侵权人也不能在侵权诉讼中提起专利无效的抗辩。[11]211如果被控侵权人已经另行提起专利无效诉讼，法院可以应其请求决定是否中止专利侵权诉讼，等待专利局或者专利法院对专利有效性作出判断。[18]针对这种二元制所带来的诉讼周期长等问题，德国采取了一系列的灵活措施。首先，德国法院一般仅在有充分理由相信专利存在无效理由的情况下才会中止侵权诉讼。[19]德国的法院一般仅在发现专利缺乏新颖性的情况下才会中止侵权案件的审理，对缺乏进步性(inventive step)的情况不会中止审理。[18]2事实上，在德国的法院，当事人要求中止审理的专利侵权案件中大约只有10%会被法院允许。[18]2其次，2009年德国通过立法加快了专利无效程序。②The Act of July 31, 2009, on Simplification and Modernization of Patent Act (the Patent Law Modernization Act).第三，专利侵权判决生效之后专利权被宣告无效的情况下，当事人可以提起诉讼终止该判决的执行，甚至有可能提起诉讼要求恢复原状并要求不当得利返还。[18]156另外，德国法院在实用新型的侵权案件中可以对涉案实用新型的有效性作出判断，但该判定的效力仅及于该案件的当事人。[18]151

2000年之前日本实行专利无效程序和专利侵权程序相分离的二元制。2000年日本最高裁判所在Kilby案件中判决，涉案专利存在明显的无效理由时，如无特殊情况，基于该专利的停止侵权以及损害赔偿等请求属于权利的滥用。③最判平12·4·11(平成10(オ)第364号)(キルビー事件)。该判决允许法院对具体案件中的专利权有效性进行判断，并基于权利滥用的理论、以非常救济的手段阻止存在明显无效理由的专利权的权利行使。“明显的无效理由”既包括缺乏新颖性、进步性的情形，也包括说明书记载要件不完备的情形，甚至还包括专利申请过程中的程序违反事项。④高林龍『標準特許法』(有斐閣、第4版、2011年)138頁。其中“特殊情况”包括向特许厅提起专利订正程序⑤日本特許法126条にいう「訂正審判」請求。或者在特许厅的专利无效程序中提出订正请求，⑥日本特許法134条の2にいう「特許無効審判における訂正の請求」。其原因在于通过对专利文件的修改专利无效理由可能被消除。④高林龍『標準特許法』(有斐閣、第4版、2011年)138頁。以该判决为契机，2004年日本特许法修改引入了“权利行使的限制”抗辩——涉案专利被认定为应当由无效审判程序判定无效的情况下，专利权人不得对对方当事人行使权利。⑦日本特許法104条の3第1項。也有学者称之为“专利无效的抗辩”(高部眞規子「特許法改正と特許の有効性をめぐる審理の在り方」特許研究52号(2011年9月)9頁、渋谷達紀『特許法』(発明推進協会、2013年)508頁、清水節「無効の抗弁と訂正の再抗弁の審理及び問題点について」パテント69巻3号(2016年)80頁)，但严格意义上讲称之为“权利行使的限制”抗辩(高林龍『標準特許法』(有斐閣、第4版、2011年)139頁)更为贴切、也更能与美国式的专利权无效的抗辩相区分。因此，2000年之后，被控侵权人一方面可以向日本特许厅提起专利无效审判程序，另一方面也可以在专利侵权诉讼中直接挑战专利权的有效性以阻止权利人行使权利。⑧专利侵权案件中，被告主张“权利行使的限制”抗辩被法院认可的比例较高。专利权人败诉的侵权案件中，判断专利权无效的判决有大约40%，占专利侵权案件总数的大概16%(産業構造審議会知的財産政策部会「特許制度に関する法制的な課題について」(平成23年2月)15、20页参照)。但应当注意，日本法院仅是基于对专利无效的盖然性判断，①渋谷達紀『特許法』(発明推進協会、2013年)509頁。就专利权与被诉侵权产品的关系上、对专利权的行使是否应受到阻止而进行审查；法院不能宣告该专利权无效，而只能驳回权利人行使专利权的请求。法院在侵权诉讼中对专利权有效性的判断具有相对性，其效力仅及于该判决。②美国联邦法院对专利权效力的判断，其效力原则上也仅及于该案件的当事人之间，但由于禁反言原则的存在，权利人事实上已经无法对其他人行使专利权(高林龍『標準特許法』(有斐閣、第4版、2011年)139頁)。同时，如果权利人在特许厅的行政程序中请求对专利文件进行修改并且该修改足以消除无效理由，则权利人可以此对抗上述“权利行使的限制”抗辩，这被称为“订正的再抗辩”。③知財高判平20·8·25(平成20(ネ)年第10068号)(切削方法事件)。但是，如果诉讼当事人为拖延诉讼程序不当提出“权利行使的限制”抗辩、或者反复修改专利文件以对抗“权利行使的限制”抗辩都不会获得法院支持。④日本特許法104条の3第2項、高林龍『標準特許法』(有斐閣、第4版、2011年)141頁。裁判例として、最判平20·4·24(平成18(受)第1772号)(ナイフ加工装置事件)。

目前，在日本的几乎所有的专利侵权诉讼中被告都会提出“权利行使的限制”抗辩，很多情况下权利人对此会进行订正的再抗辩(清水節「無効の抗弁と訂正の再抗弁の審理及び問題点について」パテント69巻3号(2016)80頁参照)。关于订正的再抗辩是否成立，法院会根据订正请求的具体内容判断专利无效的理由是否能够被消除(上記切削方法事件参照)。例如，被告以涉案专利不满足进步性要件为由提出“权利行使的限制”抗辩，专利权人只要能够证明订正后的权利要求和被告举证的公知技术之间存在实质性的差异，即可被认定为无效理由能够被消除(清水節「無効の抗弁と訂正の再抗弁の審理及び問題点について」パテント69巻3号(2016)86頁参照)。

目前正在建设中的欧洲统一专利法院允许被告在侵权诉讼中提起撤销专利的反诉，并且对此采取了折衷和灵活的处理方式。在管辖上，专利撤销案件由中心法庭管辖；但相同当事人之间就同一专利已经在地方或地区法庭提起侵权诉讼的，专利撤销案件只能在该地方或地区法庭提起诉讼。⑤Agreement on a Unified Patent Court (AUPC), document 16351/12,2013/C 175/01, Jan. 11, 2013, Art.33(4).侵权诉讼中被控侵权人提起撤销专利的反诉时，地方法庭或者地区法庭可以根据案情采取以下三种处理方式：1)继续审理整个案件，但需配备一名技术法官审理案件；2)只将案件的撤销反诉部分移交中心法庭，地方或者地区法庭继续或者中止侵权部分的审理；或者3)经诉讼双方同意将整个案件移交中心法庭审理。⑥AUPC, Art.33(3).

综上，关于专利侵权程序中的专利权有效性问题，采取更加灵活的处理方式是目前绝大多数国家通行的做法。即使是仍实行民行二元制度的国家也已经不再坚持严格的二元分离，而是采取一系列灵活措施以提高司法效率。不论是从国际发展的趋势还是从我国的现实需求来看，我国都需要对现行民行二元专利诉讼体系进行改革。我国的民行二元分立专利诉讼体系最初是来自德国模式，[1]473但目前采取这种模式的德国和日本都已经放弃严格的民行二元分立、转而采取更加灵活的政策措施。⑦当然德国和日本有所不同：德国是在专利权很有可能被无效的情况下，审理侵权案件的法院仅中止侵权程序、等待德国联邦专利法院对专利的有效性作出判定；日本是在审理侵权案件的法院认为专利权应当被判无效的情况下，直接对专利权的效力作出判断，并在此基础上对侵权案件进行判定。我国2008年专利法第三次修改曾试图解决专利无效程序和侵权诉讼程序二元分立所带来的问题，⑧相关讨论参见国家知识产权局条法司. 《专利法》及《专利法实施细则》第三次修改专题研究报告[M].北京：知识产权出版社，2006: 710-839。但最终并未对之作出调整。2016年《专利法》司法解释二第二条“先行裁驳、另行起诉”的制度设计也仅是在现行制度框架内对程序衔接所进行的有限调整。由于专利制度的特殊性和专利审判事业的不断发展、创新，“专利民事侵权程序与行政无效程序绝对二元分立体制的理论基础已经发生动摇”。[2]40-41对专利侵权诉讼程序中专利有效性问题的处理方式进行改革、赋予审理侵权案件的法院对专利有效性的一定程度的审查权是根本解决办法。

2.我国的具体制度设计

第一，在专利权有效性的判断方面，相对于审理侵权案件的一审法院，专利复审委员会更具有优势和经验。从维护专利权效力的权威性和稳定性的角度来讲，应当原则上由专利复审委员会判定专利的有效性。一方面，专利权的有效性问题有时会涉及复杂的技术问题，需要专业知识和经验；另一方面，专利的有效性不仅涉及专利侵权纠纷的当事人，还涉及到公共利益，维护专利权有效性判断的稳定性、统一性和权威性非常重要。将对专利权有效性的审查权力不加限制地完全放给审理专利侵权案件的众多法院，这种模式过于粗放，容易产生不同的一审法院之间以及法院与专利复审委员会之间对专利有效性作出不一致判定的情况，不利于维护专利权效力的稳定性和权威性。因此，根据我国幅员广阔以及地区发展不平衡的特点，避免实行美国模式的双轨制、对专利权有效性的审查原则上仍采取集中管辖的做法比较现实。

第二，赋予审理侵权案件的法院对专利权有效性的适度的相对审查权。在专利权存在明显的无效理由的情况下，审理侵权案件的法院可以不中止诉讼而直接驳回权利人的诉讼请求，法院对专利权有效性的判断其效力仅及于该案判决。专利存在明显无效理由的情况下，即使在专利复审委员会也会被宣告无效，法院和专利复审委员会之间不会产生判断不一致的情况。在专利不存在明显的无效理由的情况下(这种情况下对专利有效性的判断通常都较为困难)，在被控侵权人向专利复审委员会提起宣告专利权无效的请求后，法院应当中止侵权案件的审理，等待专利无效程序的审理结果。

虽然我国坚持审理侵权案件的法院不得对专利权有效性作出判断，事实上，允许被告进行现有技术(设计)抗辩已经突破了严格的民行二元分立，只不过这种突破仅限于涉及现有技术(设计)的情形。但仅有现有技术(设计)抗辩是不够的——根据《专利法实施细则》第六十五条，专利无效的情形不仅包括缺乏新颖性、创造性的情形，还包括其他可以请求宣告专利权无效的理由。司法解释二第二条的“先行裁驳、另行起诉”仅是在专利复审委员会作出宣告专利权无效的决定之后才对侵权案件进行处理(即先行驳回)，其适用范围有一定限度；而“另行起诉”的设计会导致案件数量的增加、容易增加诉累，而且在此期间内侵权行为也无法得到有效制止。如上所述，将对专利权有效性的适度审查权赋予审理专利侵权案件的法院是解决问题的关键。②据司法解释二起草人介绍，本来最高院曾尝试采取在专利存在明显无效事由时从程序上裁驳专利侵权诉讼的路径，但最终删除。参见李剑.《专利法》司法解释(二)之重点解读(西南政法大学2016年3月27日演讲)[EB/OL].西南知识产权网：http://www.xinanipr.com/picture/show/3692.aspx，最后访问日期2016-8-29。但本文不建议引入无限制的专利无效抗辩条款，而是主张仅赋予审理侵权案件的法院一定程度上审查专利权有效性的权力——仅在专利权存在明显的无效理由时在具体的案件中直接判定权利人不得行使其专利权。这可以通过两种方式实现：一是引入日本式的“权利行使的限制”抗辩条款；二是直接以权利滥用作为理论基础。这一做法既考虑到专利有效性争议和专利侵权纠纷实质上密切联系的特性以及专利纠纷处理的效率问题，又兼顾到了专利权有效性判断的权威性和稳定性问题。同时本文也不主张采用在专利权很可能被判无效的情况下，审理侵权案件的法院仅中止侵权程序、等待专利无效程序对专利有效性进行判定的德国模式。其原因在于，在专利权存在明显无效理由、很可能被判无效的情况下，在具体的个案中，审理侵权案件的法院直接阻止专利权的权利行使更有利于提高司法保护的效率；①况且还存在被控侵权人并未向专利复审委员会提出无效宣告请求、法院无从中止侵权诉讼审理的情况。同时，由于专利权存在明显无效理由，审理侵权案件的法院的判决结果也不大可能与专利无效程序的判定结果出现不一致，审理侵权案件的法院没有必要等待无效程序的判决结果。事实上，2015年最高人民法院发布的指导案例“柏万清诉成都难寻物品营销服务中心等侵害实用新型专利权纠纷案”就选择了这一路径——涉案专利违反专利法第二十六条第四款、权利要求保护范围不能确定的情况下，法院直接判决驳回诉讼请求。②例如，根据《专利法》司法解释二第3条，即使涉案专利明显违反专利法第26条第3、4款导致说明书无法用于解释权利要求，被控侵权人要中止侵权诉讼的审理，仍应当向专利复审委员会请求宣告该专利权无效；在合理期限内专利权未被请求宣告无效的，法院可以根据权利要求的记载确定专利权的保护范围。

即使所涉及的权利要求的内容和相关证据都相同，专利侵权一审判决和行政无效程序第一次决定对专利权有效性的判断经常会产生不一致的情况(大概是19%的比例)(産業構造審議会知的財産政策部会「特許制度に関する法制的な課題について」(平成23年2月)18-19页参照)。

第三，根据前述制度设计，缩短专利行政诉讼程序之后，北京知识产权高院(或北京高院的特别知识产权审判部)将成为专利侵权诉讼和专利复审委员会无效程序的共同上诉机构。即使法院对专利有效性作出判断、而两种程序对专利有效性的判断出现分歧，某种程度上在知识产权高院层面上也可以得到解决。共同的上诉机构可以在一定程度上确保对专利有效性判断的统一性。在日本，对特许厅的决定提起的诉讼和对一审专利侵权案件提起的上诉都由作为东京高等裁判所特别支部的知识产权高等裁判所专属管辖；同样，在美国，对美国商标专利局的专利审查与上诉委员会作出的裁决的上诉和对联邦地区法院作出的专利侵权判决的上诉都由联邦巡回上诉法院专属管辖，这在某种程度上解决了两种程序产生分歧的问题。但如前所述，我国不宜采取单一的知识产权上诉法院模式。在存在数个知识产权上诉法院的情况下，对专利复审委员会作出的决定有权进行审查的仅是北京的知识产权高院。因此，相对于单一知识产权上诉法院的模式，知识产权上诉法院所具有的这种弥合行政程序和侵权程序分歧的作用会受到一定程度的影响。

最后，即使出现法院的生效终局判决认为专利不存在明显的无效理由从而据此作出侵权判定之后、专利权又被专利复审委员会宣告无效的情况，这也是专利法现有条款可以解决的问题。事实上，无论是否采取严格的民行二元制，发生专利侵权判决作出之后专利权又被宣告无效的情况是无法完全避免的。专利的效力天然地具有不确定性，专利权是一种概率性的权利。[20]如前所述，即使涉及专利权无效的问题，德国审理侵权案件的法院一般并不中止案件的审理，由此便出现侵权程序与无效程序判决结果相冲突的情况、导致大量“无效但侵权(invalid but infringed)”案件的出现。③最高人民法院(2012)民申字第1544号。同样，在日本，即使法院的有约束力的终局判决专利权有效并据此作出侵权判定，之后专利权仍可能被日本特许厅判定无效。④据估计，在德国，专利有效性被质疑的专利侵权案件中存在12%的“无效但侵权”案件(See Katrin Cremersa ect., Invalid but Infringed?An Analysis of Germany's Bifurcated Patent Litigation System, Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper No. 14-14，Sep. 13, 2014, p.3, available at http://ssrn.com/abstract=2504507 (last visited Sep. 19, 2016))。在美国，在美国商标专利局之外，联邦法院也有权对专利有效性作出判断。目前，被控侵权人通常选择在美国商标专利局启动专利无效程序并请求联邦法院中止案件审理，联邦法院对是否中止审理具有裁量权。[18]15由于联邦法院一般不会中止案件审理，就会出现美国商标专利局的无效程序和联邦法院的诉讼程序同时进行的情况，进而针对专利权的有效性问题就会不可避免地产生不一致判断。即使法院判决维持专利权有效，也不影响之后美国商标专利局否定该专利权的效力。①In re Baxter Int'l, Inc., 678 F.3d 1357 (Fed.Cir. 2012).首先，即使是针对同一专利，两种程序中所使用的先行技术等证据也可能有所不同，所以产生不同结论也是非常可能的。其次，两种程序的举证责任存在差别——在法院诉讼程序中，被诉侵权人须提出“明显且令人信服的证据(clear and convincing evidence)”法院才能判决涉案专利无效；但在美国商标专利局的程序中只需要达到优势证据(a preponderance of the evidence)的程度即可完成举证责任。②In re Baxter Int'l, Inc., 678 F.3d 1357,1364-1365 (Fed. Cir. 2012).See also Johannes Pitz, Atsushi Kawada & Jeffrey A Schwab, Patent Litigation in Germany, Japan and the United States: A Practitioner's Guide, Beck/Hart/Nomos, 2015, p.13.

当然法院也同时指出，理想状况下，在证据完全相同的情况下，即使两种程序的举证责任不同，也应当得出一致结论(In re Baxter Int'l, Inc., 678 F.3d 1357, 1365 (Fed. Cir. 2012))。

由上可见，不论是采取灵活的二元制、仅对法院中止侵权案件审理的做法进行限制，还是允许审理侵权案件的法院直接对专利有效性进行判断，都不可避免会导致“无效但侵权”案件的出现。对此，一方面，要尽力避免这种情形的出现。赋予审理侵权案件的法院对专利有效性的一定程度的审查权，允许法院在专利权存在明显无效理由的情况下对专利权的有效性直接进行判定，其他情况下仍应中止审理等待行政无效程序的结果。这种制度设计能够在兼顾效率的同时最大程度地保证侵权程序和无效程序对专利有效性判定的一致性。另一方面，应该认识到，这是由专利权效力的天然不确定性所导致的问题，是追求司法经济和司法效率所带来的必要牺牲。对此问题现有的专利法条款完全可以解决。根据我国专利法第四十七条第二、三款，宣告专利权无效的决定对在宣告专利权无效前人民法院作出并已执行的专利侵权的判决、调解书不具有追溯力；但因专利权人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿；同时，不返还专利侵权赔偿金明显违反公平原则的，应当全部或者部分返还。当然宣告专利权无效的决定作出后，对于未执行的判决，当事人则可以依法申请再审。③《专利法》司法解释二第29、30条。

值得一提的是，在对专利侵权判决作出之后专利权被宣告无效的处理方式上，日本更加注重法律的稳定性和可预测性。2011年之前，专利权被特许厅判定无效之后，原来终局判决中被判败诉的侵权人可以对该终局判决启动再审程序。④根据日本民事诉讼法第338条第1款第8项，作为原来终局判决基础的行政处分被之后的行政处分变更之后，当事人可以申请再审。这导致专利侵权案件判决的效力事实上处于一种很不确定的状态，有损法律的稳定性和可预测性。为解决上述问题，2011年新修改的日本特许法规定，侵权诉讼中的败诉方不得以专利权之后被特许厅宣告无效为理由对有约束力的终局判决申请再审。⑤日本特許法104条の4第1項。詳細は、高部眞規子「特許法改正と特許の有効性をめぐる審理の在り方」特許研究第52号(2011年9月)11頁を参考。其重要原因在于，在专利侵权诉讼中，就专利权的有效性和范围问题，原被告双方已经被赋予了充分的攻防机会。

结语

我国专利诉讼的民行二元分立架构造成纠纷解决“周期长”的突出问题，严重制约了司法保护的效率。这一问题“并非某一级程序的审理能力或履职积极性的问题，而是整个审理结构、程序的设计问题”。[21]《专利法》司法解释二所采取的“先行裁驳、另行起诉”制度设计仅是在现行民行二元架构下的权宜之计，要想从根本上解决民行二元分立所导致的专利案件审理周期长的问题则需要在建立完整的知识产权专门审判体系的基础上进行两大程序的整合。我国专利诉讼体系改革的方向是建立适度集中统一的专利诉讼体系，其具体内容包括两个方面。一是建立和完善包括一审法院和上诉法院在内的完整的知识产权审判体系。在综合考虑现有司法体系、案件数量、地域差异等的基础上，设立若干跨区管辖的知识产权专门法院；在上诉审层面，设立数个跨区域管辖的知识产权上诉法院，或在部分审判经验丰富的高级人民法院设置特别的知识产权审判部，跨区管辖知识产权上诉案件；将专利复审委员会视为准司法机构，从审级上缩短专利行政诉讼程序。二是在专利侵权程序中赋予法院对专利权有效性的适度的相对审查权。原则上专利的有效性仍须由专利复审委会决定，审理侵权案件的知识产权法院无权对专利的有效性作出判决；审理侵权案件的法院仍应以专利权有效为前提审理侵权案件，如果被控侵权人向专利复审委员会提起专利无效宣告请求，则应当中止侵权案件的审理；但专利权存在明显的无效理由时，法院可以不中止诉讼，而直接驳回权利人的诉讼请求。上述制度设计是在综合考虑我国现行司法制度和具体国情的基础上，对司法效率和判决准确性进行平衡所做出的最优选择，对于促进民行交织专利纠纷的实质性解决、提高司法效率和司法质量都将具有重要作用。

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责任编辑：马 睿

Patent Litigation in China: A Proposed Future Shape-On Article 2 of Patent Law Judicial Interpretation II

Li Jie-qiong

(School of Law, Sun Yat-sen University, Guangzhou 510275, China)

The bifurcated patent litigation system in China has led to the prominent problem of lengthy proceedings, which is a serious impediment to effectively enforcing patents. The Patent Law Judicial Interpretation II issued by the Supreme People's Court adopts a "dismissing the action first, initiating a separate action" mechanism as a temporary expedient to solve the above problem. However, in order to fundamentally solve the problem, the coordination and integration of the infringement proceedings and the validity proceedings based on a complete system of specialized intellectual property courts is necessary. The direction of the reform in China patent litigation system is to establish a modestly centralized and unified patent litigation system, which contains both a complete system of specialized intellectual property courts including first instance courts and appeals courts and allowing the infringement courts to conduct a proper review of patent validity.

patent litigation; bifurcation; trial system; proper review of patent validity

2016-06-22

中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(1409100)

李洁琼(1982-)，女，广东广州人，中山大学法学院讲师,从事知识产权法学研究。

D923.42

A

1009-3745(2016)05-0057-12