杨延超

商业方法专利创造性问题研究

杨延超★

随着计算机技术的迅速发展以及商业领域的不断变革，商业方法领域的创新层出不穷，有关商业方法专利保护的呼声也越加强烈。相比较其他专利形式，商业方法专利的创造性有其特殊性，它不限于技术领域的创造性，同时还包含商业方法方面的创造性。就商业方法的创造性问题，《专利法》以及《专利审查指南》（2010版）尚无明确规范。借鉴美国和欧盟对商业方法专利创造性保护的经验，我国有必要就商业方法专利及其创造性问题作出专门规范，并进一步加强商业方法专利在申请及驳回程序中的创造性审查。

商业方法 专利 创造性

一、问题的提出

随着技术和商业模式的快速更新，商业方法越来越受到社会各界的广泛关注。“对绝大多数网络公司而言，商业方法专利代表了商业本身。”①Greg S.Fine.To Issue or Not to Issue：Analysis of the Business Method Patent Controversy on the Internet［J］.Boston College law Review，2001，1195（42）：1195-1213.我国有关商业方法专利的申请，最早要追溯到2003年花旗银行在中国的专利申请。截止到2003年3月，美国花旗银行在中国申请19件商业方法专利。《南方周末》曾于2002年9月5日报道，题目为《花旗银行中国暗部专利 中国银行何时梦醒》，意在提示国人对商业方法这一新的专利类型予以关注。②在花旗银行申请的商业方法专利中有2件被最终授权，分别为：①数据管理的计算机系统和操作该系统的方法（专利号：9619072.0）；②电子货币系统专利（专利号：92113147.X）。

至于何为商业方法专利，至今也没有统一的法律界定。美国众议院议员在《2000年商业方法专利促进法》提案中曾将企业的经营、管理、财务处理等方法以及个人的竞技、训练、技巧方法视为商业方法。③美国众议院议员Rick Boucher 和 Howard Berman提出的《2000年商业方法专利促进法》提案中曾这样表述。欧洲专利局对商业方法的界定最广泛，它甚至认为涉及人、社会与金融之间关系的任何主题都可以纳入商业方法的范畴，相比较而言，在金融服务和与互联网有关的电子商务活动中有更多的商业方法的专利。④沙海涛.电子商务商业方法软件的专利保护（上）［J］.电子知识产权，2003（2）：45-53.世界知识产权组织（WIPO）对商业方法的界定则相对具体，它特别强调借助数字化网络经营商业的、有创造性的商业方法。WIPO颁布的《国际专利分类表》（第8版）确立了有关商业方法的分类（G06Q），即“特别适用于管理、商业、金融、监管或预测用途的数据处理设备或方法”。

国家知识产权局曾于2004年出台了《商业方法相关发明专利申请的审查规则（试行）》，其中有对商业方法专利进行专门解释，⑤该审查规则对于“商业方法”作出这样的解释：“商业方法涉及商业活动和事务，这里所说的商业比传统意义上的商业含义更为广泛，例如包括：金融、保险、证券、租赁、拍卖、投资、营销、广告、旅游、娱乐、服务、房地产、医疗、教育、出版、经营管理、企业管理、行政管理、事务安排等”。该文件已于2008年4月废止。目前，我国有效的法律文件并没有对商业方法专利作专门定义。无论参考哪一种界定方法，商业方法专利在本质上都只能作为一种方法专利存在。根据我国《专利法》的规定，其应纳入“发明专利”的范畴。国家知识产权局在对商业方法专利进行审查时，同样也会参照发明专利的审查标准，对其“三性”进行全面审查。

对于一般专利，其“创造性”对所属技术领域的技术人员而言，其是“非显而见的”，它更强调技术领域的创新；而商业方法专利适用的大都是普通技术，它更强调商业流程、方法、模式的创新，而授予商业方法专利本身则意味着商家可对该种流程、方法、模式进行垄断，由此也带来商业利益格局分配的问题。为此，一项商业方法专利是否符合专利法特别意义上的“创造性”标准，也就成为尤特别关注的话题。2008年12月，中国政法大学科技园（知识产权中心）就花旗银行在华专利“数据管理的计算机系统和操作该系统的方法”向国家知识产权局专利复审委员会提出无效请求，其中的一个重要理由就是该专利不具备“创造性”。⑥该案于2009年4月20日在国家知识产权局专利复审委员会公开口头审理，当日花旗银行一方未派人参加，中国政法大学科技园（知识产权中心）就该项专利的无效理由进行了阐述。专利复审委员会经审理后宣布该专利无效。

同样，亚马逊公司“one-click”商业方法专利案例，同样显示了人们在商业方法专利“创造性”问题理解上的分歧。亚马逊公司向美国专利商标局申请了“one-click”专利，并于1999年9月28日成功获得授权。该发明涉及一套电子商务系统，该系统通过对以往客户信息的识别，在交易过程中简化交易程序，让客户通过一键即可完成交易。“one-click”专利所依赖的是现有计算机最普通的技术，但亚马逊公司认为其在实现交易流程方面实现了创新。1999年10月，亚马逊公司将Barnes&Noble公司起诉到法院，认为该公司的“the express lane” 网上购物原理侵犯了其“one-click”专利权。法院为此颁布了一个临时禁令，禁止公司或个人继续对亚马逊公司的“one-click”专利实施侵权活动。

亚马逊公司的“one-click”是否达到了专利法关于“创造性”授权的标准，如此商业方法领域的创造性能否替代传统专利法技术领域的创造性等，成为社会普遍关注的热点。反对者们甚至认为，如此保护会导致专利权的扩大保护以及专利权的滥用。著名的“非主流”软件工程师、“自由软件”运动和开放知识产权GPL协议的创始人Richard Stallman就发起了一场“阻挠”亚马逊公司的运动。而另一位著名的计算机出版商Tim O’ Reilly 在自己网站上贴出了抗议亚马逊公司的公开信，几天内就征集了1万多个签名。在一片争议声中，法院最终于2001年2月废除了此前基于“one-click”颁发的禁令，亚马逊公司的总裁也发表公开信，建议缩短商业方法专利的保护期。

关于商业方法专利创造性问题的讨论，在我国也同样十分热烈。从2000年至2008年，我国商业方法专利申请量从154件增长到1 533件，截至2008年，国内商业方法专利申请总量已达到7 656件。2008～2010年，国内商业方法专利申请量呈直线上升趋势。2010～2014年，更是以每年2 000件左右的增长速度飞速发展。截止2015年7月，国内商业方法专利申请总量已达到35 959件，是国外在华专利申请总量（25 324件）的1.4倍。⑦参见：我国在商业方法领域专利申请数据分析［EB/OL］.（2015-09-23）http://www.sipo.gov.cn/ztzl/ywzt/zlsd/201509/t20150923_ 1179189.html.说明：使用分类号为G06Q和G06F17/60在中文专利摘要数据库进行检索，检索时间截至2015年7月22日。此外，由于发明专利申请公开存在滞后性，2014年提交的相关发明专利申请大多数处于未公开状态，因此，该年度的申请量为不完全统计数据。然而，我国每年商业方法专利授权量，却与每年急剧增加的商业方法专利申请量不成比例。根据2000年至今每年商业方法专利授权量的统计，2012年当年商业方法专利授权量最高，但还不足600件。⑧用soopat查询软件，获取查询结果，参见http://www.soopat.com，注册后通过用户名密码，查询使用（2016年5月22日数据）。绝大多数的商业方法申请了专利，但其中有很多最终并没有被授权，其中“创造性”作为专利授权的一个重要条件，备受关注。商业方法专利需要满足什么条件才符合《专利法》创造性的要求？类似问题在我国当下亟待解决。面对迫切的社会需求，国家知识产权局在2000年之后开始探索对商业方法的专利保护，并与华为、中兴通讯、雅虎、腾讯、百度等大型企业以及中国银行、中国建设银行等金融机构进行广泛探讨。2009年1月，国家知识产权局就“商业方法专利的审查方式”作出尝试性规范，但由于缺少法律的明确定位，对于商业方法专利的创造性问题并未给予明确界定。为进一步推动商业方法专利创造性规范，国务院在2015年6月份出台《关于大力推进大众创业 万众创新若干政策措施的意见》（国发﹝2015﹞32号）中将“研究商业方法等新形态创新成果的知识产权保护”列入当前亟待解决的重要问题。

二、我国商业方法专利创造性审查现状及存在的问题

（一）缺少商业方法专利创造性标准的法定规范

发明专利的创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步。“所谓现有技术，是指申请日之前在国内外为公众所知的技术；所谓突出的实质性特点，是指对所属技术领域的技术人员来说，发明相对于现有技术来说是非显而易见的；所谓显著的进步，是指发明与现有技术相比能够产生有益的技术效果。”⑨中华人民共和国国家知识产权局.专利审查指南2010［M］.北京：知识产权出版社，2010：170.

《专利法》及《专利审查指南》（2010版）并没有将商业方法专利作为独立的专利类型予以规范。从现在的专利分类体系出发，商业方法专利应归属于发明专利类型当中的方法发明。与此同时，商业方法专利大都借用计算机编程方式来实现，从技术角度看来，它又可以纳入计算机软件专利范畴。因此，在我国就商业方法专利创造性审查标准没有作出明确规定的情况下，申请者只能参考《专利法》中方法发明专利以及计算机软件专利创造性的规定。

随着“互联网＋”时代的到来，越来越多的商业方法借助计算机程序实现创新。然而，涉及计算机程序的商业方法往往又会陷入“智力活动规则”的范畴，根据《专利法》规定，“纯粹的智力活动的规则”又被排除在专利保护范围之外。《专利审查指南》还将如下商业方法明确归为“纯粹的智力活动的规则”的范畴：①组织、生产、商业实施和经济等方面的管理方法及制度；②心理测验方法；③教学、授课、训练和驯兽的方法；④各种游戏、娱乐的规则和方法；⑤统计、会计和记账的方法；⑥乐谱、食谱、棋谱；⑦锻炼身体的方法；⑧疾病普查的方法和人口统计的方法；⑨中华人民共和国国家知识产权局.专利审查指南2010［M］.北京：知识产权出版社，2010：170.信息表述方法。⑩中华人民共和国国家知识产权局.专利审查指南2010［M］.北京：知识产权出版社，2010：124.

如果一项商业方法一旦被纳入“纯粹的智力活动的规则”，自然被排除在专利范畴之外，审查员也就不需要对其创造性进一步审查。当然，在上述9种商业方法的权利要求中，如果不仅仅包括了智力活动规则，还包括技术特征，则该权利要求整体而言并不是纯粹的智力活动的规则和方法，那么就不应当依据《专利法》第25条排除在专利权范畴之外。⑪中华人民共和国国家知识产权局.专利审查指南2010［M］.北京：知识产权出版社，2010：124.简言之，仍需要对其进行创造性审查。

于是，如何理解商业方法当中的“技术特征”则成为问题的关键。就一般商业方法而言，其技术特征主要是指计算机领域的技术特征。国家知识产权局已将计算机软件纳入专利授权范畴，《专利审查指南》（2010版）就计算机软件发明专利授权指引列单章予以规定。用计算机技术来实现传统商业方法的创新，这一思路已经被广泛运用到各个商业领域。然而，具备什么样的技术特征，才符合《专利法》的创造性要求，仍然是社会普遍关注的话题。《专利审查指南》 （2010版）虽然通过举例的方式解释了“技术特征”的含义，但并未给予计算机软件创造性设立明确的标准，至于商业方法专利的创造性更是缺乏行之有效的参考标准。

（二）针对商业方法专利创造性，过于偏重技术审查，缺乏对商业方法创新的审查

商业方法所体现的创新并不一定是计算机技术的创新，那么在对其创造性审查过程中，应着重审查商业方法还是技术本身，仍旧是一个难题。 事实上，根据我国相关商业方法专利的授权情况可以看出，审查部门仍旧偏重于对技术创造性的审查。根据既有案件，一个借助计算机程序完成的商业方法要最终被授权，除了商业方法的创新之外，还有一个不可或缺的条件是，计算机程序本身要能够产生实际的技术效果。

通常情况下，这种商业方法能够借助计算机程序的控制或处理获得符合自然规律的技术效果。例如，在“一种控制橡胶模压成型工艺”和“一种利用计算机程序测量液体粘度的方法”专利申请中，⑫中华人民共和国国家知识产权局.专利审查指南2010［M］.北京：知识产权出版社，2010：264.审查的重点在于，计算机程序的目的是为了实现一种工业过程、测量或测试过程控制，即按照自然规律完成对该工业过程各阶段实施的一系列控制，从而获得符合自然规律的工业过程控制效果。商业方法的技术效果有时也是通过提高计算机内部性能来体现的。“一种扩充移动计算机设备存储容量的方法”是通过在手机上建立一个虚拟的设备文件系统模块，用户的读写请求表面上是借助虚拟空间完成的，实质上是在远程服务器上，把从移动计算机设备传来的读写请求在本地完成，之后再把结果传回手机上。该项专利申请审查的重点是相关方法是否提升了计算机对数据的存储功能。

如果一项商业方法仅仅只是在商业领域实现创新，但在技术领域并没有实现创新，同样很难被授予专利权。一个典型的例子就是“一种全球语言文字通用转换方法”，⑬中华人民共和国国家知识产权局.专利审查指南2010［M］.北京：知识产权出版社，2010：264.现有的自动翻译是“一对一”“一对多”或者“多对多”的语言处理系统，其存在的问题是程序复杂、各种词性的标注方式不同、数量繁多且复杂。针对上述缺点，发明专利申请利用世界语作为中介语言实现不同语言的转换。按照《专利审查指南》（2010版）的解释，该发明的创新主要体现在对翻译规则上的改进，该解决方案不是对机器翻译方法的改进，没有在机器翻译上体现不同语言文字自身固有的客观语言规律与计算机技术结合的改进，故而被《专利审查指南》（2010版）排除在专利保护范畴之外。这也可以解释，为何在我国当前商业方法专利授权量极低的原因，绝大多数的商业方法专利因不符合如此严苛的创造性标准而被排除在专利保护范围之外。

（三）在商业方法专利案件中，审查员对创造性审查明显不足

对商业方法专利创造性审查，需要与现有技术进行比对。然而，商业方法专利一般不会记载在论文或相关技术文献当中，那么寻找相关现有技术就成为审查中的难题。与此同时，即便是找到了相关现有技术，对于其创造性评述标准也缺乏明确指引，同样成为审查中的一个难题。

在对我国681件涉及商业方法专利复审案件驳回理由中，以不符合创造性作为驳回理由的占19.53%，以不属于专利客体作为驳回理由的占74.6%，以其为纯粹的智力活动的规则和方法而被排除专利保护之外的占1.17%。⑭刘铭.涉及商业方法的专利申请的审查思路［N］.中国知识产权报.2014-06-20（011）.这也说明，审查员大都没有对商业方法专利进行有关创造性评价。

在这681件案件中有美国同族专利的360件，在美国专利商标局审查过程中，被评审创造性的总计为317件，占88%；评审是否属于专利保护客体的12件，占3.4%；通过其他专利授权条件进行评审的31件，占8.6%。在这681件案件中有欧洲同族专利的287件，在欧洲专利局审查过程中，对专利创造性进行评审的总计199件，占69.3%；对是否属于专利保护客体进行评审的为11件，占3.8%；通过其他专利授权条件进行评审的31件，占26.9%。⑮刘铭.涉及商业方法的专利申请的审查思路［N］.中国知识产权报.2014-06-20（011）.显然，在对商业方法专利创造性评审的比例方面，国家知识产权局（19.53%）远远低于美国专利商标局（88%）和欧洲专利局（69.3%）。

审查员不仅对创造性评述不足，引用对比文件论证的情况更不乐观。经过对计算机商业方法专利508件驳回案件的分析，发现审查员使用对比文件的仅占7.5%，92.5%未使用对比文件。⑯刘铭.涉及商业方法的专利申请的审查思路［N］.中国知识产权报.2014-06-20（011）.这也说明，审查员大都根据公知常识作出判断，而没有引用对比文件予以论证。如此直接根据公知常识作出判断，缺少对其创造性的评述，缺少对引证文件的论证的审查方法，势必导致驳回决定的科学性和说服力不足。

三、美国、欧盟商业方法专利创造性审查的借鉴

（一）美国商业方法创造性审查的前提

在美国相当长的历史时间，商业方法是不被授予专利的。1893年United States Credit System Co.v.American Credit Indemnity Co.案涉及“一项防止坏账的方法”是否应当被授予专利，第二联邦巡回上诉法院就认为，“记账方法本身是不可专利的”。⑰160F.467，469（2d Cir.1908）.在这一时期，商业方法被作为“智力活动的规则”被排除在专利保护范围之外，至于商业方法的创造性则是一个无须讨论的问题。直到1978年，美国才逐步开启对商业方法专利的保护。1978年Richard Don Freeman案，涉及一种电脑设备和传统光学排版相结合，并使字母、数字排版更加快捷的系统拥有专利，关税与专利上诉法院⑱美国联邦巡回上诉法院的前身。根据1982年联邦法院改革法，将关税与专利上诉法院和索赔法院合并成立了联邦巡回上诉法院（CAFC）专门受理专利上诉案件。在该案中不再完全排斥商业方法，而是追问在一个计算机程序中除了数学运算法之外是否还有其他创造性要素，如果不仅仅是数学运算法，则该程序可以获得专利。⑲建立了“两步测试”原则，第一步，该专利是否包括了数学运算法；第二，如果是，再判断该专利是否仅仅是数学运算法。如果第二步的答案是否定的，则该程序可以获得专利。参见：郑成思.知识产权论［M］.北京：法律出版社，2003：210-211.在1978年Parker v.Flook案中，Flook拥有一项催化剂转换过程预警机制方法专利，美国联邦最高法院在该案中也作出解释：“数学公式除外”原则并不意味着整个专利内容中不能包含数学公式。⑳该案专利权利要求包括：①测量当前的温度；②通过数学公式计算预警限制标准；③通过更新标准以调整预警限制。参见：张乃根.美国专利法判例选析［M］.北京：中国政法大学出版社，1995：52-57.1980年Walter案，该案涉及对一项地震预测和调查方法提出专利申请，美国关税与专利上诉法院同样抛弃了以往一棒子打死的方法，而是采用区别对待的方法，针对一项商业方法，除了包含数学运算规则，是否还涉及物质成分或者操作过程，如果答案是肯定的，则该方法属于专利授权的范畴。㉑618F.2d 758（C.C.P.A.1980）.从1978年开始商业方法逐步被纳入专利保护范围，直到1996年美国专利商标局利用修改美国专利审查指南之机，将“商业方法与其他专利客体一样同等对待”。至此，美国社会也更加关注有关商业方法的创造性及其标准的研究。

1998年美国的State Street Bank案件㉒该案件全称为State Street Bank & Trust Co.v.Signature Financial Group，Inc.案，被称为商业方法第一案，该案在商业方法专利保护领域具有里程碑意义。明确提出了商业方法专利创造性审查的前提。在该案中，Signature 公司拥有的专利是利用一个计算模型，根据当天市场变化计算出投资基金收益和费用，帮助投资者购买基金。地区法院认为，该专利既涉及商业方法又涉及数学公式，两者皆为不可专利的主题，判决专利无效。然而美国联邦巡回上诉法院认为，地区法院错误地将该专利视为一个过程，但它实际上是一个“机器”。最终美国联邦巡回上诉法院判决该专利有效，并且提出不能仅仅由于发明涉及数据输入、数据输出、数据存储而否认其专利性。在该案中，法官Giles S.Rich的意见为商业方法创造性审查的条件提供了参考。商业方法专利必须具备有形的或物质化的效果；如果是一种软件，与软件接近的媒体使之具体化。㉓约翰·W.芭格比.商业方法专利的扩展——交易性分析与技术科学的融合.冯晓青，胡少波，译［G］//郑成思.知识产权文丛.北京：知识产权出版社，2008：214.换言之，只有具备了上述物质化或具体化的条件，商业方法才可能具有创造性审查的前提，否则它将可能直接被视为“数学公式”而排除在专利保护范围之外。

（二）美国商业方法创造性的审查标准

关于商业方法创造性审查的标准，1999年AT&T案给予了有价值的说明。该案涉及一项长途电话计费系统的专利问题。地区法院认为，权利要求中包涵了一个数学公式，因而认定专利无效。然而，美国联邦巡回上诉法院认为，一项发明是否被授予专利，并不取决于它是否存在数学公式，而是它作为一个整体是否产生了一个“有用的、具体的，有形的结果”，只要满足《美国专利法》第101条规定的基本要求，由计算机程序所控制的电脑就成为可专利的发明。㉔沙海涛.电子商务商业方法软件的专利保护（下）［J］.电子知识产权，2003（3）.相比较其他专利而言，该案对商业方法专利的创造性提出了一个较为宽泛的尺度——“有用的、具体的、有形的结果”。显然，根据这一创造性的标准，商业方法专利的创造性并不主要体现在技术创造性方面，而是适用结果方面。事实上，能够满足这一要求的商业方法并不太难，这也激发了美国商业方法专利的申请量急剧增加，㉕从1999年的2 821件到2001年的8 700件。参见：王廷伟，金子财.“商业方法专利”：未来金融竞争的战略制高点［J］.西华大学学报：哲学社会科学版2004：29-31.这其中不乏大量低质量的商业方法专利，如高尔夫球摆放方法㉖专利号：US5616089.、烹饪调料选用方法㉗专利号：US6349820.、药片咀嚼方法㉘专利号：US3418999.等。于是，在社会上也形成了对美国商业方法专利保护批评的声音，批评者认为其过度保护将导致对商业方法的垄断，这将最终阻碍经济发展。㉙周俊强.知识产权的基本理念与前沿问题［M］.合肥：安徽人民出版社，2006：186.

面对创造性审查的一系列批评意见，在2008年In re Bilski 案件中，美国联邦巡回上诉法院重新调整了审查标准。在该案中，Bilski申请保护的主题涉及一种风险成本的管理方法。美国联邦巡回上诉法院审判后判定不授予其专利权，其理由是：该方法并未与机器相关，且该方法并未将任何物体转换为其他状态或物体。相比较1999年AT&T案件中“有用的、具体的、有形的结果”的标准，In re Bilski 案件所提出的“与机器相关”或者“将物体转换为其他状态或物体”的标准将更加严格。对商业方法专利创造性审查的批评，还体现在缺乏专业数据库问题上。由于缺乏专业的商业方法数据库，这也影响了商业方法专利创造性审查的质量。为此，2000年10月，美国、欧盟、日本举行会议，就有关商业方法领域文献共享、合作检索进行商讨，以期全面提高创造性审查质量。

（三）欧专局技术创造性的审查标准

欧盟对于商业方法专利的态度首先是强烈抵制，但是后来态度也开始转变。欧洲专利局于2001年11月2日发布新的审查指南，确认了其在计算机软件和商业方法上的扩大保护政策。

然而，在商业方法创造性审查方面，欧盟严格限定在一个“客观的技术问题”方面。在Penison Benefit System案件中，Penison Benefit System是控制养老金收益计划的管理系统，通过进一步的分析，欧盟专利申诉委员会（EPOBA）认为它没有解决“技术问题”，缺乏创造性，“发明所实现的改进……是经济贡献……属于经济领域，未满足创造性要求。”㉚Matthew E.Fink.Patenting Business Methods in Europe：What Lies Ahead?Indiana Law Journal，2004，299（79）：299-321.在另一个Sohei Management System案件中，涉及商业管理方法的计算机系统，该系统将以前的货物管理和财务管理两个系统合二为一，方便用户将存货管理数据与财务数据输入同一个用户操作界面，通过运算，再将数据以文档形式输出。在该系统之前，存货管理信息、财务信息都是单独输入、运算的，而该系统的创新就是将二者合在一起，提高工作效率。欧洲专利局认为，该系统实际上是一种商业方法，没有解决技术问题，因此不授予专利。在上诉时，欧盟专利申诉委员会虽然推翻了欧洲专利局的决定，但其对创造性评述仍然紧扣技术问题，只不过欧盟专利申诉委员会认为，两大管理系统相结合应视为对所属技术领域作出了技术贡献。

与美国更看重商业领域的创造性不同的是，欧洲专利局更看重技术领域的创造性。何为技术领域的创造性，在Graphic案和Character案中，法官给出了不同的理解。Graphic案件涉及的是IBM公司发明的“一种以交互式计算的终端显示图片资料的系统”，欧盟专利申诉委员会认为：“Graphic发明具有技术贡献，因为该发明超越了以往任何一种系统，使用户可以更精确地旋转图片资料。”㉛Case T 0059/93.［EB/OL］.（2001-01-23）［2007-03-22］http://legal.european-patent-office.org/dg3/pdf/t930059eul.pdf.但是在Character案中，针对Siemens公司发明的一种快速翻译成阿拉伯语并且在电脑终端显示译文的系统，欧盟专利申诉委员会认为：“尽管发明比以往任何一种系统都更快速地翻译，并以便于阅读的方式显示译文，但该发明没有充分实现技术上的创造性。”㉜Case T 158/88.［EB/OL］.（1999-10-14）［2007-03-22］http://legal.european-patent-office.org/dg3/biblio/+880158epl.htm.为此，Rochelle Cooper Dreyfull 教授就指出：“Graphic与Character的发明是否有本质的不同？……由这一决定表现出的可专利发明与不可专利发明之间的界定似乎相当随意。”㉝Rochelle Cooper Drefuss.Are Business Method Patents Bad For Business? Santa Clara Computer and High Technology Law Journal，2000，236（16）：263-280.

四、完善我国商业方法专利创造性审查的若干建议

（一）我国有必要在《专利审查指南》㉞《专利审查指南》（2010版）之前各版，名称均为“审查指南”，此处为表达方便，统一称为《专利审查指南》，以下不再赘述。中明晰商业方法专利创造性审查的标准

我国《专利法》以及《专利审查指南》还没有将商业方法专利作为独立的专利类型予以规范。实践中有关商业方法专利的申请及保护，只能参照有关方法专利或者计算机软件专利保护的相关规定，加之创造性审查标准的模糊，从而对商业方法能否申请专利以及如何申请专利等关键性问题，缺乏法律标准。根据TRIPS第27条第1款规定：“专利应适用于所有技术领域中的任何发明，不论它是产品还是方法，只要它具有新颖性、创造性和实用性即可。成员应该为符合条件的一切技术领域的任何发明提供专利保护。”结合当下技术发展与商业发展的双重需求，有必要在《专利法》或者《专利审查指南》中明确商业方法的专利类型，并明析其创造性的审查标准。

结合国外有关商业方法创造性的审查标准来看，商业方法的创造性或表现在所采用的技术领域的创造性，或表现在商业方法领域的创造性。如果仅仅突出商业方法领域的创造性，可能会导致商业方法专利的泛滥，亦或是导致商业模式的垄断，反倒不利于社会经济发展。如果仅仅是突出技术领域的创造性，又可能会创造性标准过高，大部分商业方法无法获得专利保护，这与商业方法专利保护制度背道而驰。因此，有必要建立商业方法创造性与技术创造性结合审查的标准。

为真正实现商业方法创造性与技术创造性结合审查的标准，国家知识产权局还有必要就商业方法专利建立专门的审查部门或者专门的审查员。相关审查员不仅要有计算机等方面的知识背景，还应熟悉商业方法领域的专业知识，针对每一项商业方法专利能够提出商业方法与技术领域相互结合的专业审查意见。

（二）建立联合检索机制，完善商业方法创造性审查的科学性

专利创造性的审查，需要与现有技术进行比对方可完成。就商业方法而言，我国当下还缺少专门的商业方法数据库，这也导致审查员难以实现创造性的科学审查。为此，审查员大都会根据公知常识对商业方法专利的创造性提出审查意见，如此不免会缺乏准确性和说服力。为此，我国有必要建立专门的商业方法数据库。与此同时，全面推动与美国、欧盟、日本等国家和地区建立商业方法专利联合检索机制，从而最大程度确保商业方法专利创造性审查的合理性与科学性。

（三）进一步加强对商业方法专利驳回案件中创造性审查比重

根据前文对商业方法专利驳回案件的统计，其中有关创造性审查比重明显偏少。然而，随着我国商业方法专利保护制度的逐步完善，其对创造性审查比重的要求也将明显增强。根据商业方法创造性和技术创造性相结合的审查标准，一项商业方法的创造性不仅仅体现在技术领域的创新，还可能会体现在其经营模式、商业方法领域的创新。因此，审查员以其不属于技术方案为由直接驳回的方式，也将越发受限。在大量商业方法被纳入专利保护范畴的前提下，审查员也将越发关注商业方法创造性的审查。

*作者系中国社会科学院副研究员。