尹晓丹

(苏州大学 王健法学院，江苏 苏州 215006)

一、现有技术抗辩的由来及其内容

(一)现有技术抗辩制度的由来

现有技术抗辩是指专利侵权诉讼中的被告针对原告的专利侵权指控而采取的通过举证证明其实施的技术或者设计属于现有技术,以对抗原告的指控，从而维护自己合法权益的措施。[1]现有技术抗辩制度始于德国。19世纪末，德国专利法规定了宣告专利无效的五年除斥期间。根据该规定，自授权专利公告之日起五年内，任何人不得宣告该专利无效。由于除斥期间的规定极有可能会导致对瑕疵专利的不当保护，于是设置了现有技术抗辩制度作为对专利权的限制。1941年，除斥期间的规定被废除，但是考虑到法院在侵权诉讼中无权直接宣告涉案专利无效，而等同原则的适用可能会导致专利权保护范围的不当扩大，因此德国仍然保留了现有技术抗辩以实现权利之间的平衡。

我国的现有技术抗辩制度是向国外学习借鉴的结果，并且经历了从抵触到接受的变化过程。在2008年之前，我国并没有现有技术抗辩的相关制度，同时在专利侵权诉讼中，法院也无权直接宣告涉案专利权无效。*因此，在2008年之前，被控侵权人只能通过无效宣告程序来维护自身权益。但是，根据现行法律的规定，无效宣告程序往往要等待较长的时间，当事人不仅需要通过行政程序，还有可能面对法院的两审。而涉案专利的保护期限本身比较短，且权利处于长期不确定当中，不利于产业的进一步发展。因此，为了“防止恶意利用已公知的现有技术申请专利，阻碍现有技术实施，帮助现有技术实施人及时从专利侵权纠纷中摆脱出来”，2008年《专利法修正案》首次以法律的形式引进了现有技术抗辩制度。*国务院在《专利法》第三次修改时的立法说明。被控侵权人无需向专利复审委员会提出复审申请，法院可直接判定被控侵权人不侵权。

(二)我国现有技术抗辩的具体规定

《专利法》第六十二条规定，“在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。”《专利法》第二十二条对“现有技术”的涵义作出了解释。该条第五款规定，本法所称“现有技术”，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。同时，该条还规定了授予专利权的发明和实用新型应当具备新颖性、创造性和实用性。新颖性和创造性均是相对于现有技术而言的。新颖性是指该发明或者实用新型不属于现有技术，也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。创造性是指与现有技术相比，该发明或者实用新型具有突出的实质性特点和显著的进步。《专利审查指南》对现有技术也作出了规定，认为现有技术包括在申请日(有优先权的，指优先权日)以前在国内外出版物上公开发表、在国内外公开使用或者以其他方式为公众所知的技术。因此，《专利法》所指“现有技术”是不具有新颖性和创造性的技术。

二、现有技术抗辩的实践运用

为了便于法院在现有技术认定的问题上统一操作，最高人民法院在司法解释中对现有技术的认定问题做了规定。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》(以下简称《司法解释》)第十四条规定：“被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的技术属于专利法第六十二条规定的现有技术。”由此可见，《司法解释》作了限缩性的规定，只允许以一份现有技术方案作为对比文件。这一规定与专利审查过程中新颖性“单独对比”与“实质上相同”的审查原则是一致的。*《专利审查指南》第二部分第三章。而与创造性审查时“将一份或者多份现有技术中的不同的技术内容组合在一起，对要求保护的发明进行评价”相区别。*《专利审查指南》第二部分第四章。因此，《司法解释》规定的是新颖性的标准。

在北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司诉北京博隆盛工贸有限公司等侵犯发明专利权纠纷案中，被告向法院提供了五份在先公开的专利文献以证明其所实施的技术属于现有技术，法院在判决书中明确表示，“被告提交的在先专利文献也并非一项完整的公知技术，其依据多份在先专利文献提出公知技术抗辩的主张不能成立。”*北京市第一中级人民法院(2010)一中民初字第5578号民事判决书。湖南省高级人民法院关于立信建材实业有限公司与邱则有侵犯发明专利权纠纷上诉案的判决书中明确写明：“现有技术抗辩必须只属于一个技术方案或者设计的其他特征的组合，而不应该是两个以上的技术方案。上诉人以两个以上的在先专利抗辩的上诉理由依法不能成立，本院不予支持。”*湖南省高级人民法院(2011)湘高法民三终字第36号民事判决书。

也就是说，《专利法》所规定的现有技术是指丧失了新颖性和创造性的技术，涉及新颖性和创造性的判断。而《司法解释》以及司法实践采用的是新颖性的标准。对于被控侵权人来说，新颖性标准比创造性标准更加严格。只有在被控侵权技术与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异的情况下，现有技术抗辩才能成立，而多项现有技术方案的组合不能成为其抗辩的依据。

三、对现有技术认定标准之评价

(一)价值选择

现有技术抗辩涉及“专利权不可侵犯”和“现有技术不可垄断”两大价值之间的冲突。前者是专利权人提起诉讼的基础，原告以被告的技术特征落入其有效的专利权为由提起诉讼，被告则以其实施的技术属于现有技术为由进行抗辩，往往会出现置行政权认定的专利权效力于不顾的情形。现有技术抗辩制度的适用范围扩大，则是对“现有技术不可垄断”价值的肯定，但同时对专利权的稳定性造成冲击。《专利法》规定了现有技术抗辩制度，强调“现有技术不可垄断”，但是《司法解释》作了限缩性规定，则加强了对专利权的保护。

(二)实践效果

1．当事人未能从冗长的行政程序中解放出来

早在2001年，北京市高级人民法院认为，“用已有技术进行侵权抗辩时，该已有技术应当是一项在专利申请日前已有的、单独的技术方案，或者该领域普通技术人员认为是已有技术的显而易见的简单组合成的技术方案。”*北京高级人民法院《专利侵权判定若干问题的意见(试行)》第101条。《司法解释》作了更加严格的规定，主要是考虑到法官在专业技术知识上的局限性，以便于法院操作，实现行政权与司法权的明确划分。但是，现有技术抗辩制度并没有能够将当事人从冗长的行政程序中解放出来，现有技术抗辩的预期效果没有实现。主要原因在于，被控侵权技术来源于一项现有技术方案的情形并不常见，大多数被控侵权人只能通过行政程序以宣告专利无效。

例如，广州白云山和记黄埔中药有限公司与延安常泰药业有限责任公司侵害发明专利权纠纷案中，原告广州白云山和记黄埔中药有限公司认为被告延安常泰药业有限责任公司侵犯了其名称为“治疗口腔炎症的中药制剂及其制备方法”，专利号为200710151989.6的发明专利权。*北京市高级人民法院(2011)高民终字第3014号民事判决书。一审中，被控侵权人提出现有技术抗辩，并提供一份对比文件。法院通过将延安常泰药业有限责任公司的被控侵权技术与对比文件进行对比，得出现有技术抗辩不能成立的结论，被控侵权人因此被判承担侵权责任。二审中，被控侵权人向专利复审委员会提出无效宣告请求。专利复审委员会在进行了全面的审查之后，做出无效宣告请求审查决定，宣告该专利权全部无效，延安常泰药业有限责任公司因此免于承担侵权赔偿责任。

类似的情形也发生在曹军明与中山市欧曼科技照明有限公司侵害实用新型专利权纠纷案中。*广东省高级人民法院(2013)粤高法民三终字第27号民事判决书。原告曹军明拥有名称为“一种LED贴片彩虹灯”，专利号为ZL201020165202.9的实用新型专利，并认为被告中山市欧曼科技照明有限公司侵犯了该专利权。一审庭审时，欧曼公司主张被诉侵权产品实施的技术为现有技术。为此，欧曼公司向原审法院提供了专利号为200320108035.4的实用新型专利说明书。一审法院认为被诉侵权产品与现有技术专利的技术方案既不相同，也不等同，欧曼公司主张被诉侵权产品实施的技术为现有技术理据不足。但是，专利复审委员会于2012年5月3日作出了无效宣告请求审查决定，宣告该实用新型专利权全部无效。二审法院根据此无效宣告请求审查决定认定，裁定驳回原告起诉。

从以上两个案例不难看出，当事人通过现有技术抗辩并没有得到救济，最后不得不选择无效宣告程序，现有技术抗辩制度的成功率并不高。

2.司法认定与行政认定的不统一，造成司法资源的浪费

为了确保权利能够得到救济，被控侵权人往往选择同时向专利复审委员会宣告专利权无效以及提出现有技术抗辩。但是，由于现有技术抗辩成立的标准相比专利复审委员会无效宣告的标准更为严格，极易出现法院认定现有技术抗辩不成立，而复审委员会认定专利权无效的混乱情形，对司法效率、司法权威产生消极的影响。在佛山市鑫欧达家具有限公司与王亚清侵犯外观设计专利权纠纷案中，被控侵权人鑫欧达家具有限公司提出现有设计抗辩，同时向专利复审委员会提出宣告专利权无效。由于现有设计抗辩只能采取一个对比文件，被控侵权人选择的现有技术方案在一审和二审中均未能够得到法院的认可。两审法院均判令鑫欧达家具有限公司停止侵权，并赔偿涉案专利权人的损失。随后，被控侵权人鑫欧达家具有限公司根据专利复审委员会下发的无效宣告审查决定申请再审，再审法院认可了专利复审委员会的决定，撤销原审判决。由此可以看出，由于标准上的差异，法院的认定极有可能出现与复审委员会的认定不一致的情形。在该案中，虽然被控侵权人的权利最终得到了救济，但是会降低当事人对司法的信任，影响司法权威性。*广东省高级人民法院(2011)粤高法审监民再字第59号民事判决书。

四、现有技术认定之标准选择

(一)新颖性和创造性标准不适用于当前的司法现状

采取新颖性和创造性标准的国家比较多，以美国和德国为典型。美国采取并行的设置模式，即专利侵权纠纷与专利确权纠纷合于一个法院审理，法院可以根据专利权侵权纠纷当事人的申请对专利权的有效性做出判断。[2]专利授权以后，美国专利商标局对专利权的效力问题不再有权限过问，各州的联邦法院均可在审理专利侵权纠纷的同时审理专利权的效力问题，并设立了专门的专利权上诉法院。因此，美国并不存在严格意义上的现有技术抗辩制度，主要是通过与现有技术抗辩制度相关的假想权利要求规则来实现对等同原则的限制。在等同侵权中，首先假想一个足以在字面上包含被控侵权技术的权利要求，然后判断该假想的权利要求相对于现有技术是否具有进步性，并且该进步性足以使得美国商标专利局批准该假想的权利要求。[3]如果不授权，则等同侵权不能成立。由此可以看出，美国法院无论是对专利权的有效性进行判断，还是采取假想权利要求规则时，都不可避免地涉及创造性的判断。

德国采取的是单独设置模式，其主要特点是专利确权纠纷的解决独立于专利侵权纠纷的解决，在专利侵权纠纷解决的过程中不涉及有效性的问题，侵权案件审理法院无权直接认定专利权的有效性。在德国，侵权案件审理法院为州法院，而确权纠纷的审理法院为联邦专利法院。若被控侵权人认为原告专利权无效，可通过两种途径主张。一是向联邦专利法院提出无效宣告请求，此时，民事法院一般会中止诉讼，只有等联邦专利法院有关无效宣告的生效判决出来以后，民事法院方可恢复诉讼。二是在侵权案件审理的过程中提出现有技术抗辩。对于现有技术抗辩成立的标准，德国最高法院认为既可以主张被控侵权技术与现有技术相同,也可以主张被控侵权技术与现有技术相比不具有创造性。[4]

创造性判断与技术结合紧密，至今没有统一的客观标准。最高法院数据显示，2009～2013年，全国地方法院审结的知识产权一审民事案件从30509件增长到88286件。若要求法院对于创造性加以认定，必然会加重法院的工作负担。分散的审理可能导致法院标准的不统一，甚至有可能滋生地方保护主义，这对当事人是极不公平的。此外，若现有技术抗辩采取与无效宣告程序相同的标准，还必须要面对司法权与行政权的权限划分问题。现有技术认定的结果牵涉涉案专利技术的效力问题，因为只有在被控侵权技术完全落入涉案专利权范围的情况下，才有必要提出现有技术抗辩。若认定被控侵权技术属于现有技术，涉案专利技术也必然属于现有技术；若抗辩不成功，则涉案专利技术即具有新颖性和创造性。因此，在我国当前的司法体制之下，新颖性和创造性的标准不是最理想的选择。

(二)在原有标准下，放宽对比文献的数量限制

纯粹的新颖性判断不利于现有技术抗辩制度充分发挥其作用，而创造性判断又不利于法院的操作，因此，需要寻找一种标准，既符合法院的审理水平，又能够提高纠纷解决的效率。随着信息传播方式的日趋发达和科学技术的不断进步，极少存在行为人直接采用与一份专利文献所记载的技术相同或者实质等同的技术，往往都是将多个专利技术进行简单的拼凑或变形，将对比文件限制为一个现有技术方案的规定导致现有技术抗辩的利用率较低。

最高人民法院副院长奚晓明在2010年全国法院知识产权审判工作座谈会上指出，“人民法院要准确适用现有技术抗辩规则，在等同侵权和相同侵权中均可以适用该规则，且允许以一份对比文献中记载的一项现有技术方案与公知常识的简单组合主张现有技术抗辩。”这里所提到的“公知常识”，是指本领域普通技术人员知道或者应当知道的，并能够在所属技术领域实践中熟练运用以解决具体的技术问题，或是相关技术领域的技术人员在解决具体技术问题时最容易想到并运用的技术手段。公知常识的判断以相关技术领域的技术人员作为假设主体，涉及到技术性判断。对法院来说，多个专利文献的简单组合相较于公知常识的判断更加容易。故笔者认为，应当允许多个现有技术方案的简单组合作为对比文件。

在进行对比的过程中，仅仅考虑相关技术是否存在的问题，只审查新颖性，不审查创造性。若被控侵权技术相对于A现有技术方案的部分技术特征与B现有技术方案的部分技术特征的组合不具有新颖性，即其技术特征在A和B的组合中有所体现，则被控侵权技术可以被认定为属于现有技术。若被控侵权技术在A现有技术方案的部分技术特征与B现有技术方案的部分技术特征的组合中不能直接找到，但是其相对于A和B的组合完全没有“突出的实质性特点和显著的进步性”，则不能认定其属于现有技术。

五、结论

现行的现有技术标准不利于将当事人从冗长的无效宣告程序中解放出来，并且会造成司法认定与行政认定的混乱以及司法资源的浪费，影响司法权威。参考其他国家和地区的模式，新颖性和创造性的标准不适应我国的司法现状。比较可行的方法是，在现行《专利法》体制下，对《司法解释》进行修改，允许多个现有技术方案的简单组合作为现有技术抗辩的对比文件，只审查新颖性，不审查创造性。这种模式的优点在于，能够扩大现有技术抗辩制度的适用范围，绕开无效宣告的冗长程序，提高司法效率。建立专门的统一的知识产权法院已经被提上日程。知识产权专门法院成立之后，在现有技术认定方面，完全可以授予法院对创造性进行判断的权利。

参考文献：

[1]曹新明.现有技术抗辩研究[J].法商研究,2010(6).

[2]张鹏.现有技术抗辩制度本质论[J].科技与法律,2010(1).

[3]张鹏,崔国振.现有技术抗辩的对比方式和对比标准探析[J].知识产权,2009(19).

[4]翟文峰，张炳生.现有技术抗辩的对比标准[J].中国矿业大学学报(社会科学版)，2010(3).