张家铖

（山东大学法学院，山东 青岛 266200）

我国现行《专利法》对专利侵权诉讼案件的处理办法结合了两种制度，一种是现有设计抗辩制度，另一种是现有技术抗辩制度。于此同时，专利法律条例中将抵触申请抗辩与前两种抗辩做出了界定，为此，我国的《专利法》中专利侵权抗辩事由必须是技术抗辩和设计抗辩，不得是抵触申请抗辩。实务操作中，对抵触申请能否作为专利侵权抗辩事由亦有较大争论，司法审判与行政执法各执一词，理论界看法也不尽相同。近年来有学者呼吁专利法修改，加入抵触申请抗辩制度，引发广泛讨论。因此，全面考察抵触申请的抗辩权属性，分析我国专利侵权制度的设计与实践状况，在借鉴域外立法经验的基础上，适时促进抵触申请抗辩落实到立法领域，这对完善我国专利制度大有裨益。

1.抵触申请与专利侵权抗辩事由概述

1.1 抵触申请定义

学界通说认为，为了判断一件发明或实用新型专利的申请是否具有新颖性,应当审查是否有同样的发明或者实用新型已由他人向专利局提出过申请并且记载在专利申请文件中。这种现有技术中损害新颖性的专利申请，就被称为抵触申请。

关于抵触申请的概念，我国的法律条例中并没有详细的说明，只在《专利法》的第二十二条第一款以及第二十三条第一款中有所体现，侧重点分别是在专利的技术新颖性以及设计新颖性上。2010年我国颁布了 《专利审查指南》，主要是对《专利法》的一项补充说明性文件，其中部分章节分别定义了发明、外观设计专利的抵触申请以及实用新型专利的抵触申请；从这个文件对这几项的定义分析，专利侵权中是否可以用到抵触抗辩申请，要从下面几个方面综合考虑[1]：一是申请人需由他人提出,即前后申请人不同；二是专利申请的日期应该在专利局审查类同的专利日期之前，即须是在先申请；三是专利局依据相关的审查结果，按照程序来公布最终判定结果；四是发明具有相同性，即与后申请同样的发明或者实用新型在说明书中有相关的记载。

1.2 现有技术抗辩的法律规定

专利侵权的案件中，如果被指控的侵权人有相关技术、设计的资料可以提供证明，被指控人申请的专利就不存在侵权，这是我国《专利法》中明确指出的。而对于现有的技术和设计在专利法中同样有详细的说明，也就是该技术和设计在申请专利前，已经被世界各国所认识。因此，从这些表述中可以发现，抵触申请抗辩在我国的专利法中没有得到体现，同时从现实的法律条例中，也很难发现抵触申请能够作为专利侵权的抗辩事由[2]。

1.3 现有技术与抵触申请的关系

抵触申请和现有技术之间，存在如下几点差异：一是性质不同。新颖性以及创造性都可以用现有技术来评价，但新颖性还可以用抵触申请来评价[3]；二是适用地域不同。自我国的专利法修订以来，现有技术的范围拓展到了针对国内外所有知晓的技术，但是抵触申请的范围只局限于在我国申请的专利；三是公开时间不同。抵触申请的公开时间是在专利的申请日之后，而现有技术的公开时间恰好相反，是在申请日之前，为此前者从本质上讲属于在先申请；四是公开形式不同。抵触申请的公开形式仅局限于出版，而现有技术不仅仅有这种行使，还存在其他的公开形式。

从上述两者的比较中，我们能够清楚地明了修订后的《专利法》中对于抵触申请的界定以及定义，同时也得以理解其不构成抗辩申请的缘故。“如果将抵触申请作为抗辩理由，则需要将专利技术或者专利设计与被控侵权人进行抗辩所提出的在先申请进行对比判断是否构成抵触，其性质属于对授予专利权的发明创造是否具备新颖性进行判断，这有悖于专利法规定的专利权有效性问题只能通过专门的无效宣告程序解决，不能由审理或者处理专利侵权纠纷的法院或者管理专利工作的部门在审理或者处理过程中一并予以认定的基本制度安排”[4]。

2.抵触申请抗辩的适用与制度设立的必要性

2.1 我国实务界对抵触申请抗辩的适用态度

从专利行政执法角度来看，2013年，我国知识产权局颁布的专利侵权的相关认定依据以及指导意见中明确指出，专利申请以及抵触申请的专利在专利纠纷提交日之前并没有对外公布，那么这种抵触申请的专利或专利申请不构成侵权行为。基于此，在专利侵权案件审理过程中，不能采用抵触申请抗辩。

从司法实践角度来看，近几年以北京、上海为代表，地方各级法院对专利侵权诉讼中抵触申请作为抗辩事由采取了附条件的适用。从我国最高人民法院颁布的审理侵犯专利权纠纷案件应用法律的征求意见稿中可以看出其对于抵触申请抗辩的一些要求和规定，第十七条和第十八条意见指出，已经对外公布的专利申请，应该采用现有技术来进行抗辩申请，不主张被诉侵权人采用专利抵触申请的方式，这项意见稿于2009年公布，在第二年召开的全国法院知识产权会议上最终得以通过。但是应当指出，上述意见并未纳入最终的司法解释。

可见，专利实践中对抵触申请抗辩存在较大分歧，这一点亟待立法予以明晰。

2.2 域外抵触申请抗辩的立法例分析

依照我国专利法规定，抵触申请仅仅能够评价专利的新颖性，而不能评价专利的创造性。这一点是我国实务界对抵触申请能否作为专利侵权抗辩事由的分歧所在。新颖性涉及到对已经授权专利有效性的判断，只能通过无效宣告程序解决，不能在司法审判中予以一并确认，这样有悖于专利制度的安排。相比较我国的专利法案将抵触申请排除在现有技术之外，早在2011年，美国政府就将其抵触申请纳入到了现有技术的行列中，并颁布了相应的发明法案。

需要认识到的是，美国的法案中，可以采用无效抗辩，其构成了侵权诉讼的关键环节部分，也就是在侵权诉讼纠纷案件审理过程中，被控侵权人可以提出无效抗辩，这种行为不能提起诉讼[5]，其不是独立存在的。为此，在审理专利纠纷案件中，美国法院可能会对无效抗辩以及侵权一起开展调查。国外的立法对于抵触申请都是抱以开放的态度，如美国专利法案中专利的创造性评价就可以用到抵触申请。在新修订的专利方案出台之前，美国采用了先发明的评价方法，也就是说，依据专利申请的日期，判定其是否具备现有技术，同时可以对专利的创造性进行评估。这些法律条例的版本，其目的在于让真正发明专利的申请人之法益能够得到法律的保护。

2011年，美国针对专利方案又做出了对应的调整，改变了以往以发明时间作为依据的这种方式，并开始逐步地推行先申请的方式[6]，也即发明人先申请制。其基本内容在于，不需要去确认发明人的创造性发明的时间。但是新修订的发明法案中还是将现有技术作为评价创造性的惟一标准方法。

2.3 我国专利侵权抗辩制度存在的问题

2.3.1 现有技术在时间上具有严格的限制，其申

请作为抗辩事由必须要在其对外所知之前

就目前而言，发生了专利纠纷时，一旦被控侵权人提出了现有技术抗辩，并且其时间在对外知晓之前，那么其行为也就不会构成侵权，依据国家的法律规定就可以完成其诉讼纠纷的审理，不需要用到无效宣告程序。而在案件审理过程中，抵触申请不能作为评价的依据和标准，其要通过上诉的程序来完成判定。一旦抵触申请在专利申请日期之后，那么其也具备了抗辩申请的法律效力，可以作为抗辩的依据，在这种情况下，就必须扩大现有技术的时间节点解释，据此承认抵触申请的抗辩效力。

2.3.2 专利侵权抗辩与专利无效宣告程序之间的界限不清晰

虽然我国对专利法进行了修订，但是在立法过程中，有些法律提案并没有得到知识产权局的认可，还是将抵触申请抗辩排除在外，其根源是因为专利侵权抗辩与无效宣告程序之间的界限模糊。从本质上分析，就是选择了不恰当的抵触申请抗辩对比参照物，导致其无法来评估专利是否具有创新性，从而在专利侵权案件的审理中实现其对专利创新性的评估，导致两者的概念混淆，因此这种理解是错误的。

抵触申请与现有技术所指向的技术方案均属于公知技术范畴，这一点是抵触申请与现有技术能够作为专利侵权抗辩事由的原因，而不是这两者能破坏在后专利申请的新颖性。对于进入公共领域的技术，公众有权利对其进行自由利用。所以，公众使用非专利权人控制的公知技术方案的信赖利益不是必须经过对专利权的无效宣告程序才能得到保障，应当在侵权诉讼中得到直接的支持。抵触申请相对于现有设计，亦是同理。

基于此，现有的技术抗辩制度的目的与专利权无效宣告制度有着根本上的不同。抗辩权是现有技术抗辩的性质属性，并没否定原有专利的效力。也正是因为被告享有现有技术抗辩权利，因此能有效提高诉讼效率，降低当事人诉讼负担。在这种制度设计下，避免了专利无效宣告程序对于公众利用自由可用公知技术增加的过余义务。

3.设立抵触申请抗辩制度的可行性分析

3.1 学术理论基础

抵触申请抗辩进入立法领域，需要借鉴与其在理论基础上有紧密关联的现有技术抗辩。现有技术抗辩的理论基础在于“专利权的保护范围不得包括现有技术”。若被诉侵权技术方案相对于现有技术无专利性可言，则不能被授予专利权，即于侵权诉讼中也不应将其纳入涉案专利权的保护范围。故现有技术抗辩的认定标准——相同或者无实质性差异，这一点与专利授权中现有技术的地位——新颖性和创造性评价标准，具有某种对称性。

当涉及侵权的技术方案与抵触申请之间相比，其不具备专利性，那么这项技术发明就不能被认定为专利，因此在案件判定时，这种纠纷也不存在侵权行为。基于此，抵触申请抗辩的认定标准应当与有关抵触申请的授权确权标准相对应。根据我国专利审查意见，对于抵触申请存在的问题，在具体的案件处理中，应该对判定的标准做出对应的修改。

但是现实情况是，目前我国关于专利相关的法律条例、指导意见、实施细则等等，这些文件和法律条例中都没有明确规定抵触申请抗辩的具体细则以及要求。站在法理学角度，这无疑符合法律漏洞所要求的两个要件:一是违反计划性；二是不圆满性。所以这种缺失就形成了专利法的“明显漏洞”。由于明显的法律漏洞已经超出了法律文本可能的文义范围，不能通过比较、目的或合宪等狭义的法律解释方法予以弥补，只能通过立法修订法律或者司法实践中的类推适用才能填补。

基于这种判断原则的对应性和弥补法律漏洞的需要，立法应予以包容抵触抗辩，使专利法侵权制度逻辑结构完整和相融自洽。

3.2 司法审判基础

我国司法实践对于专利侵权中抵触申请抗辩也经历了一个逐步接受的循序渐进过程，简要回顾相关审判案例，也能明确认识到这一制度进入立法领域的现实基础。

上海市高级人民法院在2001年就出台了针对专利纠纷审理的相关细则和规范要求，指出了专利纠纷案件中，如果其抵触申请中的技术方案是公开的，那么诉讼的技术不具备专利权，因此也不属于专利侵权，这种认定的方法可以用于设计抗辩以及现有技术。同时也提出了技术抗辩只能用于相一致的侵权认定中，只有当抵触申请中的公开技术方案和纠纷中被控告的技术方案相一致时，不侵权抗辩才能够成立。

北京市高级人民法院在2013年出台了专利侵权的审理流程，其中就明确了抵触申请的功能和作用，同时将其与现有技术进行了明确的界定，并对这种作法进行了解释和说明。在实践中，当抵触申请的专利就是被诉侵权人主张实施的，那么就可以按照其专利侵权判定的标准来执行[7]。

我国最高人民法院在2013年12月审理了“布塑热水袋的加工方法”的专利纠纷，对被告的抵触申请予以了肯定。2015年，在审理“清洁工具”的专利纠纷案件中，依据现有技术抗辩的标准方法对其抗辩进行了审查，并指出了抵触申请抗辩的认定标准应该根据专利技术的新颖性来确定。

最高人民法院在2011年就颁布了发挥知识产权审判职能的相关指导意见，其中就明确地指出了被诉侵权人在实施抵触申请中的技术方案、外观设计，都不属于专利侵权行为，审查时应该以现有技术和设计抗辩作为判定依据。可见司法审判在某种程度上已经适用抵触申请作为专利侵权抗辩事由，并且最高法也有相关文件表示支持适用，这无疑为这一原则进入立法领域打好了实践基础。

3.3 专利实践需要

随着科学技术的发展越来越快，各项新技术新发明层出不穷。据不完全统计，目前我国的专利申请数应位列世界首位，虽然数量上已经超过了世界很多国家，但是在质量上却没有很大提升，这为科技创新和产业良性发展带来了负面作用，同时也陷入专利制度僵局。随着法制建设越来越成熟，现有技术的抗辩规则必定会发生变化，抵触申请抗辩的应用范围也将会越来越大。通过对其进行改进和发展，并在立法中予以规定，可以为我国专利实践做出贡献。

基于前文学理分析，现有技术抗辩与抵触申请抗辩，都未涉及对涉案专利新颖性、创造性的直接评价。即使认定抗辩成立，也不会在诉讼中对专利权的法律效力彻底否定。所以在专利侵权案件中对现有技术抗辩、抵触申请抗辩进行审查，有利于及时化解纠纷，减少当事人负担，实现法律价值中正义与效率的双赢。相反，如果不允许抵触申请抗辩，则被诉侵权人往往不得不通过提出无效宣告请求来解决涉案专利权的合法性问题，这无疑会不合理地增加当事人的诉讼成本和制度运行成本。在专利侵权诉讼时间长、成本高、程序繁琐等缺点作用下，司法矛盾将更加突出。

4.对我国立法的建议

结合前文分析，我国的专利法在修订过程中，应该进一步明确抵触申请的细则，并制定出科学的、合理的专利纠纷审理办法。对专利纠纷案件中的一些不具备新颖性、创造性的情况用列举的方式逐一规定。对此，笔者建议：

首先，在专利法中明确抵触申请定义。在现有的专利法第二十三条中增加一款规定：“本法所称抵触申请，是指在涉案专利申请日之前向国务院专利行政部门提交申请，在所述申请日之后公布的专利申请文件或者公告的专利文件。”解释上述定义时要关注：一是将时间作为抵触申请的主要条件之一。也就是说，涉案专利的授权必须在向国家管理部门提交之后才能成立。这种方式就能够明确抵触申请的内容以及界定，从而便于操作和理解。二是在对其解释时，不能在对其外观设计、实用性等等的公开性进行明确，这些内容值构成授权的部分，可以作为补充性资料，但不做明确的解释。三是没有对现有的专利法中第二十二条进行修改，其规定了国家专利机构受理和承认的专利申请，才能作为抵触申请的条件，其具备了地域性的特点。中国专利的抵触申请仅局限于在我国境内申请提交的专利申请，而在其他地区的，则不能构成我国的抵触申请。

其次，在《专利法》中增加抵触申请的相关管理办法，对现有的法律条例中增设：如果被控侵权人有具体的实施相关资料和技术能够证明其不存在侵权行为，那么可以归属到抵触申请中，同时也可以判定其不构成侵犯专利。

再次，《专利法》中应该明确专利的创新性和新颖性，并对其具体的标准进行定义。这里指的专利创新性和新颖性是目前没有的技术发明、设计等。针对抵触申请增设：对外公开的技术方案、外形设计、发明等等，这些都不具备抵触申请，应该认定其不能作为抗辩申请。

最后，专利审查指南可以对专利法中“同样的发明、实用新型”的含义作进一步规定。涉案专利相对于抵触申请不具有新颖性，或者属于明显不具有创造性的列举情形之一的，不能授予专利权。

5.结语

综上所述，随着科学技术的进步，各种新技术新方法会越来越多，对应的专利申请也会呈现几何倍数的增长。由此所产生的专利纠纷案也会相应地增加。目前，我国的《专利法》中还存在诸多的漏洞，其在实践应用中暴露出的问题越来越多。其中，尤为突出的就是抵触申请抗辩的法律地位得不到体现，其问题的根源在于在应用过程中存在较多的争议。在专利纠纷案件的审查过程中，虽然也用到了抵触申请抗辩的方法，但是其实用性以及操作性却不尽人意。对抵触申请抗辩目前存在的各项问题进行逐一的分析和探讨，找出其问题的根源，并针对这些问题制定出对应的解决措施，能够改变现有的状况，有效地解决目前专利纠纷案件中一些争议部分，提高专利纠纷案件的处理效率，确保专利权能够得到维护，切实保障专利人的合法权益，从而为我国知识产权起到保驾护航的积极作用。基于此，专利法修订中，应该对抵触申请抗辩的细则做出进一步的明确，弥补当前 《专利法》中存在的不足之处，这对于我国知识产权的保护有着积极的意义。