刘 莉 江耀纯

一、引言

发明的创造性，是指与现有技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步。其中，“显著的进步”比较容易满足，只要技术方案解决了一定的技术问题即可。“突出的实质性特点”（即对所属技术领域的技术人员来说，发明相对于现有技术是非显而易见的）是创造性判断的关键和核心，对于“突出的实质性特点”的判断，《专利审查指南》中给出了具体的判断方法，即通常所称的“三步法”，包括：第一步，确定最接近的现有技术；第二步，确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题；第三步，判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。“三步法”的三个步骤依序层层递进、逻辑关联，共同构成了判断发明创造性的突出的实质性特点的基本过程。

在专利的审查过程中，绝大多数发明专利申请都有收到过关于创造性的审查意见，由于种种原因，审查员在运用“三步法”进行创造性评述的过程中有时难免会有偏差，因此专利代理师在答复中要练就火眼金睛，把这些偏差挑出来，从这些偏差中找到答复的突破口，以避免这些偏差的存在造成申请人的权利损失。现笔者对在专利代理实践中遇到的审查意见中常见的错误或偏差进行说明，为专利代理师在答复缺乏创造性的审查意见时寻找突破口提供一些意见参考。

二、从审查员对最接近的现有技术（以下简称R1）的事实认定中寻找突破口

创造性判断中所依据的现有技术是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。……