李德宝

一、前言

随着中国科学技术的不断进步和专利事业的蓬勃发展，专利申请的撰写水平也在不断提升，在产品权利要求中采用参数限定的情形越来越多。无论是在专利申请审查程序、专利无效宣告程序，还是在专利侵权程序中，与采用参数限定的产品权利要求有关的问题常常成为争议焦点，当然也是难点。

何为参数？所谓参数一般是指一些具有特性的值，其可以是能直接测量的性能值或分布情况(如熔点、强度、膨胀系数、透射率、组分分布、杂质分布等)，也可以是以公式形式表示的几个变量的数学组合①European Patent Offi ce,Guidelines for Examination in the European Patent Offi ce [M],November 2019:Part F-Chapter IV-21-23.。参数一般可分为常用参数和自定义参数。所谓的常用参数包括标准中规定的参数、本领域通用参数、通过文献记载或实践使用而含义确定的参数等；自定义参数是指现有技术中几乎没有使用，由专利申请人或发明人自己定义的参数，有时可以根据组分含量、结构特征、已知性能参数等通过公式计算确定。

二、参数限定的相关规定

（一）规定

根据中国《专利审查指南》第二部分第二章3.2.2 节的规定，当产品权利要求中的一个或多个技术特征无法用结构特征予以清楚地表征时，允许借助物理或化学参数表征，但使用参数表征时，所使用的参数必须是所属技术领域的技术人员根据说明书的教导或通过所属技术领域的惯用手段可以清楚而可靠地加以确定的。

同时，在中国《专利审查指南》第二部分第十章第4.3 节中对参数限定作了进一步规定：对于仅用结构和/或组成特征不能清楚表征的化学产品权利要求，允许进一步采用物理－化学参数和/或制备方法来表征，但参数必须是清楚的。

由此可以初步认为，对于产品权利要求，尤其是化学产品权利要求，优先使用名称、结构和/或组成等特征来限定，在不能清楚限定的情况下，允许采用参数和/或制备方法来表征。

（二）美国、日本和欧洲的相关规定

美国和日本对参数限定的产品权利要求的规定和审查相对宽松。例如，日本《专利、实用新型审查基准》中规定产品权利要求可以采用结构、作用、功能、性质、特性、方法、用途以及其他各种方式进行表征，未规定组成、结构、参数和方法限定的优先顺序；美国《专利审查程序手册》中也未对产品权利要求表征方式的优先顺序进行规定②陈力,何之贤 .关于参数特限定的产品权利要求新颖性的几点思考[J].科技与创新,2019(10):98-99.。

比较而言，欧洲《专利审查指南》中对参数限定的规定非常详细。其中规定产品的特性值可以用与产品的物理结构相关的参数定义，这些参数应能通过本领域常用的客观方法进行清楚且可靠的测量。当产品的特性值是通过参数之间的数学公式来限定时，其中的每一个参数都应是清楚且可靠测量的。对于参数限定的产品权利要求的特征描述应满足如下要求：（i）当本领域技术人员阅读该权利要求时，该权利要求本身应是清楚的（不包括源自说明书的信息）；（ii）测量参数的方法必须完整地记载在权利要求中（或至少给出其参考出处），并且（iii）若申请人选择使用参数来限定权利要求的保护范围，需要确保本领域技术人员能容易且清楚地确认其实施的技术方案是否落入权利要求的范围内。

欧洲《专利审查指南》中还规定，对于不常用参数，通常以两种情形出现：（i）该不常用参数用来表征可以使用发明所属领域中常用的其他参数来表征的产品的性质/制备方法；（ii）该不常用参数用来表征发明所属领域中未被测量过的产品的性质/制备方法。若不常用参数为如下情形：“没有从使用的不常用参数到本领域常用参数进行直接转换的可能性，或者无法获得用于测量该不常用参数的设备”，则可以以其不清楚为理由提出初步的反对意见，因为无法与现有技术进行有意义的比较，这种情形也可能会掩盖其缺乏新颖性。若不常用参数的类型为如下情形则是允许的：“很显然地，如果根据专利申请的记载，本领域技术人员可以毫无困难地完成目前的测量，并且能够确定该参数的准确含义，且能与现有技术进行有意义的比较。”此外，一个不常用参数确实与现有技术存在明显区别特征的举证责任在于申请人。该情形不适用于“疑点利益归于被告”③European Patent Offi ce,Guidelines for Examination in the European Patent Offi ce[M],November 2019:Part F-Chapter IV-21-23.。

三、采用参数限定的原因分析

（一）保护特定的产品需要

有些产品的微观结构虽然发生了变化，但难以对其进行准确测量和表述，也无法使用结构或组分等特征进行清楚限定，或者限定后无法与现有技术的产品进行准确区分，因此只能使用相应的性能参数或其他参数等对其进行限定，以使其区别于现有技术的产品。例如冶金领域的相关产品，虽然有些产品的组分及其含量与现有技术的产品相同，但经过特定的处理工艺（如热轧时的升温速度、保温时间、冷却时的降温速度等），会使产品的微观结构发生改变，其外在表现通常为在某方面具有优异的性能，进而可以采用性能参数对其进行限定。

（二）将新方法用产品权利要求来保护

部分发明创造的发明点在于工艺过程及其参数控制，制备得到的产品可能与现有技术的产品相同（当然微观结构也可能有微小差异）。理论上，权利要求应撰写为方法权利要求，但发明人或申请人考虑到将来的维权便利或为了获得“产品”的绝对保护，在撰写方法权利要求的同时，会试图采用参数限定的方式撰写为产品权利要求（采用自定义参数或多个通用参数构成的公式等）；同时，在说明书中详细阐述具有该特定参数的产品是由特定方法制备得到。当然，这种撰写方式的产品权利要求，在实质审查或专利无效宣告过程中可能会被推定为不具备新颖性，或评述其不具备创造性，但也存在被授权或维持有效的可能性。

（三）不当延长保护期

有的申请人在申请产品专利之后，为了不当延长产品专利的保护期，在后续专利申请的产品权利要求中采用现有技术中未披露的自定义参数进行限定，并在说明书中记载与现有技术不同的制备方法，使所属领域技术人员误认为其制备得到的产品与现有技术产品存在区别，但实际不存在区别或者仅部分产品存在区别，从而意图不当延长产品专利的保护期。当然，其在实质审查或专利无效宣告过程中也可能会被推定为不具备新颖性，或评述其不具备创造性，但也也存在被授权或维持有效的可能性。

四、参数限定的产品权利要求的审查

对于采用参数限定的产品权利要求，在授权和无效宣告阶段可能涉及的问题主要有：参数本身不清楚，进而导致权利要求的保护范围不清楚；推定参数限定的产品权利要求不具备新颖性，或认为其不具备创造性；参数限定的范围过宽，导致权利要求得不到说明书支持等。但最常见的驳回或无效理由为权利要求不具备新颖性或创造性。根据中国《专利审查指南》的规定④中华人民共和国国家知识产权局 .专利审查指南（2010）[M].北京:知识产权出版社,2010:160-161,283-284.，若所属技术领域的技术人员根据该参数无法将要求保护的产品与对比文件产品区分开，或者无法将两者进行比较，则可推定其不具备新颖性，但申请人若能够证明权利要求的产品与对比文件产品在结构和／或组成上不同，则可以认可其新颖性，但是否具备创造性需另行考虑。对于此种处理方式，在欧洲《专利审查指南》中亦有相应的规定：当权利要求中使用参数来限定发明或技术特征，现有技术文件中使用了不同的参数，或者根本没有参数限定，若已知产品或现有技术文件中的产品在所有的其他方面均相同，例如起始原料和制备方法均相同，则可能首先会认为其不具备新颖性。这时，认为存在区别特征的举证责任在于申请人。如果申请人没有提供证据支持则不会获得“疑点利益”。相反，如果申请人能够提出例如参数之间存在差异的恰当的比较结果，那么还要质疑是否本申请已经披露了生产具有权利要求所限定参数的产品的所有技术特征⑤European Patent Offi ce,Guidelines for Examination in the European Patent Offi ce[M],November 2019:Part G-Chapter VI-2.。

由于篇幅所限，下面仅对涉及新颖性、创造性的案例进行讨论。

（一）案例讨论

1.举证的重要性

【案例1】⑥赵锴,苑伟康 .好文必读！在参数限定化学产品权利要求新颖性判断中如何适用推定方法？.中国知识产权报（微信公众号）,2016 年11 月21 日.

涉案专利涉及一种冷轧钢板及其制造方法（参见第28343 号无效决定），该专利被专利复审委员会（现复审和无效审理部）宣告部分无效（暂未检索到行政判决），其授权公告的权利要求2 要求保护 一种冷轧钢板，其中一个技术方案与证据1 的区别仅在于证据1 没有明确公开技术特征“铁素体组织的平均结晶粒径在12.0μm 以下、r 值的面内各向异性Δr为-0.20 ≤Δr ≤0.20”。涉案专利与证据1 在制备方法上的区别仅在于证据1 没有明确公开其热轧终轧温度920℃在Ar3 相变点以上，若能证明制备方法相同，则权利要求2 中的该技术方案相对证据1 即不具备新颖性。

合议组依据请求人提交的证据，经过充分的分析、论证后认为，证据1 中的热轧终轧温度920℃必然高于Ar3 相变点，这也是本领域技术人员根据公知常识能确定的；尽管证据1 没有明确公开权利要求2的上述参数限定，但由于两者的制备方法相同，证据1 制备的产品也必然具有该参数特性，因此，推定权利要求2 中的该技术方案不具备新颖性。在该案中，仅根据证据1 公开的“热轧终轧温度920℃”和“如果终轧温度不足870℃则成为α 相区轧制”并不足以判断其在Ar3 相变点以上，但请求人提供的多篇证据佐证了证据1 公开的“870℃”应为Ar3 相变点附近的温度，热轧终轧温度920℃则必然高于Ar3 相变点。在该决定之前，针对涉案专利曾作出第24367 号无效决定，该案中由于请求人未提供充足的证据证明证据1 的920℃在Ar3 相变点以上，在主要争议事实存疑的前提下，合议组以请求人的主张不能成立为由维持了该权利要求有效。

由此可以看出，在专利无效宣告程序中，请求人对其主张的事实、理由负有主要的举证责任，基于同样的理由，请求人举证充分与否会导致不同的审查结论。

2.补充实验数据

【案例2】

涉案专利涉及一种药物晶型（参见第39166 号无效决定），该专利已被专利复审委员会宣告全部无效（暂未检索到行政判决），其授权公告的权利要求1如下：

“1.4-[5-(吡啶-4-基)-1H-1,2,4-三唑-3-基]吡啶-2-腈的I 型结晶，其在粉末X 射线衍射中，在衍射角2θ 的值为10.1、16.0、20.4、25.7 以及26.7度附近具有特征性峰。”

为证明其不具备新颖性，请求人提交了司法鉴定意见书（证据3），证据3 重复实施了涉案专利实施例2 的制备方法和证据2 实施例3 的制备方法。

合议组认为，证据3 记载了检测单位分别两次重复实施证据2 实施例3 的方法，获得样品2-1、样品2-2 并测得XRD 衍射谱图以及峰强度，样品2-1 和样品2-2 的衍射角2θ 出峰位置均能与权利要求1 的出峰位置对应或在合理误差范围内，因此，证据3 证实了证据2 实施例3 得到的晶体与权利要求1 中对于I 型晶体的限定参数特征是一致的，二者是同一晶型，因此权利要求1 不具备新颖性。

从该案例可以看出，在专利无效宣告程序中，在结构、组分、制备方法等相同或相近的基础上，对于现有技术没有明确公开的涉案专利权利要求所限定的参数，请求人可以采用重复实施现有技术的制备方法的方式获得相应产品，并测量其参数，若分析检测其产品的参数特征与涉案专利产品权利要求限定的参数特征相同，或者在权利要求限定的参数范围内，则可以认为该参数已被现有技术公开，即不构成区别特征，进而再进一步评述其不具备新颖性或创造性。

3.制备方法已被公开

【案例3】

涉案专利涉及一种化学强化用浮法玻璃（参见第36720 号无效决定），该专利已被专利复审委员会宣告全部无效，北京知识产权法院维持了该无效决定（2018 京73 行初10978 号）。其授权公告的权利要求1 要求保护一种化学强化用浮法玻璃，其相对于证据2 的一个区别技术特征为：“底面的深度5～10μm处的平均H/Si 强度相对于顶面的深度5～10μm 处的平均H/Si 强度之比为1.65 以下。”对此，合议组的核心观点在于：（1）公知常识性证据9 公开的玻璃翘曲原理与翘曲方式和本专利具有一致性，本领域技术人员可以通过将玻璃板上下表面的氢浓度差尽可能地控制在很小的范围，从而达到控制玻璃翘曲的目的。本领域技术人员根据需要，选用公知的检测方法测试5～10μm 常规深度玻璃上下表面的平均H/Si 强度以代表氢浓度是容易想到的，在现有技术已经存在通过将上下表面氢浓度控制在尽可能相近的前提下，上述区别不能给权利要求1 带来创造性贡献。（2）证据2 公开了锡槽浴温与玻璃倒入锡浴时的温度差为60℃，而本专利说明书中明确记载了通过将两者的温度差控制在80℃以下（更优选为70℃以下），能够使上下表面的氢浓度差变小。并且本领域技术人员公知，上下表面的温度不一样，则在生产中必然会出现玻璃带出锡槽时的弯曲现象，但在大多数情况下，玻璃带都是比较平整地离开锡槽，也就是玻璃带上下表面的温度虽然不是完全相同，但基本保持一致。据此，为了获得令人满意的翘曲量，本领域技术人员显而易见地会将两者的温度差控制在尽可能小的范围，如证据2 上述温度范围所体现的60℃的温度差。且根据本专利说明书的记载，当温度差控制在这一数值范围时所获得的浮法玻璃也必然满足权利要求1 限定的H/Si 强度比的数值范围。

该案的权利要求1 是采用自定义参数限定的产品权利要求，其实质为将现有技术中已经公开或本领域技术人员普遍追求的性能，通过自定义参数这种“新外衣”在权利要求中进行限定；根据涉案专利说明书的记载，能够获得该参数值的方法有很多种，而其中一种方法已被证据2 明确公开，因此，按照证据2 的方法制备的浮法玻璃也必然满足本专利权利要求1 限定的参数范围。

4.技术效果接近

【案例4】

涉案专利涉及一种有机发光二极管显示器（参见第23898 号复审决定），针对该专利，专利复审委员会作出了维持驳回决定的复审决定，一审判决维持了复审决定（（2011）一中知行初字第891 号）。该复审决定所针对的权利要求1 要求保护一种有机发光二极管显示器，决定认为，权利要求1 相对于对比文件1 的一个区别技术特征为：有机覆盖层的厚度为600 Å 或800Å。对于该区别技术特征，对比文件1 公开了有机覆盖层的厚度可在大约50nm，例如52nm，即与权利要求1 限定的有机覆盖层的厚度非常接近，且根据本申请说明书的记载，有机覆盖层的厚度在52nm 时的R 效率、G 效率和B 效率与厚度为600Å时的效率非常接近，并优于厚度为800 Å 时的效率。因此，权利要求1 中限定的有机覆盖层厚度值与对比文件1 公开的厚度值相比，不会也不可能给整体技术方案带来效果上的突变，即不会产生预料不到的技术效果。

从该案可以看出，当权利要求限定的参数与对比文件存在区别，但非常接近时，评述其不具备创造性时可以从该参数限定的作用以及所述区别带来的技术效果进行分析。若两者的参数存在区别，且该区别本身给发明带来了预料不到的技术效果，或者与现有技术明确给出或暗示的技术效果变化趋势相反，则可以认为其具备创造性。

（二）对专利申请撰写的建议

通过以上分析和讨论可以看出，在撰写专利申请时应注意如下几个方面问题：

1.当权利要求中使用参数限定时，应确保其表达清晰，不能产生多种不确定的数值范围，进而导致保护边界不清晰；

2.在说明书中写清参数的测量方法，若相应的参数是通过通用参数计算获得，对通用参数的测量方法可不必过于详细，但若是非常用参数，尤其是自定义参数，则需要给出详细的测量方法、测量手段和计算方法，达到本领域技术人员能够完成测量的程度，同时应给出足够的实验效果数据；

3.根据情况，合理确定权利要求中是否需要同时记载测量方法，具体可以参照欧洲《专利审查指南》中的相关规定⑦European Patent Offi ce,Guidelines for Examination in the European Patent Offi ce[M],November 2019:Part F-Chapter IV-21-23.。但需要注意的是：虽然测量方法都属于已知的测量方法，但根据不同测量方法所得到的参数数值可能不同时，通常应当在权利要求中记载该参数的测量方法；

4.在说明书中清楚记载具有相应参数的产品制备方法，且重点在于与现有技术的区别技术特征，并强调由于该区别技术特征使获得的产品参数与现有技术不同，并同时给出技术效果数据。

（三）对专利无效宣告阶段的建议

1.请求人角度

（1）参数限定是否清楚

请求人应仔细研读涉案专利的全部文件，包括权利要求书、说明书及其附图，专利审查档案、专利侵权诉讼档案（若有）等，确定相应的参数限定是否清楚，是否会影响所属领域技术人员实施该专利，是否会导致权利要求的保护范围不清楚。

（2）现有技术的检索与评述

在进行现有技术检索时，可以先从参数本身开始检索，对于自定义参数可以从其使用的常用参数或组分/结构特征进行检索；一般而言，较难用参数自身及其限定的数值或数值范围检索到合适的现有技术文献。同时，还可以从制备方法入手进行检索，先找到制备方法中区别于现有技术的关键点，围绕该关键点逐级扩展检索，若区别于现有技术的关键点已被现有技术公开，则可尝试在该现有技术的基础上结合涉案专利自身记载的内容来评述新颖性、创造性。

总之，作为请求人，提供的证据应全面、准确，使所属领域技术人员根据已知的事实，按照本领域的公知常识或知晓的经验法则，能够基本确定出证据公开的产品或公开的方法制备得到的产品与涉案专利权利要求所保护的产品相同，或根据相关证据能够容易获得，否则可能会被认定未完成举证责任，承担相应的不利后果⑧赵锴,苑伟康 .好文必读！在参数限定化学产品权利要求新颖性判断中如何适用推定方法？.中国知识产权报（微信公众号）,2016 年11 月21 日.。

2.专利权人角度

（1）在说明书和现有技术中找依据

若涉及是否清楚的问题，则可以在说明书中寻找对相关参数的描述，根据说明书中的描述具体阐释权利要求中限定的参数含义；若说明书中的依据不足，还可以检索记载相关参数或解释相关参数的现有技术文献（包括公知常识类证据），并用其解释相关参数的含义。

若涉及新颖性、创造性问题，可以将参数、制备方法、性能等与现有技术逐一进行比对，确定差异点，并重点阐释该差异点及其产生的技术效果。例如，特定参数范围的选择或多个参数之间的协同作用给权利要求的技术方案带来了预料不到的技术效果等⑨吴洁.涨知识！如何判断机械领域中参数表征的产品权利要求的创造性？.中国知识产权报（微信公众号）,2019 年9 月10 日.。

（2）进行补充实验

无论是依据修改后的《专利审查指南》⑩2020 年12 月14 日，国家知识产权局第三九一号公告发布，自2021 年1 月15 日起施行。，还是《最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件适用法律若干问题的规定（一）》⑪2020 年8 月24 日，最高人民法院审判委员会第1810 次会议通过，自2020 年9 月12 日起施行。，若请求人提交的现有技术文献中限定的参数或制备方法与涉案专利记载的方法存在差异，而请求人采用推定的方式来评述权利要求的新颖性和创造性，则对于专利权人而言，可以进行补充实验，并提交补充实验数据，来证明采用该参数限定的权利要求获得的产品不同于现有技术的产品，并能够产生显著的或预料不到的技术效果。

五、结语

采用参数限定的产品权利要求虽然常见于材料、化学等领域，但在其他技术领域中也会时常遇到，非常值得去深入研究和讨论。若研究透彻，对于专利权人而言，可撰写出高质量的专利申请，层层设防，逐级保护自己的发明创造，在专利无效宣告程序中做到争辩有据；对于请求人而言，在仔细研读专利文件并充分理解权利要求中相应参数的含义和作用的基础上，可以快速而精准地检索到合适的现有技术文献，若有需要，还可以通过补充实验的方式证明现有技术的产品参数也在涉案专利权利要求限定的参数范围内。