曹珊珊 胡文妤

创造性评判无论是在专利审查、专利无效、还是侵权判定中均是引用最多的法条之一，使得其在专利审查体系中处于重要的地位。而在创造性评判的实际操作中，经常会使用对比文件结合公知常识或多篇对比文件结合的方式，来评判发明申请的创造性，这时需要判断者站位本领域技术人员来判断现有技术是否整体给出了技术启示。

一、创造性法条适用中的难点

专利法第二十二条第三款规定：“创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。”

《专利审查指南》规定了发明创造性的显而易见性判断的“三步法”，即：（1）确定最接近的现有技术；（2）确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题；（3）判断要求保护的发明对本领域技术人员来说是否显而易见。

以上“三步法”中各个步骤环环相扣，而第二步作为承上启下的环节，对创造性的判断起到了至关重要的作用。而第二步又包含了两个具体步骤，一是确定区别特征，二是确定发明实际解决的技术问题。确定发明与最接近的现有技术相比具有的区别技术特征，是确定发明实际解决技术问题，进而判断现有技术是否给出相应技术启示的基础，而在确定发明实际解决的技术问题时往往会加入判断者的主观思考，尤其纳入了对技术方案的技术效果进行分析整理的过程，难以做到“客观化”地标准一致，因而在判断现有技术是否存在技术启示在创造性评判中尤为关键。

而当确定出发明与最接近的现有技术存在多个不同的技术特征时，需要考虑：这些技术特征之间是否存在关联性，这些技术特征与已经公开的技术特征之间是否存在关联性。这时容易产生两个极端：一是过度强调发明构思和技术方案的整体考量，将这些特征作为一个整体考虑，这样会导致难以从多篇现有技术中得到结合的技术启示；二是不考虑这些特征之间的关联，将其机械拆分，孤立地评判这些区别特征，从而能够在多篇不同的对比文件中得出可以结合的技术启示。以上两种做法都是不可取的，都会影响创造性评判中的准确性。

二、案例浅析

某涉案专利涉及一种网络行为管理系统及方法，授权公告的权利要求书如下：

1、一种网络行为管理系统，其特征在于，包括审计模块（110）、策略 模块（120）、延迟及控制模块（130）；该策略模块（120）用于根据其内置策略实时检测流经该策略模块的数据包，并且复制符合该内置策略的数据包， 且将该符合内置策略的数据包发送至该延迟及控制模块（130）；该审计模块 （110）用于对所述复制的数据包进行应用层内容审计，以审计该数据包是否为非法数据包，并将该审计结果发送至该延迟及控制模块（130）；还用于配置所述策略模块（120）的内置策略，以及用于关闭该策略模块（120）；该延迟及控制模块（130）用于对所述来自该策略模块（120）的数据包进行延迟处理，并基于来自审计模块（110）的审计结果对该被延迟数据包进行控制和处理。

在专利无效宣告请求案件中，专利复审委基于无效宣告请求人提供的附件1、2、4，结合本领域公知常识判定该案专利的权利要求不具备创造性，由此作出该案专利宣告无效的决定。

而北京市高级人民法院在审理中认为，该案专利的权利要求相对于附件1、2、4具备创造性。

上述二者在确定权利要求1与附件1存在的区别技术特征上存在划分的争议，由此对于附件2、4是否给出了技术启示得出了不同的结论。以下仅对附件2是否具备结合的技术启示进行分析。

专利复审委在无效请求审查中认为：

针对区别特征a、权利要求1中包含独立的延迟及控制模块，而附件1中仅公开了对数据包进行延迟处理，未明确记载实现对数据包进行延迟处理功能的为独立的延迟及控制模块，设立独立的延迟及控制模块来执行相应的操作是本领域技术人员的常用技术手段。

针对区别特征b、权利要求1中策略模块复制符合该内置策略的数据包，审计模块对所述复制的数据包进行审计，而附件1中数据包被防火墙和审计系统同时截获，审计系统对数据包进行审计，即本专利权利要求1中的审计模块只对符合内置策略的复制的数据包进行审计，而附件1中的审计系统对所有截获的数据包均进行审计，附件2公开了一种网络设备入侵检测的方法，公开了复制符合内置策略的数据包， 控制平面对所述复制的数据包进行审计，可见，附件2公开了区别特征b，且其在附件2中所起的作用也是降低资源消耗，不影响数据转发性能，与区别特征b 在本专利中所起的作用相同，因此附件2中给出了在附件1的基础上结合附件2 的技术启示。

而北京市高级人民法院在审理中认为：本案权利要求1中的策略模块对符合内置策略的数据包进行复制，并将该数据包发送至延迟及控制模块进行延迟处理，也就是说，这些符合内置策略的数据包在延迟及控制模块收到审计结果之前，不会通过数据通路传输出去。这样本案权利要求1中的数据流实际上被一分为二，一部分被发送至延迟及控制模块进行延迟处理，而另一部分通过数据通路传输出去。并且，本专利的审计模块和延迟及控制模块处理完全相同的数据包，显然更有针对性且处理效率更高。 而附件2中并未公开延迟及控制模块，因此不可能公开有关审计模块与延迟及控制模块之间的相互关系及相应技术效果。而且这两种不同的技术手段所带来的技术效果也完全不同。附件2的嗅探器在探测到网络流量异常后，才启动相应的安全策略，因此其安全策略存在一定的滞后性，并且其无法给出利用审计模块和延迟及控制模块处理完全相同的数据包，从而实现针对性强、效率更高的控制的技术启示。而本专利权利要求1中的策略模块将待审计的数据包发送至延遲及控制模块进行延迟处理，从源头实现了对网络行为的管理，使得控制能更有针对性且更高效。附件2中嗅探器按照一定的过滤条件将一部分数据包复制并送往控制平面进行分析，其不同于本案权利要求1中的区别特征b，且其所起的作用也不同于区别特征b在本专利中的所起的作用。据此，附件2中不存在将区别特征b结合到附件1的启示。

由此可见，北京市高级人民法院在审理中实质上是认定上述区别技术特征a、b之间存在相互关联，从其解决的技术问题、产生的技术效果出发，考量其整体在整个技术方案中的作用，由此得出附件2并未给出相应技术启示的结论。

三、小结与建议

当多个技术特征共同解决某一技术问题、产生一个技术效果时，应该判断其之间是否具有不可分割的技术关联性，若具有则应将这些技术特征作为一个区别技术特征进行整体考量，在现有技术中寻找是否存在结合的技术启示，而不应该对特征进行机械拆分，也不应由此从多篇对比文件中得到可以结合的技术启示。

参考文献：

【1】《专利审查指南》

【2】顼晓娟，“创造性评判中区别特征划分尺度和技术启示的把握”，复审无效决定评析，2017.10.20，

【3】国家知识产权局专利复审委员会无效宣告请求审查决定 第（23623）号

【4】北京市高级人民法院行政判决书，（2016）京行终2722号