基于“信息量”判断修改超范围的探讨

2018-12-27黄静雯

法制与社会 2018年27期

摘要在审查操作实践中，修改超范围的判断一直难以把握，本文以笔者实际工作中所遇到的疑惑为引，结合自身审查工作中的一些思考和认识，尝试提出基于“信息量”判断修改超范围的方法，并结合具体案例给出提取、比较“信息量”的操作方法。

关键词信息量修改超范围

作者简介：黄静雯，国家知识产权局专利局专利审查协作湖北中心。

中图分类号：D923.4 文献标识码：A DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2018.09.347

《专利法》第33条规定：申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。审查指南对其解释如下：原说明书和权利要求书记载的范围包括原说明书和权利要求书文字记载的内容和根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容。

在实际审查工作中，“原说明书和权利要求书文字记载的内容”较为直观，其判断也较为简单；而对于“直接地、毫无疑义地确定的内容”，审查指南中只给出了这么一个定性但无具体量化的标准，审查员难免会有疑惑、判断不准的地方。笔者将针对该处难点，以在实际审查工作中所遇到的疑惑为引，结合自身的一些思考和认识，尝试提出一种简单、快捷的判断方法。

一、问题的提出

笔者在日常审查工作中遇到这样一个案件：原权利要求书和说明书均仅记载有“拉片1定位在锁定装置2的相应的凹槽21中”，同时说明书附图如下：

申请人修改权利要求书，进一步限定其拉片1与凹槽21的接合方式为：“拉片（1）包括孔，所述锁定装置（2）在所述凹槽（21）中接合所述孔”，即进一步限定了拉片1上具有“孔”这个技术特征。从原申请文件的整体来看，尤其是附图中明确显示拉片1上具有一个孔，所属领域技术人员根据锁定装置2的锁定结构可以直接地、毫无疑义地确定拉片1必然是通过设置在其端部的孔从而定位在凹槽21中的，因此上述修改是不超范围的。

在此情况下，笔者进一步思考：假设申请人的修改与上述不同：“拉片（1）包括至少一个孔，所述锁定装置（2）在所述凹槽（21）中接合所述至少一个孔”，即前者修改为“包括孔”，后者修改为“包括至少一个孔”。原权利要求书和说明书均为提及“孔”，仅在说明书附图中可看出有空，且附图中仅画出了一个孔，且根据日常生活经验可以得知，拉链拉片通常有且仅需要设置一个孔。“包括至少一个孔”包括了具有多个孔的技术方案，而该多个孔的技术方式是所属领域技术人员从原申请文件中不能得出也不能直接地、毫无疑义地确定的，因此笔者假设的这种修改方式超出了原申请文件记载的范围。

“修改超范围”以及“权利要求保护范围”这两者都涉及了“范围”，导致很多申请人或是部分审查员，会将这两个概念相混淆，在判斷修改超范围的时候往往会带入权利要求的保护范围来理解。对于本案，如果从权利要求的保护范围来看，笔者假设的修改方式与申请人实际修改方式的保护范围是一样的，都包括了多个孔的技术方案，那么为什么同样都保护了多个孔的技术方案，两种修改方式的结论却不同呢？

二、“信息量”判断方法的提出

专利法中对于“修改超范围”和“权利要求的保护范围”这两个概念是在不同的情况下提出的。对于修改不能超出原申请文件记载的范围的规定，旨在防止申请人加入其在申请日之后所做改进或者变动，以损害依赖原申请文件的公众的利益，其比对的是整个申请文件的技术方案；而权利要求的保护范围是为了明确划定申请人的权利范围，仅涉及权利要求书。因此上述两个“范围”的使用情形、比较对象均不相同，不能类比。

而仅仅告知其两者不能类比，因此所得结论不同；显然说服力还不够，因此笔者为了进一步帮助大家理解，提出了“信息量”的概念：一句话、一张图或一张表等所能直接体现的信息的总和，应用到专利文件上即为：所属领域技术人员在面对专利文件记载的内容时，能够直接得到的信息的总和。其与审查指南中规定“原申请文件记载的内容和直接地、毫无疑义地确定的内容”相同，笔者只是提出了从“信息量”的角度来帮助判断何为“直接地、毫无疑义地确定的内容”，下面将以案例解析的方式进行解释。

对于上述案件，申请人实际修改方式——“包括孔”，这句话所体现的信息仅为：拉片上有孔；而笔者所假设的修改方式——“包括至少一个孔”，这句话所体现的信息就包括两层含义：一是拉片上有孔，二是孔的数量为至少一个。也就是说，两种修改方式虽然从保护范围来看一样，但其所体现的“信息量”是不同的，后者多了数量上的信息，而数量上这个信息又是从原申请文件中不能得出的，因此前者修改不超范围，后者修改超范围。

为了更进一步说明“信息量”的判断，假设有这样一个案件：原申请文件仅记载了“部件X采用金属材料”，那么仅能得到材料为“金属”这一信息，而不包括“何种金属”的信息，因此，将其修改为“部件X采用铜”是不允许的。再假设：原申请文件仅记载了 “部件Y包括A和B”，开放性权利要求，即保护了A+B+C的技术方案，但原申请文件没有体现C的信息，改成“部件Y包括A和B和C”就修改超范围。

三、案例分析

本案选自《局级审查标准执行一致案例汇编（2012）》，公开了一种能够并行执行多个应用程序的移动终端，其包括选择单元，当所显示的应用程序的屏幕切换到另一应用程序的屏幕时，可以提示用户选择是否退出应用程序，存储单元用于存储应用程序等信息。原说明书记载了两类实施例，第一类实施例：执行应用的同时启动另一应用，显示用户选择屏幕，并未记载启动另一应用与存储单元的使用率的关系；第二类实施例：执行应用的同时启动另一应用时，确定存储单元的当前使用率是否超过了一个特定阈值，如果超过了阈值，则显示用户选择屏幕。

原权利要求：显示单元，当显示应用程序的屏幕的同时启动另一个应用程序时，所述显示单元所显示的屏幕提示用户选择是否暂停应用程序。

修改后权利要求：显示单元，当在显示应用程序的屏幕的同时启动另一应用程序时，所述显示单元所显示的屏幕提示用户选择是否暂停应用程序，而与存储单元的使用率无关。

即修改后的权利要求增加了上述划线部分内容。

对修改涉及实施例中技术特征的认定，局级审查标准执行一致工作组给出的规范做法为：多个实施例公开了相关的内容，第一类实施例对某特征进行了限定，第二类实施例未提及该特征，那么除非在原申请文件中明示两类实施例可以组合，或者从技术上认定即使没有提及该特征，该特征也是隐含或必然存在的，否则认为第二类实施例的技术方案中不存在该特征或者第二类实施例的技术方案与该特征无关。就本案来说，局级审查标准执行一致工作组给出的理由为：从原权利要求和说明书的记载能够直接、毫无疑义地确定出其中包括两类方案，一类方案中启动新应用与存储单元的使用率无关，而另一类方案中只有当存储单元的使用率超过了阈值时在启动新应用时显示选择屏幕，即启动新应用与存储单元的使用率有关。

且上述修改只是为了完善申请文件，使其能够更加清楚地表达申请人的意图；其他公众在看到原申请文件的情况下，也能够直接、自然地想到第一类实施例的“启动新应用”与“存储器的使用率”无关，不会损害其他公众的利益，因此所述修改不超范围。

从“信息量”的角度来分析，原申请文件记载的信息有：

1.第一类实施例中并没有提及“存储器的使用率”。

2.第二类实施例中通过判断“存储器的使用率”从而决定是否显示用户选择屏幕。

3.“存储器的使用率”与“启动新应用”之间存在不可分割的关联和配合關系。

4.第一类实施例与第二类实施例是两种不同的判断、显示方式。

从上述4点信息来看，由于“存储器的使用率”与“启动新应用”之间的不可分割性，且第一类实施例与第二类实施例是两种不同的方式，那么所属领域技术人员能够得出以下信息：第一类实施例的“启动新应用”与“存储器的使用率”无关。因此所述修改不超范围，与基于规范做法得到的结论一致。

四、“信息量”判断方法的总结

通过上述的分析可以看出，“信息量”的判断方法可以有效地进行“超范围”的判断，其核心在于：站位所属领域技术人员，针对修改所涉及的部分，将修改前、后所体现的信息进行分解、比对。其具体方法如下：

1.析修改后的内容包括哪些信息，例如“至少一个孔”=“有孔”+“至少一个”。

2.确定原申请文件记载了哪些信息，例如原申请文件=“有孔”+“一个”。

3.比对修改后的信息量与原申请文件的信息量的差别，是否存在增加了新的信息，例如“至少一个”-“一个”=“多个”，增加出了“多个”的信息。