王元庆,赵靓婷

(1.黑龙江省法学研究所，哈尔滨 150000； 2.哈尔滨工程大学 知识产权法研究所，哈尔滨 150001)

商标反向混淆问题的认定

王元庆1,赵靓婷2

(1.黑龙江省法学研究所，哈尔滨 150000； 2.哈尔滨工程大学 知识产权法研究所，哈尔滨 150001)

我国商标反向混淆争议的司法实践从未停息，立法尚未对其明确规定。商标反向混淆不同于传统的混淆模式，权衡当事人之间的利益问题更显棘手。如果仅依靠《商标法》判定停止侵权、赔偿损失，就潜存忽略被侵权人潜在收益和侵权人投资资源折损等诸多风险。不妨从双方当事人的主观意图出发，结合利益平衡与冲突，利用商标许可、转让等方式避免直接判定侵权带来的系列社会损失，以期推进我国商标反向混淆认定制度的深度发展。

商标反向混淆;认定要素;公平竞争;过错相抵原则

一、商标反向混淆概念的厘清

“反向混淆”最早来源于1918年美国霍姆斯大法官在International News Service v.Associated Press中的一次论述：“通常情况下是被告假冒了原告的产品为自己所用，而基于反向的错误认识也会产生同样的损害后果，也就是说通过某种表述和介绍，使得人们会产生原告的产品是系被告所有的错误认识，只是这种侵害他人的行为更具有隐蔽性和灵活性,在我看来认定一种情形的原则也可以认定另一种情形”*International News Service v． Associated Press，248 U． S． 215(1918) at 247 ( Holmes，J． ，concurring)． See David Y． Gan，“MarchMadness”: An Examination of Dual Use TrademarkTerms and Reverse Confusion，50 Hastings L．J．223。。随后我国理论界也开始关注这一概念，冯晓青教授作出了相关定义：“一些高知名度的大企业使用小公司的商标，通过宣传营销，使得消费者通常不会将商标与小公司商标相混淆，但却可能认为小公司是大公司的子公司”[1]。该定义虽然经典概述了反向混淆的基本形态，但是对于反向混淆的主体限定偏窄，不妨以其最突出的特点即反向的混淆性来界定概念。本文认为，商标反向混淆是指商标后使用人(通常为一些大公司)使用了他人享有在先权利的商标，通过大规模的广告宣传和营销手段提升了商标的知名度，导致相关公众误认为享有商标权的是后使用人，而权利人的产品也是出自后使用人之手或是与之有关。在这种情况下，后使用人其实已经在事实上取得了该商标，而商标权人却丧失了对商标的控制，阻碍了其继续拓展相关的市场领域。

二、判定商标反向混淆的要素

商标反向混淆相比其他的商标侵权案件会潜在更多问题，因此各国在判定是否构成反向混淆时都十分慎重，笔者结合美国第二巡回法院在审理Polaroid案件时作出的经典八要素标准，认为商标反向混淆的判定要素主要有五：

第一，商标的强度。商标的强弱是由商标标识与商品之间的联系程度决定的，联系程度越紧密，商标强度越大[2]。正向混淆中是先使用人即原告的商标知名度略高，因此其强度越大，保护的价值的也越大。而在反向混淆中，在先商标的整个知名度是普遍较弱的，所以更多地是考虑后使用人即被告商标的市场影响力和普通公众对该商标的熟知程度，它的这种强势风头可能掩盖在先使用的商标，可能让消费者从此遗忘了在先商标。

第二，商标及商品的近似程度。商标和商品的近似度应当结合在一起考量，无论是正向混淆还是反向混淆在认定商标侵权时都会去比较商标是否相同或相近似，并且是否在相同或相类似的商品上使用了该商标。

商标的近似度主要从商标的音形义、色彩轮廓、排列组合以及外观设计等方面来考察商标之间是否相同或相近似，通常以相关公众的一般注意力为主要标准；商品的近似度则主要从商品的功能用途、主要原材料和受众对象等来考虑是否一致或相似。除此之外，商品的推广还要考虑销售渠道、营销策略等多方面因素，如果将商标同时使用在了相同领域内且具有竞争关系的两类商品之上，就会加剧混淆的可能性。所以，判定商品近似度时，既要包括商品之间的关联性也要包括销售和营销的同一性。

第三，商标在先使用人能否能跨越到后使用人的市场领域。由于商标反向混淆主要是保护商标权人的利益，为其以后能够继续拓展市场留出空间。因此判断是否构成反向混淆就必须考虑商标权人是否能够在日后扩大其市场范围，是否与后使用人的市场领域重叠。“蓝色风暴”案中蓝野酒业在自己的啤酒上注册了“蓝色风暴”商标，可应用在包括啤酒、水(饮料)和可乐等第32类核准使用的商品上，原告也有意不止在啤酒上使用该商标而要将其扩大到饮料可乐等产品上，所以在先权利人存在着跨越被告百事公司市场领域的可能性*参见浙江省高级人民法院(2007)浙民三终字第74号民事判决书。。

如果先后使用人的商品类型相似程度不高，不会产生交叉重叠的竞争领域，商标权人除了原有商品的市场领域不会再进入到其他领域，此时不同领域的消费者自然就不会混淆，进行反向混淆保护的意义就会淡化。

第四，实际混淆的程度。无论是何种混淆，在判定商标侵权时都要进行实际混淆的判断，这也是主张权利实现的一项重要证据。但是，究竟使多少消费者产生了混淆误认才能够称之为发生了混淆？对此，美国法院作出了一项论断：在11%～49%的范围内都可以认为构成了大量的消费者混淆*See Humble Oil &Refining Co.v.American Oil Co.,405 F.2d 803,160 U.S.P.Q.289(8th Cir.1969),cert.denied,395 U.S.905(1969)。，有的还主张达到8.5%就能以此作为混淆可能的有力证据*See Grotrian,Helfferich,Schulz,Th.Steinweg Nachf. v. Steinway & Sons,365 F. Supp. 707,180 U.S.P.Q. 506(S.D.N.Y.1973),modified, 523 F.2d 1331,186 U.S.P.Q. 436(2d Cir. 1975)。。本文认为，在考虑实际混淆程度时，只要通过基本的市场调查，调查出相关领域内的消费者是否产生误认的事实即可，大可不必去计算出一个精准的数值，而这也不太现实。

第五，后使用者的意图。后使用人的竞争实力较强，无意于要借助先使用人的商誉，使用他人商标也仅可能是因其符合市场运营的策略，所以要看后使用人是否存在要使市场饱和而覆盖在先使用者名声的意图[3]。但是，美国法院一直对“使用意图”存在不同的观点，一种认为，判定反向混淆时后使用人的主观意图十分重要并应当作为一项认定标准；另一种认为，无须考虑其主观意图，只要后使用人实施了商标的使用行为导致了公众混淆的事实，其本身就已经构成侵权。

三、商标反向混淆中双方当事人的权益对峙

(一)商标反向混淆具有侵权性质——以商标权人为例

从商标权人的角度来看商标反向混淆，主要是侧重在传统知识产权对权利的保护和救济层面。如果法律不及时地规制反向混淆，那么就相当于肯定了具有一定实力的大公司只要通过密集的宣传，取得了消费者的知晓信赖后，就可以顺理成章地去窃取小公司的商标专用权，将该商标据为己有，这无疑是“强盗式”的行为，与保护商标在先权的基本原则相悖，更违背了我国法制的价值标准。

1.商标反向混淆是一种商标侵权行为

首先，商标反向混淆违背了《商标法》的立法宗旨，其立法关键就是保护商标专用权。反向混淆中侵权人实力雄厚，商标权人不能与之抗衡。若不进行有效规制，无疑会降低权利人的商标价值，影响其商誉，最终连商标最基本的区分功能也会被削弱，丧失了商标原有的显著性和独特性，使得商标权人失去了对商标的实际控制，无法继续开拓其市场新领域，也无法凝聚消费者的信赖。“非诚勿扰”案就是佐证，该案经历了两审判决，最终认定由于江苏卫视的强力宣传，在客观上已经淹没了原告金阿欢的商标“非诚勿扰”，压缩了法律给予商标权人未来的品牌运行空间，同时被告获得了盈利，构成了商标侵权*参见深圳市中级人民法院(2015)深中法知民终字第927号民事判决书。。除此之外，宏观上《商标法》还有稳定市场秩序的目的，若任由反向混淆发生，大企业就不免会有垄断行为之嫌，影响竞争秩序的健康发展。

其次，商标反向混淆行为符合商标侵权的认定标准。本文认为，商标侵权的认定标准应该是未取得商标专用权或未经商标权人授权许可，擅自在自己的商品或服务上使用了他人享有所有权的商标，并且造成了足以导致一般消费者产生混淆的状态。因此，在反向混淆中，侵权人未经许可就在自己的商品或服务上使用了该商标，致使一般消费者造成了对商品连同商标权属的混淆误认，相比一般混淆的恶劣影响更甚。所以，商标反向混淆也是一种侵权行为。

2.商标反向混淆是一种不正当竞争行为

首先，商标反向混淆与我国《反不正当竞争法》的立法目的背道而驰。受反向混淆影响最大的就是合法经营者和消费者的权益，除此之外，也间接地扰乱了公平的市场竞争秩序。商标先后使用人在市场竞争中的地位差距悬殊，加上反向混淆现象的催化，两者必将走向极端，强者愈强，弱者愈弱，破坏了对中小企业合法权益的有力保障[4]。同时该法第五条，也将商标混淆的侵权问题列为是一种不正当竞争行为。因此，反向混淆行为作为混淆侵权的一种模式，也应当是一种不正当竞争行为。

其次，商标反向混淆违反了《反不正当竞争法》的基本原则。我国《反不正当竞争法》第二条列明了自愿原则、公平原则以及诚实信用原则，反向混淆行为最明显地就是违背了诚实信用原则。诚实信用原则要求市场上各方主体在进行经营活动时，都不得以损害他人利益来实现自身的权益，是市场活动的基本准则。而反向混淆的侵权人为实现自身利益，迫使商标权人日渐丧失其所有权，诱导消费者产生混淆，显然违反了诚实信用原则。

3.禁止商标反向混淆的积极意义

第一，有助于贯彻商标注册制度。我国注册商标具有完全的排他性，用作区分商品和服务来源的标志，先注册原则要求优先保障在先权利人。如果放任或默许反向混淆现象的蔓延，后使用者可以肆意抢占在先权利人的商标，那么必将扰乱商标授予的逻辑顺序，对维护《商标法》的一致性和权威性带来严重损害。

第二，有助于保护消费者权益。在反向混淆中消费者在与先使用人进行交易时，往往会误认为自己是在与后使用人进行商品交易，妨碍了消费者想要及时地购买到预期设想好的商品或服务，损害了消费者的利益。在此过程中，即便消费者意识到了市场上可能会存在两种相同标志的商品或服务，其并不具备专业的商品辨识能力，也不应当承担这种额外的搜索成本[5]，所以反向混淆对消费者更快速有效地购买商品或接受服务增设了人为障碍。

第三，有助于确保市场公平竞争。商标反向混淆的侵权人肆意掠夺小企业的在先商标，具有垄断之嫌，可能会利用商标之争打破正常的市场竞争秩序。为了让每一个经营者无论其规模大小、实力如何，都能够公正平等地享有权利并享受权利所带来的利益，积极禁止商标反向混淆问题已经势在必行。

(二)禁止商标反向混淆所潜在的风险——以后使用人为例

1.易诱发商标抢注现象大量涌现

商标反向混淆本身就是对商标取得制度的一种强化，任何一种过度的强加保护都会带来一定的反弹[5]，不加认定地禁止反向混淆容易滋生商标抢注现象。我国目前的商标抢注行为已经产生了一项利益链条，即抢注、被迫赔偿以及转卖他人等一系列过程。

司法实践中很有可能出现这种现象，即原告在境外发现了某商品或服务具有较大市场潜力，此时原告抢先将该商标在中国境内进行注册，取得了所有权。等被告进军中国市场并使用该商标时，原告会提起商标反向混淆诉讼。被告虽然已经在先使用了该商标，如果其为在中国申请注册，一般就不能承认被告享有在先权利，这就尤其会给有待国际化的驰名商标带来潜在损害。所以在反向混淆糅杂了商标抢注现象时，应当全面考虑原被告使用商标的程度以及影响力。

目前商标已成为了一种面向社会的公众资源，知识产权最终的立法目的也是要福祉社会，不仅是对所有权人进行保护，还要保护公众获取资源的权利，维护知识产权市场的平衡。正所谓对一项制度的过度维护反而会滋生其他弊端，不利于社会的进步[5]。

2.引发小企业反向“搭便车”

客观上，在大企业和小企业发生反向混淆时，先使用人也并非未收到任何利益，小企业不免会反向的利用大企业所打拼下来的商誉和市场资源去提升自己业绩。通常权利人是无人问津的中小企业，甚至有的即将面临破产，正因其目前的经济实力有限，生产销售的规模和能力都相对的不完备，不能给予消费者满意的商品和服务质量，反而是后使用人即这些大企业能够提供给消费者更高品质的产品和服务，获得消费大众的青睐。所以，一旦有大企业使用并宣传了原本小企业的商标，使该商标重回消费大众的视野，此时在先权利人就会像抓住了救命稻草，希望利用大企业雄厚的市场资源、广告宣传和这种混淆的现象，来提高自己的生产销售业绩。这就出现了反向“搭便车”和“傍名牌”的行为。

3.权利人为获取高额赔偿而怠于行使权利

商标反向混淆行为所涉及的两方主体通常都会从自己利益的角度考虑，在后使用人通过宣传来推广提升该商标知名度时，在先权利人可能首先是放任，因为商标权人稍加留意就会知晓自己的商标已经受到了他人侵害，就应该及时地申请法律保护。但是，在先权利人可能并不会在第一时间内就及时地告知侵权人的侵权行为，不为自己的权利辩护，而是任由后使用人继续开拓商标价值，等到该品牌在市场上已经饱和，到达了广为人知的程度时才提起侵权诉讼，通过滋养这种侵权行为来获取更大数额的赔偿。基于商标后使用人的生产和销售规模之大，范围之广，一旦触碰到侵权时，势必会给商标权人带来数额巨大的损害赔偿金。美国第七巡回法院就作出过类似判例，指出：“若后使用人并非恶意，那么通过合理的许可使用费就可以充当后使用人的不当得利或者赔偿在先权利人因侵权所遭受的损失。所以，原告要么获得合理使用费，要么就是取得被告利润的10%～30%的赔偿”*Joel R.Feldman , Reverse Confusion in Trademarks :Balancing the Interests of the Public, the Trademark Owner, and the Infrin-ger, 8 J.T ech .L.&Pol 'y 163。。面对如此的数额比例，对于籍籍无名的小企业来说无疑就是天降巨款，趋于利益诱惑，在先权利人可能怠于行使权利，等到后使用人做大做强时再通过诉讼来提出更高额的侵权赔偿，所谓放水养鱼。

鉴于商标反向混淆行为存在上述两种权利的较量，法院在处理这类案件时应当十分慎重。在iPad案中，iPad商标本属于唯冠科技公司，苹果公司与唯冠公司因商标转让权属纠纷而提起诉讼，最终这起商标反向混淆案件是苹果公司支付给深圳唯冠6 000万美元的高价，以和解方式解决*参见广东省高级人民法院(2012)iPad商标案民事调解书。。值得思考的，一方是即将破产的公司，另一方是世界上屈指可数的公司，若法院仅依靠《商标法》所认定的造成了混淆事实来判定苹果公司必须停止侵权，将侵权产品予以没收或销毁的话，就一定会造成其已经投产资源的浪费甚至是整个社会资源的浪费，同时也使消费者购买此产品时无所适从。但是，又不得不将后使用人的使用行为归咎为侵权行为，给予其一定范围内的惩罚，以维护法律的公平正义。所以是否能够合理合法地处理该类案件，仍需寻找更为合理的解决路径。

四、解决商标反向混淆问题的法律建议

(一)明晰商标反向混淆的侵权认定

在“蓝色风暴”和“非诚勿扰”案中，一审法院都是按正向混淆的判定标准，以被告不会造成公众混淆为由判决其不构成侵权；而两案的二审法院最终都推翻了一审法院判决，认定造成了混淆。一、二审法院审理标准的不同，反映出面对反向混淆行为的发生，我国相关法律法规并未明确规制该如何解决。对此，本文认为应当在立法实践中可以采用概括式来明晰商标反向混淆的概念特征，同时通过列举式来确定其判定因素和构成要件，此外应明确侵权赔偿范围，必要时还可辅助于专业的评估机制。但应当注意将反向混淆与正向混淆予以区分，强调反向混淆的特殊性，以便更准确地规制各类商标侵权现象。

(二)最大效益性地平衡当事人利益

通常后使用人的主观意图并不影响反向混淆的认定，只是在判定如何承担侵权责任时需要将其作为参考因素。一般来说，后使用人如果具有明显的恶意，则必须责令其停止侵权，损害赔偿标准也可采取严格主义，按权利人因侵权所受损失或被告在侵权期间所得利润来计算赔偿数额；反之同理，若商标权人存在怠于行使其权利或反向“搭便车”的主观恶意时，由于过错相抵原则，对后使用人的惩罚力度将会减小甚至不予处罚。

结合众多的司法实例，最棘手的是如何解决后使用人出于过失或是根本不知道在先商标存在的商标反向混淆问题。所以，并不是所有的商标反向混淆案件都能一刀切地处理，必须要结合两者利益的衡平原则以及公共利益原则作出公正合理的裁决。其中存在的第一种情形为，案件仅在刚发生初期，后使用人还只是在运作争议商标未进行大肆地投资宣传，消费者也未对该商标留下深刻印象，此时就应当优先保护商标权人，及时地判令后使用人禁止使用该商标，避免继续将商标影响力扩大至更大范围，并且应对先权利人予以一定的损害赔偿。体现了知识产权保护“在先权利”的基本原则，完全符合法律所确定的权利边界，其他任何人未经权利人允许或法律的明文规定，都毫无例外地不得逾越出这个权利边界[6]。从一定意义上看，这也是在保护和发展整个社会的创新能力。

但随着后使用人对商标的持续性投资和使用，案件发生时该争议商标已有较强的市场影响力，所带来的价值也远超过了该商标本身，根植于消费者心中。此时法院在审理案件时，如果仅单纯地责令其停止侵权，禁止继续使用该商标，那么对后使用人和消费大众来说，都是极大的财产损失和资源浪费，也不符合经济效益原则。此外，若此时在先权利人再将该商标许可给他人使用，无形当中就又增加了另外的第三人也来分享后使用人所苦心经营的成果，有失公平与正义。为了能更有效益地解决这类纠纷，可以引入“平衡原则”。后使用人究竟该承担何种程度的侵权责任，应根据商标权人、后使用人和社会公众之间的具体利益来判断，使各方遭受的损失都降到最低。

基于利益平衡原则，本文认为解决这类纠纷最好的办法就是法院充当一个调解者的身份，以期帮助案件当事人获取最大利益。其实双方当事人都十分清楚自身的利益所在，合则共赢，分则具损。双方可以在平等协商的过程中达成一种交易，通过商标许可或是商标转让的方式合作解决争端，在先权人既得到了相应的补偿和报酬，后使用人又可继续使用商标，实现了资源的整合和有效配置。但对于商标许可的方式还应作严格规范，为了防止在先权人反向“搭便车”和出于对公众利益的考虑，应作出类似于独占许可的方式来规避风险。此外关于许可和转让费，是否可以考虑因后使用人无主观恶意，可以尝试按照被告获利的情况拟制出多个利润区间，辅助专业的评估机制根据“重补偿轻赔偿”原则，在每个区间内明确标准的许可或转让费用额度，这样，既平衡了利益又可防止权利人的漫天要价。只要双方达成了一致的合理合法的意思表示，就是最具效率的解决路径，也符合最大效益原则。以使原本被告的违法行为矫正成为了一种合法的许可和转让交易，达到了互利双赢的效果，同时也有效避免了社会财富的连锁流失。

如果调解后双方仍未达成一致协议，在先权利人不肯转让其商标也不同意许可的，即便最后真的判定了后使用人不得再继续使用该商标，此时在消费者的心理上该商标的权属也已经发生了变化，一旦消费者的认知发生了转变，那么再公正的判决也挽回不了其损失。对此，不妨可以引用“商标共存”的做法，通过判决赋予后使用人仅次于所有权的专属权利，可以获得因商标升值所带来的一切附属增值价值；而先使用人虽可保留其商标权，却只能在其原有的地域范围内运营该商标，不得超出其地域性。但作为实施的前提一定是后使用人有证据证明其确实付出了相当大的努力，并使该商标产生了绝对的品牌价值。出于反向混淆的特殊性和复合性，该做法不失可行性，值得进一步商榷。

显然，在我国《商标法》中肯定并运用商标反向混淆理论能够使案件处理得有据可依，维护法律的公正合理。同时如何效益最大化的解决商标反向混淆问题，应以双方当事人的主观意图为出发点，结合过错相抵原则平衡先后使用人以及消费者之间的利益，在三者之间寻求一条最高效的处理措施，为品牌建设提供良好的法律保障，也是对商标财产价值的极大丰富。

[1]冯晓青.商标法第三次修改若干问题探讨[M].北京:中国大百科全书出版社，2010.

[2]杜颖.商标反向混淆构成要件理论及其适用[J].法学，2008,(10).

[3]夏朝羡.美国商标反向混淆理论与实践及对我国的借鉴[J].中华商标，2011,(1).

[4]王蕊.论商标的反向混淆行为[D].合肥：安徽大学，2014.

[5]罗斌.论商标的反向混淆理论——以iPad案为视角探讨反向混淆的规制[J].河北学刊，2012,(6).

[6]王海英.商标侵权中的反向混淆[J].福建师范大学学报，2008,(6).

[责任编辑:范禹宁]

2017-03-10

国家社科基金项目“知识产权运营商业化视阈下的发展权研究”阶段性研究成果(15BFX101)

王元庆(1962-)，男，黑龙江绥化人，所长，研究员；赵靓婷(1994-)，女，河北清苑人，2016级民商法学专业硕士研究生。

D913.4

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1008-7966(2017)03-0052-04