◇胡婧冉

论我国立体商标显著性认定的完善

◇胡婧冉

10.13999/j.cnki.scyj.2017.01.027

立体商标因其具有的独特优点，成为备受追捧的研究对象。但是现实中对于立体商标认定的难度较大，其中最重要的问题就是如何判断商标是否具有显著性。本文通过阐述商标显著性的一般性理论，进而分析了立体商标显著性认定的现实困难，并通过介绍美国与欧盟的实践经验，结合我国目前对于立体商标显著性的立法规定，从立法与实践两个方面提出了相关的建议。立法方面建议区分立体商标的不同种类，并且明确固有显著性与获得显著性的实践应用；实践方面建议从消费者、厂商与竞争者三个角度综合判断立体商标是否具有显著性，做到主观方面与客观方面相结合，多角度的判断立体商标显著性这一问题。

立体商标；显著性；显著性判断

一、商标显著性概述

相较于传统平面商标的表达限制，立体商标在表现商品特性方面具有直观性和具象性等优势，更能博得眼球。正是由于这些优点，自从2001年我国《商标法》对立体商标予以规定后，立体商标在应用和推广上迅速发展。但是实践中仍然存在着立体商标认定难度较大的困境。由于商标权产生的前提条件就是商标要具有显著性，而商标保护的内容就在于维护其显著性，所以，立体商标的认定中最关键的问题就是如何判断商标是否具有显著性。

（一）商标显著性的概念

商标是经营者用来标识其提供的商品或服务，并将该商品或服务区别于其他经营者提供的商品或服务的标识。商标标识经营者提供的商品或服务的属性被称为商标的标识性，商标将经营者提供的商品或服务与其他经营者提供的商品或服务相区别的属性，被称为商标的区别性，商标的显著性就是商标标识性和区别性的统称。

（二）商标显著性的分类

首先，根据商标显著性取得方式的不同，商标显著性可以分为固有显著性和获得显著性。所谓固有显著性，是指一个标志由于其创造性或者正确使用而具有天然的显著特征，而获得显著性是指一个本身缺乏固有显著性的标志，经过长期连续不间断地使用而产生的新的含义，具备了标识商品与服务来源的功能。区分固有显著性与获得显著性的合理性在于使用者对于一个原本不具有固有显著性的公有领域中的词汇长期投资，花费了人力、物力，最终在消费者中建立起了该词语指示商品来源的功能，应当对于使用者的这种行为予以回报，一方面是对使用者长期投资行为取得良好结果的认可，另一方面通过使用扩大了商标注册标志的资源，有利于维护经营者的利益，即“第二涵义”。其次，商标显著性还有事实显著性和法律显著性的划分。从最近几年欧盟的判例来看，判断商标显著性的视角从消费者处移到了竞争政策问题，也就是竞争者是否有使用该标识的需要。这也就是事实上的显著性和法律上的显著性的划分标准，即从消费者是否能从商标处获得标识与区分商品的信息这种角度来判断显著性是事实的显著性，而从竞争政策来看这个问题就是法律上的显著性。在此基础上，美国将商标细分为臆造商标、任意商标、暗示商标和叙述商标。

二、我国立体商标显著性认定的现实困境

继2007年北京市第一中级人民法院撤消商标评审委员会对费列罗商标的驳回申请决定书之后，费列罗案作为国内法院认定的首例立体商标受到了广泛关注。而对于立体商标如何认定也成为一个难题，究其原因主要有以下几点：

（一）立体商标在固有显著性和获得显著性上的判断均存在困难

首先，对于产品外形或外观设计与产品包装来说，本就属于产品的一部分，消费者见到产品不同的外形只会将之与产品的性能、作用联系起来，因而不具备固有显著性，只能通过判断其是否有“第二含义”来认定是否存在获得显著性；而且，对于商品外包装来说，虽说可能具备固有显著性，但是对于这种具备条件的举证也很困难。其次，消费者已经习惯将文字商标和图形商标作为标识商品来源的标志，当他们看到不属于相关商品常用的词语时，自然会认为这是商品特有的标识，商标从而具有显著性，由此，立体商标的取得显著性并没有传统平面商标那样具有优势。

（二）立体商标显著性与外观设计新颖性在判断标准上存在竞合性

我国《专利法》第二条和第二十三条规定，新颖性是外观设计取得专利保护的前提条件，它要求外观专利与申请日以前的设计有明显区别，这一点与立体商标显著性的判断要点契合。而对外观设计是否近似的判断应当以一般消费者的判断为标准，是要考察外观设计整体上是否具有显著影响，如果没有显著影响，那么前后两个外观设计就是近似的。这里判断外观设计新颖性的显著影响要素与立体商标的显著性要素难以区分，都是要求具有显著性，能够将不同的标志区分开来，那么这两者之间又有何区别，判断要素是否相同，这都是实践中判断的难点。

（三）立体商标显著性与作品独创性难以区分

作品的独创性是著作权保护的核心概念，因为著作权在作品完成之时就产生并且受到保护，并不像专利与商标一样需要注册才行，所以独创性的要求就显得尤为重要。按照《著作权法实施条例》的解释，创作是一种智力活动，必须由作者的智力投入其中才算创作，作品才可称为有独创性。在我国，对于独创性的标准可以区分为“质”和“量”两个标准，“量”的标准已经确定，即是必须由作者独立创作完成，而对于“质”的标准，众说纷纭，但是需要具备“最低限度的创造性”是一定的。而立体商标的显著性在某种程度上与独创性很难区分，在国外判例中就有规定认为具有显著性的立体商标应当是本行业不常见的三维标志，所以立体商标显著性在某种程度上与独创性很难区分。在我国曾经发生的ZIPPO打火机案和费列罗案都说明了我国关于立体商标认定的经验不足，容易将作品独创性与立体商标显著性混淆。比如在费列罗案中，被告商标委员会认为费列罗巧克力的外形是常见的外形，不具备显著性，同样法院最后认定由于其不具备本行业所常规选择范围之内，具有显著性。由此可以看出，我国实践中并不能将立体商标显著性与作品独创性很好地区分开来，这也构成了立体商标显著性认定困难的原因之一。

三、欧盟与美国在立体商标显著性认定上的实践经验

由于美国是英美法系国家，其在一系列的判例中逐步完善并发展了英国首创的“功能性理论”，用以判断立体商标是否可以得到注册保护。所以先后的判断标准不断变化发展，最终由Wal-mart案确定下来：美国最高法院在2000年3月“Wal-Mart”一案中对商品包装外观和商品自身的外观进行了区别：商标包装的主要目的是为了销售商品，消费者可能认为具有显著性的商品包装是商品来源的标志；而商品自身外观的主要目的通常是使商品更吸引人或者更有使用价值。因此，消费者不可能认为商品自身的外观是商品的产源标志。相应的，商品自身外观只有通过使用获得第二含义之后才能获得保护。而且，在“沃尔玛”一案中，美国最高法院确认了商品外观不具备固有显著性，必须获得第二含义之后才能得到保护，这样一来，举证证明商品外观具有显著性的证明责任就落在商标权人一方，对于未被市场接受，不具第二含义但是可能具有固有显著性的立体商标十分不利。而欧洲各国由于结成了统一联盟，所以欧盟近些年来对立体商标保护问题的原则基本上趋于一致。但相同点就是这两者都不大承认立体商标的固有显著性，而要通过证明其具有“第二含义”证明其有获得显著性。

判断立体商标是否具有获得显著性，即要判断其是否具有“第二含义”，对于“第二含义”的判断美国和欧盟的做法基本一致。美国巡回上诉法院认为，对于“第二含义”的判断标准就是考察其是否能够产生实际的混淆，可以通过顾客调查结果、实际使用方式、广告数量以及方式、销售数量、客户数量和在市场上所建立的地位，而欧盟与其相似，主张以顾客认知程度为判断标准，依据标志所占市场份额、标志使用强度、对其投资数额、商会或者其他团体的声明综合判断。由此可见，这两者的考察因素基本一致，主要是看申请人如何使用标志，这种使用能否起到区分商品或服务来源的作用。

但是两者在对于立体商标显著性的判断严格程度不同。美国专利商标局在2000年8月15日发布了2000年第二号审查指南，适应了Wal-mart案的判决结果，这个指南的核心变化就是对于商品包装与商品外形的显著性判断实行区别对待。商品外形不可能具有内在显著性，所以除非申请人能够证明其取得了“第二含义”否则商标审查员必须一律予以驳回，而对于商品包装来说，首先要先判断其是否具备内在显著性，如不具备才需要提供“第二含义”的证明，所以说法院对于商品外形显著性的认定采取了更为严格的标准。相反的，欧盟的审查标准中并未区分商品包装与商品外形，也就更不会对商品外形显著性采取更为严格的标准。

四、我国立体商标显著性认定的立法现状及完善建议

（一）我国立体商标显著性认定的立法现状

我国《商标法》直接规定了商标的固有显著性，也规定了商标可以通过使用获取“第二含义”。在固有显著性的规定方面，由于商标具有固有显著性的情形不能一一列举出来，我国采取了从反面规定不得作为商标使用的文字、图形，对具有《商标法》第十条、第十一条规定的官方标志、徽记、通用名称、描述性标志、地名都不认定具有固有显著性，但是通用名称、描述性标志和地名可以通过使用获得“第二含义”；同时，我国关于商标获得显著性的规定在《商标法》第十一条第二款：“前款所列标志经过使用取得显著特征，并便于识别的，可以作为商标注册。”

虽然我国《商标法》规定了商标可以通过使用获得显著性，但是对于“第二含义”如何判断，应当考虑何种要素并没有详加规定，将这一问题留待实践解决，但是法官对于具体案件的判断因为个人判断差异而有所不同。在这方面，可以借鉴美国的做法：《美国反不正当竞争法重述》中对于认定描述性商标是否已经获得第二含义提出了原则性的指导意见，认为可以从直接证据与间接证据两个方面考察。直接证据包括消费者的个人证词、问卷调查及消费者的实际混淆，间接证据主要是指该标识的使用行为，既包括商标权人也包括竞争者的使用行为。因而，在借鉴美国相关经验的基础上，笔者认为，至少应当从商标的使用情况，消费者评价，使用标志的时间、空间跨度综合判断。

（二）对于我国立体商标显著性认定的完善建议

1.立法层面。首先，应当根据商品与商标的关系，对立体商标有个大致的分类。我国2001年修订的《商标法》第八条已经提及过立体商标，可以将其概括为“能够将自然人、法人或者其他组织的商品与他人的商品区别开的三维标志”。但是，何种商标为立体商标，立体商标究竟分为几类在有关立法文件中并没有被涉及到。但是立体商标的分类对于其显著性的判断也有重要意义，因为不同类型的立体商标的显著性判断由于其与商品的密切程度不同也不相同。所以根据立体商标与其所代表的商品之间的关系，立体商标可分为三类：第一是游离于商品之外，与商品可以完全分离的立体标志，比如说劳斯莱斯汽车上的“小飞人”；第二类是有识别性的商品的外包装，如可乐的流线型瓶身；第三类就是商品自身的形状，如美国好时巧克力的螺旋外形。其次，明确固有显著性与获得显著性在不同立体商标类型上的应用。若认定一种立体商标可以具有固有显著性，那么可以直接判断其具有显著性因而构成立体商标，而若认定一种立体商标只能通过使用获得显著性，那么就只能提供证据证明其获得“第二含义”。所以，在立法中规定了立体商标的分类之后，也应该明确不同类型的立体商标的显著性标准。

2.实践层面。我国在实践审查中，可以参照美国法院对于商标显著性判断的相关经验，结合立体商标的特征，从消费者、厂商与竞争者三个角度综合判断立体商标是否具有显著性，做到主观方面与客观方面相结合，多角度的判断立体商标显著性这一问题。首先，从消费者角度来看，消费者的主观意图并不能完全作为显著性的判断依据，还要结合消费群体、使用方式和市场情形等客观因素进行综合考量。其次，从竞争者的角度看，有些法院在审查商标显著性时除了审查其是否为事实上的显著性即其是否具有标识性和区分性，同时也审查该标识是否应当留给其他竞争者免费使用，维护公共利益。所以若是竞争者有使用该标识的需要，即使商标实际上具有显著性，也因为竞争政策的缘故不能赋予其显著性。最后，从生产者的角度看，厂商对于商品的投资与广告、商标本身的内在特征、商品的市场份额以及商标的使用时间等因素在判断商品外形是否构成立体商标时也有很大的借鉴意义，这些因素的共同作用下，使得产品接触的消费者多，进而可以使更多消费者了解商品外形、熟悉商品外形，有利于其获得显著性。

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（作者单位：福州大学法学院）