舒晓庆

[摘要]“百伦”与“新百伦”是近似商标，且产品类似，两商标具有相似性，但不能因此认定使用“新百伦”的行为侵犯了“百伦”商标权人的权利。事实上，只有商标有混淆可能性时，才能认定在后使用行为构成侵权。因此，只有“百伦”与“新百伦”有混淆可能性时，使用后者的行为才构成侵权。判断混淆可能性需要综合考虑多重因素。

[关键词]商标混淆；混淆可能性；相似性；商标侵权

商标混淆是指，由于某种原因，使相关公众误以为在后商标与在先商标为同一使用人，或者以为两商标使用人具有赞助或其他关联关系，造成误认的原因可能是两商标近似或相同。混淆可能性是指在先商标与在后商标存在被相关公众混淆的可能性，是一种判断使用在后商标的行为是否构成侵权的标准，该标准并不是要求商标实际发生混淆，而只要商标有发生混淆的可能性即可。商标相似性标准则要求从商标的外形、发音等外在表现形式入手，判断两商标是否近似或者相同，以及是否将两商标用在相同或者类似的产品上。

在我国新《商标法》实施以前，判断商标侵权采用的是相似性标准，即判断使用在相同或类似的商品或服务领域的商标是否相同或者近似，如果相同或者近似即构成商标侵权；而新《商标法》不但采用了商标相似性的判断标准，还强调必须可能导致混淆。商标具有相似性不一定造成混淆，大部分国家都以混淆可能性作为判断是否侵权的最终标准。2015年11月二审的“新百伦”案以其一审的天价判赔数额引人注目，但却忽略了被控侵权商标是否会与原告的“百伦”商标发生混淆可能性的问题。“新百伦”案为我们提供了检视商标混淆可能性与相似性的关系的机会。

一、“百伦”“新百伦”的商标权

“百伦”商标于1996年获准注册，2004年一审原告（二审被上诉方）周某某通过转让获得该商标的专用权，同年周某某申请注册商标“新百伦”，2007年商标局初审公告“新百伦”，2008年周某某获得“新百伦”的商标权。“New Balance”为美国的知名运动品牌，在中国，New Balance公司于1983年分别获得“N”和“NB”的商标权，于2003年获得“New Balance”的商标权。2003年，该公司将“新百伦”企业字号授权其在深圳的子公司使用并做了大量宣传。一审被告（二审上诉方）新百伦贸易（中国）有限公司（以下简称“新百伦公司”）于2006年在上海成立，承接深圳子公司的业务，负责销售“New Balance”运动鞋系列产品。新百伦公司在产品宣传和销售过程中，采用了“新百伦”的中文字样，以及“新百伦NewBalance”的组合标识。

2013年原告周某某起诉至广州市中级人民法院，诉称被告新百伦公司侵犯其商标权。被告在二审中辩称其前身（即New Balance公司开设在深圳的子公司，以下简称“关联公司”）于2003年就开始广泛使用标识“新百伦”，而原告在2004年才申请注册“新百伦”商标；并且1996年就获准注册的“百伦”并不会与“新百伦”发生混淆，被告在2003年使用“新百伦”标识的行为并未侵权，并基于“善意”使用获得标识“新百伦”的在先使用权，因此被告并没有侵犯原告的商标权。我国采商标注册制度，即商标专用权通过注册获得，而为了对先使用商标的主体给予保护，我国商标案又赋予先使用人以在先使用权。在先使用权是指，在商标申请人申请注册商标之前，使用与申请注册商标相同或者类似的商标在相同或者类似的产品上，并具有了一定的影响力，在先使用人有权继续在原范围内使用该商标。关联公司从2003年开始使用“新百伦”，而周某某2004年才开始申请注册“新百伦”商标，假如使用“新百伦”并未侵犯“百伦”商标权人的权利，那么新百伦公司使用“新百伦”的行为就合法并且具有善意，其因此而享有对商标“新百伦”的在先使用权。

二、相似性标准对“百伦”“新百伦”的判断

相似性标准是指在判断使用在后商标是否构成侵权时，对两商标进行比较，如果两商标“文字的字形、读音、含义，或者图形的构图及颜色，或者文字与图形的整体结构相似”时，两商标就构成了近似，或者两商标是否相同，而将近似或相同的商标用于相同或者类似的产品上时，就构成了侵权。新中国第一部《商标法》就将商标相似性作为判断商标是否侵权的标准，此后，商标法在1993年和2001年经历了两次修改，但这两部商标法都一直沿用相似性判断标准，而尽管2013年《商标法》对有关商标侵权的规定做出了修改，但仍然保留了关于相似性判断标准的规定。“新百伦”案一审法院在判断被告是否侵犯原告的“百伦”商标时，就主要采用了相似性判断标准。

由于“新百伦”案仅涉及汉字，在此仅就汉字商标构成近似的判断方法加以论述。通常由汉字构成的标识形成的近似主要包括以下几种情形：（1）读音相同，如“恒生”与“恒升”；（2）字形相近，如“金龙鱼”与“金花鱼”；（3）语义相关，或者使用附加修饰词或使用不同附加修饰语，前者如“小肥羊”与“小美羊”，后者如“巨人”与“小巨人”；（4）将上述几种情形组合起来形成的近似。在“新百伦”案中，标识“新百伦”只是在商标“百伦”前增加了一个“新”字，属于上述第三种情形。而商品是否类似则主要根据商品的功能、用途等加以判断。“新百伦”公司将该商标用于运动鞋系列产品中，而“百伦”商标则被用于商务皮鞋和休闲皮鞋上，这两类商品同属于我国商标申请注册的分类表中的第2507类（鞋类）。

尽管学者也承认在相似性判断标准中，商标近似的认定具有模糊性，但通常认为只要存在上述四种情形中的一种，就构成了商标近似。而判断商品近似时，通常根据商标分类表划分的种类加以判断，属同类的商品一般被认为构成商品类似。由此看来，根据商标相似理论，“新百伦”与“百伦”是近似商标，两商标被用于了类似的商品上，因此使用标识“新百伦”在运动鞋系列产品上会侵犯商标权人对“百伦”所享有的商标权。值得注意的是，相关公众购买“新百伦”的鞋并非因为他们将其错认为“百伦”鞋或与“百伦”有关的鞋，而是由于他们知晓国际品牌“New Balance”，并认为“新百伦”鞋就是“New Balance”的鞋。商标是区别商品及其来源的标识，如果在后使用商标的行为并未造成相关公众的误解，却禁止在后商标的使用，是否会扩大注册商标的保护范围，为商标权人圈占不必要的公共资源呢？

商标由文字、图形、颜色等基本元素组成，这些元素属于公共资源，为全人类所共有。而商标权人之所以能享有独占使用这些元素的权利，是因为其通过劳动使这些元素或者元素的组合与特定的商品或服务之间产生了联系，进而赋予了这些元素“第二含义”——表现为凝结在这些元素或元素组合中的商誉。从启蒙时代起，人们就将劳动作为财产权利的来源，并形成了“财产权劳动学说”，根据该学说，人们要基于劳动获得财产权必须具备两个条件：（1）个人通过劳动使某种东西的价值增加，或者使其脱离自然状态；（2）给人们留下足够同样好的东西为其所共有。就商标权的取得而言，商标权人只有通过“使用”这种劳动，才能使公有元素增加价值，脱离其本来的含义，形成“第二含义”，成为符号商标，其权利范围也应以商标能发挥识别功能（识别功能为劳动者的劳动成果）为限。与此同时，商标权人还必须给其他人留下足够同样好的东西，也就是说商标权人不得不当扩大其权利范围，妨碍其他民事主体选用公有元素作为商业标识。

就实质意义而言，商标权保护的是商标标志与某种商品或服务的特定联系，这种联系形成于商标的实际使用中，因此其保护范围只应限制在保持商标标志与这种商品或服务的特定联系。那么，只要他人的行为不妨碍此种联系，就没有对该行为加以限制的必要。因此，如果在先商标与在后商标相似，但并未导致混淆时（未妨碍在先商标与某种商品或服务之间的特定联系），就不得认定在后商标的使用构成侵权（不应将保护的范围不必要地扩张至公共领域）。由此看来，商标相似不一定会妨碍商标功能的实现，因此使用相似商标不一定会构成商标侵权，其不应为最终确定是否构成商标侵权的标准。判断在后商标的使用是否构成侵权的标准，应为在后商标的使用是否会使相关公众在商品之间或者商品来源之间发生混淆，而干扰商标功能的实现，即采用混淆可能性的判断标准。因此，如果“百伦”与“新百伦”的使用不会引起相关公众的误认时，不应仅以两者相似为由，判定使用后者的行为侵权。

但值得注意的是，相似性对商标侵权判断也具有一定的意义。首先，商标的相似性是判断混淆可能性的参考因素之一，并且判断混淆可能性时相似性属于核心因素。事实上，在商标侵权案件中，绝大多数案件的判决结果和商标相似性的结果完全相同。此外，采用相似性标准也可以简化商标侵权判断的过程。综上，相似性标准具有其独立存在的价值，并且绝大多数商标侵权案件表现为商标相似；但商标相似既不是构成商标侵权的必备条件，也不是构成侵权的充分条件，商标是否侵权仍应以混淆可能性作为判断标准。在“新百伦”案中，即使“新百伦”与“百伦”构成相似，也只能说明两者有可能具有混淆可能性，但是否有混淆可能性仍需按照具体的判断标准加以判断。

三、混淆可能性对“百伦”“新百伦”的判断

商标相似不一定会导致商标侵权，这是因为商标相似不一定会引起混淆。比如，欧盟《商标法》规定在判断商标侵权时，如果两商标构成相似，还需要进一步判断两商标是否具有混淆可能性，只有两商标既相似，又有混淆可能性时，才构成商标侵权。商标法不仅保护商标权人的利益，同时也以维护消费者合法权益为目标。商品和商标最终面对的是消费者，如果消费者能够根据商标分辨出其所需的产品，辨别出不同的厂家，商标的功能就能得以实现，商标权人的权益进而能得以维护。因此，尽管商标具有相似性，但只要不会引起消费者的混淆，就不妨碍商标功能的实现，便不存在侵权的问题。基于此，如果消费者不会对“百伦”鞋和“新百伦”鞋发生混淆，即便两标识相似，使用后者的行为也不应构成侵权。

事实上，尽管我国在2013年的《商标法》中才明确规定，判断商标侵权时应以混淆可能性作为标准，但早在1988年颁布的《商标法实施细则》中就规定了“造成误认”是判断商标侵权的一个要件。此后，国家工商行政管理局在1994年和1999年发布的与商标有关的行政法规中也分别再次提到了混淆可能性标准，并且2001年《商标法》将混淆可能性作为划定驰名商标保护范围的一个判断要素加以规定，首次将混淆可能性标准引入至商标法。此外，在我国司法实践中，早在2013年《商标法》生效前，法院在判定部分商标侵权案件时就已采用了混淆可能性标准。比如，在辉瑞产品有限公司等诉江苏联环药业股份有限公司侵犯商标权一案中，二审法院和最高人民法院均指出，诉争商标不存在混淆可能性，因此不构成侵权。

而美国1946年通过的《兰哈姆法》直接规定导致“混淆可能性”的行为构成商标侵权，美国各法院在审理案件时通常会对多个因素加以考察，以断定两商标是否具有混淆可能性。尽管各州法院考察的因素不尽相同，但一般都从以下几个方面加以考量：商标的强度、商标的近似程度、产品的相似度、被告使用商标的主观意图、购买者的谨慎程度、是否已发生混淆事实等。在判断“新百伦”与“百伦”是否有混淆可能性时，可采用以上几个因素加以分析。

首先分析“百伦”商标的强度，即在关联公司开始使用“新百伦”时，商标“百伦”的市场知名度。假如“百伦”商标经过使用和宣传后，在市场和相关公众中形成了一定的知名度，具有较强的指示性和区别性，可认定“百伦”商标具有较强的知名度。商标的知名度与其宣传程度、销售数量等有关，“百伦”商标的宣传力度越大，其产品销售数量越多，知名度就可能越强。“百伦”商标的知名度越强，关联公司在使用“新百伦”时具有主观恶性的可能性就越大。关联公司的主观恶性主要体现在两个方面：一是搭“百伦”商标的便车，增加其产品的销售额度；二是基于宣传和推广策略，认为“新百伦”的表述方式有利于其营销，因而故意侵占“百伦”商标。

其次，考察关联公司使用“新百伦”的主观意图。该因素主要考察的是关联公司是否具有搭“百伦”商标便车的目的，或者具有侵占“百伦”商标的意图。如果关联公司在使用“新百伦”时，“百伦”商标已具有较强的知名度，并具有良好的商誉，那么关联公司就具有搭便车的嫌疑。另外，尽管商标的指示性和区别性产生于使用过程中，但申请注册是商标确权的法律程序，经法律确权的客体应受到法律的保护，因此即便“新百伦”标识在使用过程中获得了区别性和指示性，但如果使用者在最初具有侵占“百伦”商标的意图，“新百伦”也不应受法律保护。

此外，“新百伦”与“百伦”的近似程度前文已作分析，两标识较为相似。而“百伦”与“新百伦”产品的相似度，则需进一步分析。虽然“百伦”与“新百伦”都主要用于鞋，同归属于商标第25类，但“百伦”商标标记于皮鞋，“新百伦”用于运动鞋，两者属于类似商品，是否会造成混淆还需对消费群体和商品的关系加以考察。“百伦”鞋主要是商务皮鞋和休闲皮鞋，其消费群体主要是从事商务活动的人和穿着较为正式的人；“新百伦”鞋是运动休闲系列，其消费群体主要是进行运动和穿着较为休闲的人。尽管两者的消费群体可能重合，但两者使用的场合完全不同，不具有可替代性，因此没有替代关系。基于此，尽管“新百伦”与“百伦”产品相似，但发生混淆的可能性较小。

同时，还需要对购买者的谨慎程度加以考察。购买者的谨慎程度与产品的价格和购买者的辨别能力有关，产品价格越高或者在同类产品中价格越高，购买者的谨慎程度就越高；消费者对品牌越了解，辨别能力就越强。“百伦”与“新百伦”近似，标示的产品也相似，但是否发生混淆还与产品的价格有关系，如果两者在其同类产品中价格越高，购买者会越谨慎；如果“百伦”商标的知名度越大，关联公司在最初使用“新百伦”时造成混淆的可能性越弱。

最后，应对两商标是否已实际发生混淆加以考察，如果在市场上已有相关公众将两商标混淆，表明商标具有发生混淆的可能性，但此时还应对混淆的具体情况进行分析。假如发生混淆的公众较为谨慎并具有较强的辨别能力，或者发生混淆的情况并不罕见，表明商标发生混淆的可能性较大。同时，即便市场上尚未发生混淆的事实，也不能表明两商标没有混淆可能性。“新百伦”案中，判断两商标的混淆可能性时，应由原告提供的混淆事例并对其进行分析。需要指出的是，“百伦”和“新百伦”在事实上已共存十几年，如果尚未发生混淆，表明两标识混淆的可能性非常低。

值得注意的是，关联公司在最初使用“新百伦”标识时，采用的是与“New Balance”组合使用的方式。“New Balance”是美国的知名品牌，其早在20世纪90年代就已经进入中国市场，经过一段时间的宣传和销售，该品牌在中国已具有一定的知名度，基于此可认为“新百伦”的指示性和区别性很大部分来源于商标“New Balance”。在判断“百伦”与“新百伦”是否具有混淆可能性时，也应对此予以考虑。

“百伦”与“新百伦”的混淆可能性应综合上述各因素进行判断，倘若“百伦”商标的知名度较高，关联公司在最初使用“新百伦”时就知晓“百伦”商标，并且“百伦”鞋在同类产品中价格较高，事实已发生将“新百伦”鞋误认为“百伦”鞋或者与“百伦”商标权人有关联关系的情况，则在两商标相似、产品类似的情形下，应认定“百伦”与“新百伦”具有混淆可能性。如果在“新百伦”使用之初，“百伦”商标的宣传推广力度不强，产品销售数量不多，并且没有证据证明关联公司知道或者应该知道“百伦”商标，“百伦”鞋在同类产品中价格偏低，并未发生事实混淆的情况，则“百伦”与“新百伦”发生混淆的可能性非常低，应认定两者不具有混淆可能性。

四、结语

上述各个因素在不同层面上考察了“百伦”与“新百伦”发生混淆的可能性，尽管两商标近似，产品也类似，但不能仅因此断定两者会发生混淆。事实上，正如前文所述，商标相似只是判断商标混淆可能性的因素之一，即便在商标相似的情况下，如果商标没有发生混淆的可能性，也不能认定使用在后商标的行为侵权。此外，发生混淆的商标也不一定相似，比如在误导相关公众，使其认为产品与在先商标的权利人具有某种关联关系时也构成侵权，此时商标就不一定近似。新《商标法》明确规定在判定近似商标侵权时，必须具有造成混淆的可能性。在今后的司法实践中，法院应注重对涉案商标混淆可能性的论证，而弱化对相似性标准的运用。

“新百伦”案一审中，法院认为“百伦”与“新百伦”相似，并且两者发生混淆，但并未对两者是否具有混淆可能性进行充分论证。二审中，新百伦公司再次主张其对“新百伦”享有在先权利，该权利应建立在使用行为未侵犯“百伦”商标权的基础上。判定“新百伦”是否具有在先权利，应充分考量“百伦”与“新百伦”是否具有混淆可能性。商标相似只是混淆可能性的一个表征，确定商标权的保护范围应以混淆可能性的有无为标准。