范漫曼

(河北师范大学 法政学院，河北 石家庄 050024)

美国遏制专利钓饵的举措及对我国的启示

范漫曼

(河北师范大学 法政学院，河北 石家庄 050024)

自1623年英国国王詹姆士一世建立起近代专利制度以来，专利制度逐渐成为保护发明人新技术的重要工具，对技术创新起到了重要的推动作用。在过去的几百年中，新技术对社会的进步起到了十分重要的推动作用，因而现代国家绝大部分都已经建立了专利制度。虽然专利制度已经发展了近四百年，且在不断完善，但是如法谚所说，“法律一经制定，便已落后于时代”，各国专利制度都正在或即将面临“专利钓饵”的挑战。这在经济高度发达的美国尤其明显。

专利钓饵；美国专利制度；应对措施

一、美国关于专利钓饵的概念界定

专利钓饵通常被认为是于20世纪90年代初开始在美国出现，但其出现的前十年左右并没有引起人们的太多关注，直到2001年英特尔公司与Techsearch公司发生纠纷，专利钓饵才开始被关注，而“专利钓饵(Patent Troll)”一词正是英特尔公司前首席法律顾问助理在处理该纠纷时提出的。随着专利钓饵的兴起，给企业造成越来越大的成本，学者和各国政府都认为应当对专利钓饵做出限制。但是虽然“专利钓饵”一词的内涵都已经被理解，但是由于专利钓饵的主体、行为较为复杂，所以不同学者的侧重点不同，并没有对专利钓饵形成一个准确的定义。在这个过程中，还有两个非常重要的概念：“非专利实施实体(Non-practicing entities，NPE)”、“专利主张主体(Patent Assertion Entities，PAE)”。

NPE这一概念是由美国联邦贸易委员会(Federal Trade Commission，FTC)于2003年在一份促进创新的报告中提出的，并于2008年在一份裁决中将之等同于专利钓饵。但实际上将NPE等同于专利钓饵并不合理，而且会给对专利钓饵的研究造成不利影响，原因包括：根据前面对典型的专利钓饵的介绍，专利钓饵显然属于NPE，但是NPE却并不都是专利钓饵。从“Non-practicing entities”字面上可以看出，NPE这一个概念只说明了该实体确实持有专利，也说明了该实体确实不将专利应用于生产或销售；但是却没有说明该实体是怎样利用该专利来盈利的，也没有说明该实体是怎样获得相关专利的，更没有说明该实体获取专利的目的。

PAE是美国政府对NPE修正后得到的一个概念，有的学者将其翻译为“专利投机实体”，指的是仅利用所持有的自己未应用于产品的专利进行诉讼，以获取赔偿金或高额许可费。与PAE相比，NPE这一概念有很大进步，基本符合典型的专利钓饵的构成。但是NPE这一概念仍然不能等同于专利钓饵。因为有的大型企业自身拥有不少专利，虽然自身从事生产，但其所持有的部分专利并没有实际应用，而是利用该专利勒索赔偿金或高额许可费。这样的企业虽然不是典型的专利钓饵，但也应该是专利钓饵的一种非典型的类型，而NPE则不涵盖这种企业。

二、美国遏制专利钓饵的举措

(一)修改“永久禁令”的适用规则

eBay公司是美国一家著名的线上拍卖企业，用户可以通过该公司的网站购买或销售商品，方式包括拍卖和固定价格，类似于早期的淘宝网。Half.com是eBay公司的子公司，业务与eBay公司的业务基本相同。MercExchange公司发现其持有的一项商业方法专利被Half.com公司侵犯，谈判未成便起诉了Half.com公司和eBay公司。地区法院判决Half.com公司和eBay公司侵犯 MercExchange公司的专利，并判决前者向后者支付赔偿金，但是未签发永久禁令。MercExchange公司向上诉法院提起上诉，要求签发永久禁令，上诉法院支持了其请求。最后，eBay公司向美国最高法院提出了上诉，最高法院经过审理，支持了eBay公司的请求，没有签发永久禁令。

在eBay案以前，在美国专利侵权案中，如果认定了确实存在侵权，除了因为公共利益(如公共安全、卫生等)外，法院通常会签发永久禁令，以保护受害方的合法权益。而这也正是专利钓饵所利用的，专利钓饵通常以诉讼为要挟，以申请永久禁令为要挟，要求目标公司支付高额许可费或调解费等。由于永久禁令将使得企业，除非获得专利钓饵的允许，不能再使用相关专利，而这可能使得企业迅速丧失市场，丧失竞争力，这也是很多企业向专利钓饵妥协的原因。

eBay案中，美国最高法院的判决，确定了法院对是否适用永久禁令有了自由裁量权，确定了适用永久禁令的标准，即“四要素检验标准”，只有原告在满足下列四个标准时才能获得永久禁令的救济：

1.被告的侵害给原告造成的损害是无法弥补的；

2.被告的侵害给原告造成的损害是法律所提供的其他救济无法弥补的;

3.对原被告所遭遇的困境进行权衡后，衡平法上的这种救济是适当的；

4.签发永久禁令不会侵害公共利益

eBay案中，美国最高法院推翻了在专利侵权案中“自动适用”永久禁令的规则，确定了只有在符合前述四个标准时才能够适用永久禁令。虽然地方法院在适用“四要素检验标准”时，会面临着各种各样的问题，但是由于永久禁令的签发有了这四个标准，因而对专利钓饵的确是起到了一定的抑制作用。

(二)提高专利审查力度

由于1980年代开始的亲专利政策，导致专利的质量越来越低，问题专利越来越多，问题专利引起的诉讼越来越多，给企业造成的损失也不断增大。2010年，美国专利商标局(USPTO)颁布了“2010-2015战略计划”，这项战略计划的目标之一就是提高专利的质量，并缩短专利评审的时间。为了实现这一战略目标，USPTO还将对此目标进行了细化，包括扩大审查团队，计划在两年内增加1000名审查员，将总审查时间缩短至20个月左右，建立有限审查制度等。

这表明，美国专利制度开始收紧，为了提高专利的质量，在专利审核过程中必然会更加严格，新授权的问题专利的数量将慢慢减少。而问题专利是专利钓饵所最青睐的专利类型，问题专利的减少，虽然不能完全消除专利钓饵，但是仍将对专利钓饵产生重要的阻碍作用。

(三)完善专利制度——通过《美国发明法案》

由于1980年代开始的“亲专利政策”产生了越来越多的问题，与新时代科技发展有所出入，尤其是专利钓饵的出现及其活动的日趋频繁，美国政府便开始着手对专利法进行修改。

实际上，2003年就已经有要求对专利法进行修改以限制专利钓饵的声音出现了，2005年第一次提出修改案，但是未能通过，2007年再次提出修改案，最终同样未能通过，2009年再一次提出了修改案，最终几经修改，终于在2011年9月8日通过，总统奥巴马在2011年9月16日签署了《美国发明法案》。这一次的修改，是美国自1952年以来对专利制度最大的一次修正，涉及了很多方面。其中直接或间接地针对专利钓饵的就有四点：对专利侵权之诉中的共同被告的资格做出了限制、对专利侵权赔偿金的计算规则进行了修改、对专利诉讼的管辖法院做了限定、要求USPTO开展针对专利钓饵的研究。

第一，在未对专利制度进行修改前，专利诉讼的原告可以基于众多被告均侵犯其同一专利，而要求法院将众多案件合并审理。而在专利制度修改后，专利诉讼原告必须证明这些被告的侵权均基于共同的事实，如生产、销售、进出口同一产品，如果原告无法证明则法院将不会将之合并审理。专利钓饵的惯常做法之一便是将众多的侵权者一同起诉，以降低自身诉讼成本，而《美国发明法案》的这一修改则直接使得专利钓饵的诉讼成本上升，对专利钓饵起到了一定的抑制作用。

第二，此次修改对损害赔偿金的计算规则进行了重大修改，此前，美国专利制度将对专利侵权损害赔偿金的最低数额设定为“专利人进行许可的合理的专利授权许可费”，但并未给出“合理的专利授权许可费”的判断标准，因此专利钓饵可以获得高额的赔偿金。本次修改对此进行了规定，要求法院对该专利相对于“现有技术”对科技的贡献值进行考察。另外，如果该专利并没有得到实际应用(被专利权人实际应用或授权他人应用)，则要考量该专利在侵权产品中作用的大小，如果侵权产品的新功能是建立在该专利的基础上的，则在计算赔偿金时按照该产品的整个市场价值来估算；如果该专利对侵权产品的功能贡献非常有限，则扣除侵权人自己对产品的贡献后进行估值。由于专利钓饵的专利通常为问题钓饵，权利要求广泛但并非决定性、关键性的专利，因此这将使得专利钓饵的可期望收益大大下降，从而对专利钓饵起到一定的抑制作用。

第三，该法案对许多专利诉讼的管辖做了规定，除个别规定外，将诉讼地主要限定在了被告实质侵权地或主要经营场所所在地。通过对管辖法院作出限制，使得专利钓饵不能轻易地将诉讼向对其有偏好的法院提起，这将使得案件被偏向于被告的法院来审理，这大大影响专利钓饵的胜诉率。

第四，根据该法案的要求，2013年8月美国政府考评局(Government Accountability Office，GAO)发布了《对专利侵权诉讼有影响的因素进行评估将帮助提升专利质量》的报告，这份报告对“专利蟑螂”现象进行了实证研究，它将作为未来针对“专利钓饵”进行立法的参考依据之一。

(四)建立企业间专利防御联盟

在专利钓饵购买到目标专利之前，抢在专利钓饵之前购买该专利，是一种釜底抽薪的解决办法。但是一家公司的力量往往是有限的，很难承受购买大量防御性专利的费用和投资风险，随着专利钓饵的威胁越来越大以及专利市场的渐渐兴盛，一些大企业便联合起来，组建专利防御同盟，对专利进行搜集，防止“濒危专利”被专利钓饵取得，如2008年建立的联合安全信托公司(Allied Security Trust，AST)和合理专利交易所(Rational Patent Exchange，RPE)等公司。这些通常采取“防御性专利整合”的模式，即抢在专利钓饵前购买相关专利，使会员免受专利钓饵的骚扰。他们的希望为会员公司提供专利诉讼防御机制，降低会员公司所受到的专利钓饵的威胁度。

三、美国的应对措施对我国的启示

我国专利制度中虽然没有“永久禁令”制度，但却有与之类似的“停止侵权”。我国《民法通则》和《侵权责任法》都将“停止侵权”作为一项承担侵权/民事责任的重要方式，因此，专利权人可以在其专利被侵权后起诉要求法院判决侵权人停止侵权。在eBay vs MercExchange案之前，美国在专利侵权诉讼中，在已经确认侵权的情况下通常会自动颁发“永久禁令”。根据统计，在我国的专利侵权诉讼中，在已经确认的侵权的情况下，除涉及公共利益外，也几乎是自动适用“停止侵权”，这意味着侵权者的产品将不能再被生产和销售。这有利于专利钓饵在中国的发展。

但是，我国《专利法》和《专利法实施细则》对“强制许可”所做的规定则在对专利钓饵有一定的抑制作用。如果专利权人在指定的时间内没有正当理由的情况下，没有实施他的专利或没有充分实施他的专利，则有能力实施该专利的主体可以向专利管理部门申请，得到强制实施的权利。专利钓饵既不实际将其专利应用于生产，也不计划将其专授予他人实施，因此，其专利很可能会被有实施能力的主体申请强制实施。但是，即使是强制实施，实施主体仍然要向专利钓饵支付许可使用费，但这个费用相对于被勒索时的许可费要低很多。

侵权赔偿金是影响专利钓饵的行为的另外一个重要因素，如果能够获得高额的赔偿金，则专利钓饵可以直接起诉要求给予赔偿，也可以以此为筹码向企业索取较高的许可费。我国专利制度规定了四种专利侵权赔偿金的计算方式：

1.按照专利权人的实际损失来确定；

2.按照侵权人所获的利益来确定；

3.参照该专利许可费来确定；

4.由人民法院根据事实来判定。

由于专利钓饵并不实施专利，因此无法评估“实际损失”，因而第1种方法不能采用。第2种方法可以使用。专利钓饵如果已经通过勒索将其专利授予一家企业，则第3种方法也可以使用，通常为1-3倍的许可费。由于专利钓饵是为了高额利润，而侵权事实等并不会使得法院判决较高的赔偿金，因此第4种方法通常不会被采用。不论采用第2种方法还是第3种方法来计算赔偿金，都将给企业造成巨大的损失。所以，我国的专利侵权赔偿制度在限制专利钓方面存在漏洞。

四、结语

专利钓饵在我国本土尚未造成重大损失，但是它的确存在，我们必须防患于未然，积极采取相应的措施，防止专利钓饵对创新的抑制作用。本文详细分析了美国针对专利钓饵所采取的应对措施，并根据我国的实际情况得出启示，防止专利钓饵阻碍技术进步，破坏正常的市场竞争。

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America’s Containment Measures of Patent Trolls and the Revelation to China

FAN Man-man

Since the establishment of modern patent system by the King of England James Ⅰin 1623, patent system has gradually become an important tool to protect the new technologies of the inventors, and it has played great promoting roles in technology innovation. In the past hundreds of years, new technology has played very important role to the improvement of society. So, most of the modern countries have established patent system. Although patent system has gone through the development of nearly four hundred years and has been under constant improvement, patent systems of each country are all facing or will face the challenges of “patent trolls” as the sayings goes “once the law is behind The Times”. This is especially obvious in the economically high-developed America.

patent trolls; America’s patent system; containment measure

2015-10-08

范漫曼(1991-)，女，河北石家庄人，河北师范大学法政学院民商法专业2014级硕士研究生,研究方向为民商法。

D923.42

A

1671-8275(2016)01-0067-03

何玉付