保护在先著作权的作品权属认定

文/孔庆兵

【案情介绍】

原告（上诉人）江西省万载橡胶制品有限公司（简称万载公司）

被告 (被上诉人)商标评审委员会

原审第三人江西新万载日月橡胶有限公司（简称新万载日月公司）

案由：商标异议复审行政纠纷

2005年7月4日，万载公司向商标局申请注册第4755216号商标（简称被异议商标、见下图），指定使用在第7类运输机传送带、传送带、机器传送带、滑轮胶带、皮带轮胶带、平行胶带、三角胶带、风扇胶带等商品上。2008年1月21日,该商标经商标局初步审定并公告。

被异议商标

新万载日月公司于2003年6月3日向商标局申请注册第3579405号商标（简称引证商标一、见下图），2005年2月21日被核准注册，核定使用在第17类生橡胶或半成品橡胶、合成橡胶、绝缘材料、塑料板等商品上，该商标专用期限至2015年2月20日止；于2007年8月13日向商标局申请注册第6216986号商标（简称引证商标二、见下图），2010年1月14日被核准注册，核定使用在第12类陆地车辆传送带、车辆轮胎、自行车、三轮车车胎等商品上，该商标专用期限至2020年1月13日止。

引证商标一

引证商标二

新万载日月公司在法定期限内就被异议商标提出异议申请，2010年11月3日，商标局裁定被异议商标予以核准注册。新万载日月公司不服，向商标评审委员会提出异议复审申请，请求不予核准被异议商标的注册申请，其主要理由是：被异议商标与引证商标一、引证商标二构成近似商标，被异议商标的申请注册侵犯了新万载日月公司的在先著作权、字号权。2010年12月16日，新万载日月公司在江西省版权局对引证商标的标识进行了美术作品版权登记，载明作品类型为“美术作品”，作者为“罗小龙”，著作权人为“江西新万载日月橡胶有限公司”，作品完成日期为“2003年2月1日”等。

2012年10月29日，商标评审委员会作出商评字〔2012〕第43558号《关于第4755216号“万橡日月及图”商标异议复审裁定书》（简称第43558号裁定），认定：一、被异议商标指定使用的“运输机传送带”等商品与引证商标一、引证商标二核定使用的商品不属于类似商品。虽然双方商标在整体外观、构成等方面相近，但其指定使用的商品区别较大，并存使用在非类似商品上，不易使相关公众产生混淆误认，未构成使用在类似商品上的近似商标。二、新万载日月公司早在2003年已将“万橡日月及图”商标申请注册，该商标所含中文“万橡日月”及日月图形经过独特的艺术化处理，符合《著作权法》规定的作品独创性要求，属于《著作权法》保护的美术作品，新万载日月公司对该作品享有在先著作权。被异议商标所含中文“万橡日月”及日月图形与新万载日月公司上述享有著作权之作品在整体外观、呼叫等方面相同，已构成实质性近似。万载公司提交的证据不足以证明其对被异议商标文字设计具有合理出处，在未经授权的情形下，万载公司申请注册被异议商标构成对新万载日月公司在先著作权的损害。三、新万载日月公司提交的证据不足以证明在被异议商标申请日前，“万橡日月”作为其企业字号在“运输机传送带”等相同或类似的行业内经过使用已具有一定知名度，从而使消费者易将被异议商标与新万载日月公司商号相联系，损害新万载日月公司的利益，亦不足以证明万载公司抢注“万橡日月及图”商标的主张。综上，商标评审委员会依据《商标法》第31条、第33条、第34条的规定，裁定被异议商标不予核准注册。万载公司不服，向北京市第一中级法院提起行政诉讼。

【法院审判】

北京市第一中级法院经审理认为：新万载日月公司对“江西新万载日月橡胶有限公司标徽”进行了版权登记，其中所载作品包括图形部分和文字部分，其中位于上方的图形部分由位于左侧的太阳图形以及位于右侧的弯月图形组成，位于下方的文字部分为“万橡日月”。结合新万载日月公司对该作品的创作理念，该图形完整表达了其某种思想，系以线条等方式构成的有审美意义的平面艺术作品，具有独创性，符合《著作权法》对美术作品的要求，认定上述图形部分构成美术作品。并且，该作品与引证商标一、引证商标二的标识部分相同，与新万载日月公司提交的企业宣传手册、广告照片、零售店照片等证据材料中所显示的商标标识相同。综合考虑新万载日月公司针对上述作品进行的版权登记中所载作品完成日期、引证商标一的申请日期以及广告照片等证据，认定上述美术作品在被异议商标申请日之前已经公开发表，新万载日月公司系该作品的著作权人。

被异议商标标识中的图形部分同样由位于左侧的太阳图形与位于右侧的弯月图形组成，整体与上述美术作品基本相同，构成实质性相似。并且，万载公司与新万载日月公司同位于江西省，万载公司并未举证证明被异议商标标识部分系由其自身独立创作，或者在上述美术作品完成之前存在实质性相似的作品在先存在。因此，被异议商标的标识系未经许可对上述美术作品的复制，侵犯了新万载日月公司对上述美术作品享有的著作权，违反了《商标法》第31条有关“申请商标不得侵犯他人现有的在先权利”的规定，不应予以核准注册。

综上，北京市第一中级法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第54条第（一）项之规定，判决：维持第43558号裁定。

万载公司不服原审判决，向北京市高级法院提起上诉，并提交了第3172928号、第638552号商标档案查询信息，其中第3172928号商标（见下图）申请日期为2002年5月10日，申请人为济南槐荫福明电动助力车厂，2003年5月28日被核准注册，核定使用的商品为第12类机动自行车等。新万载日月公司对该证据的真实性认可。

第3172928号商标

新万载日月公司亦向二审法院提交了其于2003年至2006年期间的送货单、收货单、销售分公司总结、产品调查表及月计划、授权加工委托书及购销合同、广告申请表、实物照片等证据材料，用以证明在被异议商标申请日前，新万载日月公司已广泛使用“万橡日月及图”商标，万载公司申请注册被异议商标具有恶意。万载公司对上述证据的真实性认可，但认为其与案件无关联性。

北京市高级法院经审理认为：《商标法》第31条规定“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”中的“在先权利”包含在先著作权。认定申请商标注册不得损害他人现有的在先著作权，至少应具备：在先的标识构成作品，该作品系权利人独立创作且权属明确。

新万载日月公司主张在先著作权的“江西新万载日月橡胶有限公司标徽”作品与万载公司提交的第3172928号商标标识相比，两者除文字和图形方向略有不同外，其它基本相同，构成实质性近似。第3172928号商标标识于2002年5月10日前已存在，早于“江西新万载日月橡胶有限公司标徽”作品的完成日期2003年2月1日,不能证明新万载日月公司或罗小龙独立创作了该标微,该作品的完成时间亦不符合客观事实，而第3172928号商标作为商业标识权属济南槐荫福明电动助力车厂，并无证据证明该厂与新万载日月公司存在许可或其它关联关系。商标行政案件不仅要考虑具体行政行为的合法性，还要考虑行政诉讼中新的客观事实。第3172928号商标所载图案与新万载日月公司版权登记的“江西新万载日月橡胶有限公司标徽”作品近似，新万载日月公司主张其系该作品的著作权人并以此请求对被异议商标不予核准注册，缺乏事实和法律依据。原审法院及商标评审委员会的相关认定错误，应予纠正。

《行政诉讼法》第5条规定：“人民法院审理行政案件，对具体行政行为是否合法进行审查。”第43558号裁定认定了被异议商标的申请注册未违反《商标法》第28条规定、但违反《商标法》第31条规定，并对被异议商标不予核准注册，万载公司作为被异议商标的申请人，提起行政诉讼时仅主张了被异议商标的申请注册未违反《商标法》第31条的规定，但《商标法》第28条仍为商标评审委员会作出第43558号裁定时新万载日月公司所提的异议复审申请理由，因此，该案仍可对第43558号裁定有关《商标法》第28条认定是否合法进行审理。

被异议商标与引证商标一相比，两商标的标识基本相同，被异议商标指定使用的运输机传送带、滑轮胶带、皮带轮胶带等商品与引证商标一核定使用的生橡胶或半成品橡胶、合成橡胶、再生胶等商品在生产部门、销售渠道、消费对象等方面具有较大的关联性，在引证商标一已实际使用并具有一定知名度、而被异议商标尚未投入使用且未予授权的情况下，充分考虑相关公众对商品的通常认知和一般交易观念，防止产生实际的市场混淆可能，确保后期的市场稳定，被异议商标若与引证商标一在上述商品上并存使用，相关公众一般认为其存在特定联系，进而产生混淆误认。因此，被异议商标使用在运输机传送带、滑轮胶带、皮带轮胶带等商品上与引证商标一构成《商标法》第28条所规定的使用在相同或类似商品上的近似商标，被异议商标在指定使用的商品上不应予以核准注册。第43558号裁定相关认定不当，应以纠正。

综上，虽然第43558号裁定和原审判决对《商标法》第31条的事实认定错误，万载公司的相关上诉理由成立，但是，由于被异议商标的申请注册违反了《商标法》第28条的规定，依法不应予以核准注册，第43558号裁定和原审判决的结论正确，故在纠正第43558号裁定和原审判决错误的基础上，对其结论予以维持。万载公司的上诉请求不能成立，不予支持。北京市高级法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第61条第（一）项之规定，判决：驳回上诉，维持原判。

【法官评析】

该案二审法院基于商标行政案件全面审查原则，认定被异议商标与引证商标一构成使用在类似商品上的近似商标，违反《商标法》第2 8条规定，不应予以核准注册，从而在结论上维持了原审判决。但是，二审法院在认定被异议商标的申请注册是否损害《商标法》第31条规定的“他人在先著作权”时更为严格审慎，结合新发现的事实，得出与原审法院相反的认定，即新万载日月公司并非涉案作品的著作权人，其以损害在先著作权请求对被异议商标不予核准注册缺乏依据。一审、二审法院出现相反的认定，均系由在先著作权的作品权属认定不同导致，而作品的权属认定一直是审查《商标法》有关在先著作权与在后申请商标发生冲突问题的关键。

目前，在商标授权确权行政案件中，当事人以《商标法》第31条为由主张在先著作权保护越来越多。一方面，部分在后商标申请人或注册人利用商标在商品上分类保护规则，违背诚信，在不相同或有一定区别的商品上申请注册与在先商标相同或极为近似的商标，而在先商标的使用并未达到驰名商标跨类保护的程度，无法阻止在后商标的申请注册，使得在先商标被抢注或恶意摹仿亦得不到有效救济，在先著作权保护为其较好选择；另一方面，在先商标权人以其在先商标标志或该标志的显著部分构成《著作权法》保护的作品，要求进行著作权保护，进而对抗在后商标的申请注册，可以不予考虑类似商品问题，且对该标志的实际商业使用及知名度情况证明要求不高，但保护的强度和范围较大，超出商标法一般条文的有限规定，利于在先权利人制止商标抢注或恶意摹仿行为。鉴于此，正确适用《商标法》第31条规定的保护在先著作权规则，厘清该条款的法律适用要件及标准，对于解决著作权与商标权冲突、平衡各方利益具有重要意义。

《商标法》第31条保护在先著作权实际上是对作品的保护。首先应对作品的构成要件进行明确，根据《著作权法实施条例》第2条的规定，作品应为此：（1）文学、艺术和科学领域内的智力创作；（2）具有独创性；（3）能够以有形形式复制，其中独创性包含“独立完成”和“创作高度”两层内容，而“独立完成”即为作品权属明确的基础。其次是有损害才有保护，商标作为具有区分商品或服务来源功能的商业标识，商标权与著作权发生冲突的根本原因在于二者具有同一客体。而且作品能够被复制，进而应用于商业标识领域，由此直接引起不同主体间的权利抵触和利益冲突，可能产生损害，该情况在商标法体系下以保护在先权利原则予以解决。再次是在先著作权保护的要件问题，《商标法》第31条是针对商标的申请注册制度设置的，在判断申请注册商标是否对他人在先著作权构成损害时，与著作权侵权判定标准是否一致，法律并无规定。司法实践中，未经许可、接触加实质性相似原则逐渐为适用该条款所接受。但毕竟商标授权确权行政案件又有其自身特点，涉及不同程序的启动及救济，该类案件主张在先著作权的主体一般又是在先商标权人，欲利用著作权保护的形式，实现商标权保护的目的。此情况下，作品权属问题经常成为在先商标权人主张权利的瓶颈。

有关作品权属的证明及其标准问题。有观点认为，由于在先权利人以其在先商标标志或该标志的显著部分主张在先著作权，可以肯定该标识的完成时间早于在后商标申请注册时间，而该标识又有一定创作高度，肯定系“他人”创作完成，至于“他人”是否为涉案当事人或利害关系人可以不予考虑，尤其是商标异议案件，任何人皆可提起异议程序，法律未规定其所依据的权利归属，因此，作品权属证明以相关商业使用证据推定即可，标准不宜过高。另有观点认为，作品权属可以反映作品的独立创作事实，证明作品权属的过程，亦是证明作品系由作者通过独立构思、创作产生的，不是摹仿、抄袭他人的作品。若不能证明其权属，明确归属，即无法认定作品本身权利的合法性，不应得到法律的模糊保护。因此，存在足以推翻或质疑作品权属问题的证据时，在先著作权即不能得以保护，该证明标准须严格高度盖然。

后一种观点更趋于被法院及商标行政机关所接受，理由有：

1.作品的权属确认是保护在先著作权的前提。由于作品的创作过程较为私密，且著作权从作品创作完成之日起即产生，受到保护，而权利的产生无须授予或公示程序，该权利天然即缺乏社会确认和调整规制过程，若不对其权属进行审查和确认，直接对其权利进行实然性保护，不符程序的正当性。因此，明确作品权属是判断系争商标是否损害他人在先著作权的前提。同时，《著作权法》规定，著作权属于作者，创作作品的公民是作者；由法人或者其他组织主持，代表法人或者其他组织意志创作，并由法人或其他组织承担责任的作品，法人或者其他组织视为作者；如无相反证明，在作品上署名的公民、法人或者其他组织为作者。可见，在我国，保护作者权益是著作权法的第一目的。真正作者的权利能否得到保护也要求首先进行作品的权属认定。

2.作品的权属确认是保护在先著作权的合法性要求。作品的可复制性，决定了其所产生的权利易受侵害，并可同时为不同主体所持有。谁为真正合法的持有者，须由法律来确认。权利本质上是指法律为了保障主体的特别利益而提供法律之力的保护，其概念本身就包括了权利必须合法这一特性。因此，在先著作权欲产生阻却在后申请商标的功效，其本身合法性须具有法律上的依据，进而受到法律的保护和支持。此外，判定前述作品构成要件时，“独立完成”是作品产生著作权保护的必要条件，作品权属不明或不能确认，该作品是否“独立完成”亦难以知晓，此情况下，承载于作品上的权利也就失去了保护的依据。

3.严格的证明标准利于防止在先著作权保护的滥用。权利的行使应当合乎保护目的。著作权保护的是表达，商标权保护的是区别性标志，由于商标权的行使，恰恰可能利用著作权的表达，导致损害行为的发生。因为著作权的保护不考虑实际使用方式，保护的力度似比对已注册驰名商标的保护还要强，一定程度上打破了商标法对商标权益实行有限保护的规则，使得保护商标权益的众多商标法条文成为具文。因此对在先著作权保护，应多方考察是否构成作品及作品权属问题，不宜过于宽泛以致动摇整个商标法的保护体系。这种不考虑实际使用商品的类别的保护，若不在证明标准方面严格限制，可能导致对商标注册及制度体系的破坏。

基于以上考虑，在先著作权若以《商标法》第31条保护，阻碍在后商标的注册，必须明确作品的权属。当事人可以依据最高法院《关于审理著作权民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》的规定，提供涉及著作权的底稿、原件、合法出版物、著作权登记证书、认证机构出具的证明、取得权利的合同等作为证据，证明其对该项权利的主体身份或利害关系。需要注意的是，对于作品的权属证明，商标注册证仅表示商标权的归属，不属于《著作权法》意义上表明作者身份的署名行为；商标转让行为亦并不意味该标识著作权的一并转让，其权属状况还需其它证据予以印证。依据证据规则，在先权利人已经完成足以证明其对涉案作品享有著作权的初步举证责任后，在后商标申请人若无法提出相反的证据，一般情况下，可以认定在先著作权成立。

综上，《商标法》第31条在先著作权保护问题，涉及《商标法》与《著作权法》的相关规定，影响当事人之间权利冲突及利益平衡，作品权属问题需要慎重严谨对待。

责任编辑/唐明