刘桂香 赵萌萌

进入国家阶段实用新型专利国际申请的优先权审查问题探析

刘桂香 赵萌萌

对进入国家阶段实用新型专利国际申请实际审查工作中存在的一些问题，特别是有关优先权审查问题作出分析、评述，并结合实际审查工作提出解决思路和建议。

实用新型 国际申请 国家阶段 优先权 重复授权

一、进入我国国家阶段的实用新型专利国际申请的优先权审查概要

国际申请进入国家阶段时及进入国家阶段之后需要满足各指定国自己法律规定的特殊要求，该特殊要求应当是在《专利合作条约》允许的范围内。因此，为了解决《专利合作条约》在我国的实施问题，应对进入我国国家阶段的国际申请的审查，国务院专利行政部门按照《专利合作条约》的宗旨，根据我国国情先后颁布了部门规章。

审查中，进入国家阶段的实用新型专利国际申请应当符合我国现行专利法、实施细则及审查指南中有关实用新型专利申请和国际申请的规定。其审查流程大致可分为国际申请二处初步审查a《专利审查指南》（2010）第三部分第一章。和实用新型审查部初步审查b《专利审查指南》（2010）第一部分第二章。。

国际申请二处进行的初步审查工作主要是根据专利法实施细则的规定c《专利法实施细则》第十章。，以国际申请能否进入中国国家阶段为主要目的，对国际申请的效力、进入国家阶段时提交的文本、国际阶段修改文件译文及其他文件进行审查。其中对进入国家阶段时提交文本的审查包括进入国家阶段的书面声明审查、原始申请的译文和附图审查，等等。对其他文件进行的审查包括委托和委托书审查、要求优先权审查、不丧失新颖性的公开审查及权利转让证明文件审查等。

进入国家阶段的实用新型专利国际申请经过国际申请二处初步审查后进入到实用新型审查部相应审查处，进行其是否符合授权条件的初步审查。审查指南对进入国家阶段的实用新型专利国际申请的初步审查范围和内容作出明确规定d《专利审查指南》（2010）第一部分第二章第15节。。与普通实用新型专利申请的审查相比，由于该国际申请已经通过国际申请二处根据审查指南第三部分第一章进行的初步审查，实用新型审查员只需对与国家申请相同的其他问题进行审查即可，例如对实用新型保护客体和申请文件中明显实质性缺陷等问题进行审查。

《审查指南》第三部分第一章第1节引言中指出“本章涉及国际申请进入国家阶段条件的审查、在国家阶段中对国际申请的初步审查以及在国家阶段中对国际申请所作的事务处理等内容。本章仅对上述内容中的特殊问题作出说明和规定；与国家申请相同的其他问题，本章没有说明和规定的，应当参照本指南第一部分第一章、第二章和第五部分的规定”。e《专利审查指南》（2010）第三部分第一章第1节。

从上述规定可得出以下结论，审查指南第三部分第一章第5.2节“要求优先权”已穷尽进入国家阶段的国际申请优先权审查问题。也就是说，优先权审查问题不属于“与国家申请相同的其他问题，本章没有说明和规定”的情况，也就不需要另行“参照本指南第一部分第一章”来进行审查。因此，在国际申请二处完成审查后，实用新型审查部无需再对实用新型专利国际申请的优先权进行审查。

二、进入我国国家阶段的实用新型专利国际申请的优先权审查存在的问题

现行的对进入我国国家阶段实用新型专利国际申请的优先权审查是按照审查指南第一部分第二章第15.2.3节，再结合第一部分第一章、第二章，第三部分第一章和第五部分，来进行审查的，其中仍有以下不完善之处，具体如下：

（一）可能会出现在先申请与在后申请的主题明显不相关的情况

对比《审查指南》第三部分第一章第5.2节与《审查指南》第一部分第一章第6.2节（对国家申请优先权的审查）的规定，可发现：对进入国家阶段的实用新型专利国际申请的优先权问题进行的初步审查，较实用新型国家申请的优先权审查缺少了对“在先申请与在后申请的主题是否明显不相关”的f《专利审查指南》（2010）第一部分第一章第6.2.2.1节。审查。

从审查流程来看，根据《专利合作条约》的规定，在国际阶段对要求优先权的PCT申请进行国际检索时，已经由检索人员根据申请人提交的优先权副本核实过优先权g《专利审查概说》 2006年版第三部分。，即已经审查了在先申请与在后申请的主题是否明显不相关，国家阶段再次确定“主题是否明显不相关”似乎是重复劳动。

但由于条约规定，检索单位应在自优先权日起9个月或者自收到检索本之日起3个月内做出检索报告，而在先申请文件副本可以自优先权日起16个月内提交h《PCT法律文件汇编》2005年版。，因此不排除有极少数的要求优先权的PCT申请在进行国际检索时没有核实优先权。例如申请号为2004900040.6的进入我国国家阶段的实用新型专利国际申请已经进入授权公告程序，但是其在先韩国申请20-2004-0002767的副本一直没有向国际局提交，而在进入我国国家阶段由国际申请二处审查时，仍然没有通过在先优先权副本核实该优先权。因此，该授权是在国际阶段和国家阶段都没有核实其优先权的情况下作出的。

也就是说，有很少一部分要求优先权的实用新型专利国际申请，在国际阶段中没有被核实过优先权；进入国家阶段后，国际申请二处仅根据审查指南第三部分第一章的规定进行审查；当这部分国际申请进入实用新型审查部之前，没有对“主题是否明显不相关”进行过判断。

（二）作为优先权基础的国际申请可能会导致重复授权

审查指南对在先申请是在中国提出的国家申请给出了明确的处理方式，但对在先申请是在中国提出的PCT申请的处理办法并未给出明确规定。2006年第一期局质检会议纪要对这一问题的处理办法进行了规定：“对于在先申请为在中国提出的PCT申请，按照外国优先权进行审查，但优先权副本由专利局根据规定制作，申请人需要缴纳规定的优先权要求费。”i《专利局质检会议纪要》 （2006年第1期）。

当该在先PCT申请进入我国国家阶段并指定实用新型专利保护类型时，由于实用新型专利不进行实质审查程序，无法核实要求其优先权的在后申请是否已经授予专利权，从而可能导致重复授权问题。即使该在先PCT申请进入我国国家阶段时指定发明专利，如果在其进入实质审查程序时，该在后申请仍然处于审查程序中，那么当两份申请均符合授权条件时，同样存在重复授权问题。例如申请号为200620003262.4的国内申请人实用新型专利申请，要求了国际申请号为PCT/ CN2005/000468的国际申请的优先权，并于2007年4月11日授权。当该国际申请进入我国国家阶段并指定实用新型专利时，如果其符合授权条件，仍然可以授予专利权，从而导致重复授权。即使在其进入我国国家阶段时指定了发明专利，如果该发明专利的实质审查程序是在该实用新型专利申请授权公告前进行的，同样存在重复授权的可能。

三、进入我国国家阶段的实用新型专利国际申请初步审查中的建议

对于在先申请与在后申请的主题明显不相关问题现行的法律法规无法解决，为避免少量要求优先权的实用新型专利国际申请与在先申请主题明显不相关而未被发现的问题，本文认为，较为妥当的解决方式是：从节约程序原则出发，无需对所有进入国家阶段的实用新型专利国际申请的优先权主题进行核实。如果一件实用新型专利国际申请在国际阶段，即国际阶段受理局或国际局没有发出视为未提出优先权通知书，并且国际检索报告中没有出现PX、PY类文献，那么即可认为该申请的优先权请求是成立的；如果国际阶段没有发出视为未提出优先权通知书，但国际检索报告中出现了PX、PY类文献，再去核实与在先申请“主题是否明显不相关”j《专利审查指南》（2010）第一部分第一章第6.2.2.1节。的问题。这种审查方式避免了重复判断，并且节约因提取在先申请副本而延长的审查时间和增加的费用，从整体而言缩短了审查时间，并利于申请人取得专利权保护。即使其中仍有存在在先申请与在后申请的主题明显不相关的实用新型专利国际申请被认定为享有该项优先权，最终获得授权，还有后续阶段可进行补救，例如无效等程序。

对于作为优先权基础的国际申请重复授权问题，我国现行的审查制度同样无法避免。本文认为，比较恰当的解决方式是：在国际申请受理时便建立起该申请的监视体系，当该国际申请被作为国内申请的优先权基础时，追踪监视其是否办理进入我国国家阶段的手续。如果其办理了该手续，在其进入审查程序时可以用不同的方式提示审查员，例如在该在先申请进入国家阶段的案卷夹封面填写在后申请号、在系统的案卷信息中高亮显示在后申请号等，以便提示审查员作相应处理和决定。

小 结

由于我国正式成为PCT缔约国只有短短的20年的时间，国际申请在我国尚属新生事物，并且我国专利制度自1984年制定以来也只有短短30年的时间。在这么短的时间内建立起一套完善的，同时又适应PCT体系严谨实体的专利法律程序和规范尚有难度。但PCT体系的不断完善和发展，使其逐渐成为考察各国专利审查能力和水平的重要标准。中国国家知识产权局作为PCT受理局、国际检索单位和国际初步审查单位，其专利制度必将受到《专利合作条约》的限制与规范。PCT体系具有国际阶段和国家阶段的相互衔接性，这也使得我国对国际申请的审查和业务管理能力直接经受着外国专利局和世界知识产权组织国际局的评价，任何问题都会暴露无遗地展现在国际社会面前。

可见，国际申请在我国还处于发展阶段，与之相适应的政策及法律法规都有待进一步完善；作为我国专利制度中不可或缺的一部分，实用新型专利制度自身优势较为显著，对实用新型专利国际申请相应法律法规的完善不容忽视。

This artical mainly analyzes and reviews some problems existing in daily examination work of utility model of international applications enterting the national phase and puts forward some solutions and sugguestions, especially regarding priority examination

utility model; international application; national stage; priority; double patenting

刘桂香，国家知识产权局专利局实用新型审查部处长

赵萌萌，国家知识产权局专利局实用新型审查部主任科员