叶挺舟

（西南政法大学，重庆401120）

专利默示许可适用条件探析

叶挺舟

（西南政法大学，重庆401120）

默示许可在专利中的适用越来越频繁。技术标准、销售行为、平行进口等都有可能涉及默示许可规则的运用。然而相关理论研究的欠缺，尤其是对该规则适用条件的把握缺乏清晰的认识，导致规则在运用时常常显得力不从心。默示许可的形式条件往往随着案件类型的不同而各具特点，但其实质条件内涵于各类情形中，仍具有统一的标准可供探析。

专利；默示许可；适用条件；诚实信用

一、问题的提出

近些年来，我国专利司法审判中出现了越来越多涉及专利默示许可抗辩的案例。例如河北高院于2011年审结的“衡水子牙河建筑工程有限公司与张晶廷等侵犯发明专利权纠纷上诉案”，案例涉及他人依技术标准实施专利是否构成侵权的问题。再如广西高院于2007年审结的“河南省天工药业有限公司与广西南宁江药业有限公司侵犯发明专利纠纷上诉案”，案件涉及按照国家药品标准生产药品是否构成侵权的问题。又如广西高院于2005年审理专利实施许可及买卖合同纠纷，案件涉及购买人获得专用设备是否能够免费实施专利方法的问题。可见，此类案例并不罕见，并且2008年第三次专利法的修改，删去对于专利许可实施合同的订立必须要“书面形式”这一要件，其目的并非在于鼓励人们以口头方式订立专利实施许可合同，而在于通过此举在必要的情况下为认定事实专利的默示许可扫除障碍［1］。此外，最高人民法院发布的《关于朝阳兴诺公司按照建设部颁发的行业标准〈复合载体夯扩桩设计规程〉设计、施工而实施标准中专利的行为是否构成侵犯专利权问题》的函件进一步在司法实践中明确技术标准中默示许可的合法性。尽管如此，但当前无论是理论界还是实务界对专利默示许可进行专门和系统的探讨的著作却是寥寥无几。有鉴于此，探讨专利默示许可的适用条件既是理论的需要，更是司法实践的迫切期许。

二、内涵的界定

专利默示许可，也称隐含许可，有别于以书面合同等方式确立的明示许可，它是指在一定情形之下，专利权人以其非明确许可的默示行为，让被控侵权人（专利使用人）产生了允许使用其专利的合理信赖，从而成立的专利许可形态［2］。默示行为被视为积极的意思表示在民法中也同样存在。例如，《民法通则》第66条第一款：本人知道他人以本人名义代理而不作否认的，视为同意。《合同法》第171条：试用买卖中试用期满，买受人的沉默视为购买；《继承法》第25条第二款：共同共有人明知个别共有人擅自将共有财产抵押而没有异议的，视为同意；但民法中的许多默示行为均有法律规定以明确其适用条件。而对于专利默许许可，虽然缺乏法律的明确规定，但制度的本性决定了其适用必然也有其特定的规则。面对实践中出现的越来越多的默示许可案例，探究其适用条件对于解决该类案例的作用自然是不言而喻的。

三、专利默示许可的形式条件

默示许可只能发生在特定的情景，在通常情况下，行为人不作为，即不以口头或书面形式为一定的意思表示是不能发生预定的法律效果的。但是在有些情况下，“沉默能说话”，即谁在此种情况中沉默，即消极的不作为，正是表明他想使某种法律后果发生效力［3］。作为默示许可一员中的专利默示许可同样如此。通过对专利默示许可发生情景进行设定和限制，能够帮助司法工作人员在最短时间判断是否据此适用默示许可制度。根据国内外的司法实践看，主要在以下情形下可能发生专利默示许可：

1.参与技术标准的制定。河北省高级人民法院于2011年审结的一起侵犯发明专利权利纠纷上诉案中，上诉人提出了默示许可的抗辩。本案被上诉人也即原告张晶廷于2006年1月17日向国家知识产权局申请发明专利，名称为预制复合承重墙结构的节点构造施工方法。2008年9月3日被授予专利权。2008年6月14日，河北省建设厅批准的《CL结构构造图集》现为河北省工程建筑标准设计，该图集包括了张晶廷的专利发明技术。2008年7月25日，子牙河公司（发包人）与华泽公司（设计人）签订关于“武邑县和谐嘉园住宅楼”《建设工程设计合同》，合同约定设计人应按照国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求进行工程设计。被告华泽公司给被告子牙公司的建筑施工图设计说明依据的是《CL结构构造图集》。原审认为：河北建设厅公开发布的《CL结构设计规程》和《CL结构构造图集》系地方标准，本标准属公开有偿使用的技术，任何单位和个人未经权利人允许不得使用。子牙河公司承建的“武邑县和谐嘉园住宅楼”未经张晶廷允许采用了张晶廷涉案专利技术，构成对张晶廷专利权的侵犯行为。上诉二审法院则认为：关于按照工程设计图纸施工，是否构成侵权的问题。最高人民法院关于朝阳兴诺公司按照建设部颁发的行业标准复合载体肋扩桩设计规程设计施工，而实施标准中专利的行为是否构成侵犯专利权问题的函中明确答复：鉴于目前我国标准制定机关尚未建立有关标准中专利信息的公开披露及使用制度的实际情况，专利权人参与了制度或者经其同意，将专利纳入国家、行业或者地方标准的，视为专利权人许可他人在实施标准的同时实施该专利，他人的有关实施行为不属于《专利法》第十一条所规定的侵犯专利权的行为。专利权人可以要求实施人支付一定的使用费，但支付的数额应明显低于正常的许可使用费；专利权人承诺放弃专利使用费的，依其承诺处理。故本案中涉案专利被纳入了河北省地方标准，子牙河公司的有关实施行为不属于侵犯专利权行为①参见2011冀民三终字第15号。。

本案中，笔者认为二审的判决更为合理。原先专利权人和专利权许可使用人之间通过许可费和许可使用权达成利益的平衡，而一旦专利标准化后，这样的利益平衡就会被彻底打破。产品的制造商等为了使产品符合技术标准就不得不使用该专利技术。而此时，专利权人很有可能会利用技术标准赋予自己的优势地位而滥用该优势地位，迫使被许可人接受对其明显不利的专利许可条款。而依专利默示许可理论，通过免除使用已纳入技术标准的专利的制造商等人的侵权责任，要求其支付适度的许可使用费，便能再次恢复专利权人和许可使用人之间的杠杠平衡。

2.销售行为而引发的默示许可。我国《专利法》69条第一款规定，专利产品或者依照专利方法直接获得产品，由专利权人或者经其许可的单位、个人售出后，使用、许诺销售、销售、进口该产品的不视为侵犯专利权。这是对专利权用尽的规定。但当专利权人或者其被许可人销售的不是专利产品，而是组成专利产品的部件时；或者当专利权人或者被许可人销售的是用于实施其所获得的专利方法的设备时，通过合法途径购买了上述部件或者设备的被控侵权人就很难依赖专利权用尽原理进行抗辩。这里默示许可规则的适用将有助实现购买人对所购产品的合理期待。根据联邦巡回上诉法院在1984年审理的 Bandag，inc.v.alBolsertirestores，inc.一案的判决，默示许可抗辩的成立必须符合以下两个要件：（1）专利权人或者被许可人销售的产品除了用于实施专利权人的专利技术外，没有别的用途，即不存在合理的非侵权用途。（2）销售的具体情形能够清晰地表明或者能够推出默示许可的存在。在第一个要件中，要被控侵权人证明一件产品不存在其他用途是极为困难的，所以在司法实践中，要注意采用举证责任倒置的方法，即有原告对“不存在非侵权用途”进行证明。而第二个要件的成立则要求以普通购买人的理解和识别能力作为认识的一种标准，以此对销售行为中是否蕴含专利权人专利许可的主观意愿进行判断［4］。关于购买他人专利产品用于实施专利方法的默示许可。在广西高院2005年审结的“专利实施许可及买卖合同纠纷”就有涉及。该案中专利权人获得了镁粉深加工工艺方法的方法发明专利权和实施该方法专利的专用设备高速涡流镁粉机实用新型专利权。之后该专利权人与他人签订了销售该专用设备高速涡流镁粉机的协议，同时约定对方可以免费使用该方法专利②参见2005桂民三终字第8号。。但事实上，依据默示许可理论，该实用新型设备的唯一用途就是实施该方法专利，且普通人也能清晰地推知购买该设备的目的即是为了实施镁粉深加工工艺方法。因此，后续约定免费实施该方法专利的协议并不是必须的。

3.平行进口中的默示许可。所谓平行进口是指未经国内知识产权人的授权，将该权利人或者被许可人在国外投放市场的产品向国内进口，而该产品在国内享有某种知识产权，如专利权、商标权、著作权及集成电路布图设计权。由于他人的进口和知识产权人或者被许可人的进口相对平行，故称之为平行进口。关于是否允许平行进口的问题上，各国的态度也是大相径庭的，以美国为代表的一些国家认为专利权是有地域性的，专利权人在一国对合法售出的专利产品用尽并不代表着他在其他获得专利权的国家权利也用尽，他人购得专利产品后进口到其他国家属于侵权。而英国则基于默示许可理论认为，知识产权人在将产品投放市场时如果没有明确提出限制条件，则意味着购买者获得了任意处置产品的默示许可，权利人无权再对产品的销售行为进行任何的控制。日本则于1997年通过最高院对bbs一案作出的判决，肯定了专利产品的平行进口。而我国当前则极少出现涉及平行进口的案例。迄今为止，起诉到法院与平行进口有关的案例只有两件，并且同属于商品产品的平行进口，这两个案件是广东法院审理的力士肥皂案和北京法院审理an’ge服装案，这两个案例，法院判决，被告应停止侵权行为，向原告赔礼道歉并赔偿损失。至于专利，尚没有案件起诉到法院［5］。但是我们却不因此而忽视平行进口问题可能引发的巨大经济纠纷，2004年DVD专利费纠纷案即是一例，当时中国DVD生产企业有50%的市场份额都集中在欧美国家，然而DVD3C联盟和6C联盟却掌握大量的DVD技术标准。为此中国DVD生产企业必须为联盟所拥有的1000多项专利支付专利费，导致中国生产的DVD在欧美市场约为40美元的整机售价中，支付的专利权使用费就高达21.3美元［6］。这里就涉及平行进口的一个问题，中国DVD生产商制造DVD时已经向芯片厂商、配件厂商支付了昂贵的费用，是否还需要向3C联盟和6C联盟缴纳专利费。当前，我国《专利法》第69条第一款规定，专利产品或者依照专利方法直接获得的产品，由专利权人或者经其许可的单位、个人售出后、使用、许诺销售、销售、进口该产品的不视为侵犯专利权。这是我国从法律上确认专利平行进口的合法性，但实际上在案件发生的当时，我国法律没有对进口权作明确规定。而运用默示许可抗辩却正是解决DVD纠纷案的有效途径之一。另外，在商标、著作权等领域至今对平行进口没有明确法律规定的情形下，默示许可仍有很大的适用空间。

专利默示许可可能出现的情形不限于以上论述的几种，从国外的判例来看，还可能发生于以下几种情形：第一，基于先前使用而产生的专利默示许可①具体案例参见W angLabs.v.M itsubishiElecs.转引自袁真富《专利默示许可制度研究》，载于《专利法研究》2010年。。第二，基于原有协议而产生的专利默示许可②具体案例参见amp incorporated v.unitedstates.389 f.2d448(January19,1968).袁真富《专利默示许可制度研究》，载于《专利法研究》2010年。。第三，基于违约行为而产生的专利默示许可③具体案例参见M cCoyv.M itsuboshiCutlery,Inc.袁真富《专利默示许可制度研究》，载于《专利法研究》2010年。。但是仅就国内当前出现的案例来看，本文论述的各类情形较为典型，可为司法审判提供形式上的条件适用判断便利。

四、专利默示许可的实质条件

专利的默示许可的模糊性和不确定性决定了案件除了形态符合默示许可的形式适用条件外，还需要考虑更多具体的诸如蕴含于默示许可法理基底的诚实信用原则，知识产权赖以成立的各类政策取向，公平正义理念，当事人的合理期待，公益和私益的平衡等实质要件。因此，想要在诉讼结束之前肯定地预测是否存在默示许可通常是非常困难的［7］。结合司法实践及民法和知识产权法的相关理论，笔者认为，影响专利默示许可成立的实质条件主要有：

（一）是否符合诚实信用原则

英国19世纪提出了专利权穷尽的默示许可理论：专利权人在专利产品第一次合法出售时，可以作出使用或者转售的限制；如果权利人没有明确提出限制性条件，则推定购买者获得了任意使用或者转售该产品的默示许可，即专利权穷尽。德国一开始采用与英国相同的方法，但后来感觉仅仅依靠专利默许还不足以保护购买人的权利，因为赋予专利权人或者被许可人提出限制性条件的权利，实际上就可能排除默示许可的适用，从而妨碍商品的自由流通，于是，德国将专利权穷竭从默示许可理论中抽离出来：如果购买者违背了专利权人的附加限制条款，构成违约，而不是侵权；但如果专利权人的附加限制条款超越了专利权的权利范围，则这一限制本身不具有法律效力。美国所持的专利权穷竭或首次销售原则实质采折中原则，即专利权人在无条件销售专利产品时，该专利产品上的专利权穷竭［8］。如果专利权人销售专利产品时附条件，则还应视这一限制条件是否有效。但限制条件有效，则专利权并不穷竭。

根据美国的学说，默示许可理论是基于禁止反言规则，也即相当于我们国家的诚实信用原则。“默示许可是为了体现诚实信用这一总体规则而产生的，其目的是为了维持正常的社会秩序。”［9］诚实信用原则不仅规定于我国民法中，例如，瑞士，日本和魁北克的民法典都对诚实信用原则作出明文规定。诚实信用原则越来越成为规范市民社会生活的重要法则之一，同样，作为特别民法的知识产权法也实践发展中地吸收了诚实信用原则。专利产品通过专利合同销售之后，专利产品后续使用都应该考虑合同的目的，条款的真实含义，进行符合诚实信用原则的解释，正如广西高院处理的案件所示，专利权人获得了镁粉深加工工艺方法的方法发明专利权和实施该方法专利的专用设备高速涡流镁粉机实用新型专利权。他人向该专利权人购买该专用设备高速涡流镁粉机的协议目的即为使用该方法专利。无论双方是否签订方法专利的授权协议，免费使用该专利而不侵犯专利权是应有之义。诚实信用即要保护买受人的信赖利益，德国学者拉伦茨对此论述道，仅以尊重每个人自主决定和自己承担责任的能力为出发点，而不加入社会伦理方面的因素，还不足以构筑私法制度。民法中的社会伦理因素之一便是信赖保护。人与人之间只有彼此信赖，才能维持和谐稳定的社会秩序。无论专利权人对专用设备的出售行为，还是被纳入技术标准的专利技术都给了购买人或者使用人一种潜在的信赖感，即授予其必要限度的专利权利。诚实信用还包括禁止权利滥用。有句名言“权利止于滥用之时”，专利权人的专利权限不是无度的。德国于20世纪初创设出来的专利权用尽原则，即只要经专利权人许可，将他制造的专利产品投入了商品流通领域，则这些产品的再销售，这些产品的使用方式，均不再受专利权人的控制——专利权人对它们的独占权已告穷竭。这实际上正是对专利权范围的限制。

（二）是否符合国家的政策导向

每项法律制度都有其价值目标，知识产权制度不外如是。对于根植于经济生活之中的知识产权法而言，它不仅应具备维系社会正义的职能，还负担起实现智力资源的有效配置，促进社会非物质财富增加的使命。正基于此，知识产权制度要一边保护创造者的合法权益的同时，还须促进知识产品的广泛传播。因此，知识产权制度必须对产权进行一定的适度限制，以平衡权利人和社会公众的利益。但产权的保护与限制必然会涉及不同主体的利益，“其制度设计既要着眼于社会发展的总体目标，也要正确判定利益选择的主次关系。当前，有两个因素值得考虑：一是从国情出发。一般来说，发展中国家与发达国家在保护水平与产品利用方面存在立场差别。二是适应新技术发展的要求。由于新技术的出现，知识产品的利用方式发生很大的变化，法律必须对社会利益的划分重新调整，注重对权利人利益的保护”［10］。默示许可制度的设置也必须依据本国国情适时的适用或者拒绝适用。面对平行进口问题上，各国态度分歧严重。而我国则依据本国国情应考虑以下因素：第一，我国是个发展中国家，技术引进多于技术转让；第二，在国际贸易中，目前我国基本上处于低价位市场，本国专利产品遭遇平行进口竞争的情况不多，国内企业产品出口有可能面临国外市场平行进口的禁止；第三，我国国内消费水平较低，较低的专利产品价格对国内消费者有吸引力；第四，从国内劳动成本低廉的角度考虑，与出口专利产品的销售渠道相比，国外专利权人可能更愿意直接在国内投资设厂生产其专利产品［11］。当然这些因素不会一成不变，它会随着国家经济的发展不断改变。但仅就当前而言，允许平行进口对我国而言应当说是利大于弊的。也正是因为平行进口问题所呈现的国情差异性，TRIPs协议尽管强调了“进口权”这个问题，却将该问题完全交给成员去规定，各成员有权决定权利用尽在其辖区的使用范围。如果成员根据其规定适用了权利用尽原则，其他成员不得按TRIPs协议的争端解决机制提出申诉，也就是说没有国家会因为赞成或者反对权利用尽而被送上被告席［12］。因此，一国的国情及依国情而适时采用的国家政策导向便是考虑是否运用默示许可的重要基点。

五、结语

专利默示许可问题在我国属于较新的知产研究领域，学界在这方面的所进行的探讨可谓寥寥无几。然而近些年，现实案例的出现已然使该问题跃然纸上。而2008年12月经第三次修改的《专利法》第12条规定，任何单位或者个人实施他人专利的，应当与专利权人订立实施许可合同，向专利权人支付专利使用费，被许可人无权允许合同规定以外的任何单位或者个人实施该专利。这次专利法的修改删去了专利实施许可合同的书面要件。国家知识产权局法条司认为，此举即是结合专利制度的特点，为实践中认定专利默示许可奠定法律基础，从而确保专利制度的正常运作，防止滥用专利权的行为［13］。立法上的修改使得默示许可的运用成为可能，司法实践的需求更让默示许可成为现实。2008年7月8日最高院的第四号复函，明确承认了专利默示许可在我国的合法存在。然而，要具体到真正的实践专利默示许可，还需要切实地把握好默示许可的形式要件和实质要件。

［1］尹新天.中国专利法详解［M］.北京：知识产权出版社，2011:172.

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［3］［德］德卡尔·拉伦茨.德国民法通论［M］.王晓晔,等,译.北京：法律出版社,2003:353.

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［13］国家知识产权局发条司.专利法第三次修改导读［M］.北京：知识产权出版社，2009:41.

[责任编辑：刘 庆]

Analysis of the Applicable Conditions of Implied Licensing Patent

YETing-zhou

Implied license is applied more and more frequently in the patent. Technical standards, selling behavior,parallel imports are likely to involve the using of implied license rules. However, the lack of theoretical research,especially the lack of clear understanding on the applicable conditions of the rules, resulted in the hard using of rules.Conditions of implied license often appear own feature with the types of different cases. But the essence,which is con-noted in various situations, still has a unified standard for analyzing.

Patent;Implied license;Applicable conditions;Honesty and credibility

DF523.2

A

1008-7966(2013)05-0073-04

2013-06-20

西南政法大学2012年度研究生科研创新计划项目（2012-XZYJS188）

叶挺舟（1989-），男，浙江温州人，2012级知识产权法专业硕士研究生。