文 / 李秀娟 / 华东政法大学知识产权学院

外观设计中的功能特征分析兼评最高人民法院“风轮”案

文 / 李秀娟 / 华东政法大学知识产权学院

产品的功能特征对产品能否获得外观设计授权和外观设计相近似判定具有重要影响。通常整体功能唯一限定的设计不具可专利性。外观设计保护范围应以授权设计图片整体为准，不应将功能特征排除于外观设计保护范围之外。即使存在功能特征或者功能效果改变时，应在判断功能特征或者功能效果的改变导致地设计特征变化对设计整体视觉效果是否具有显著影响基础上，以整体观察、综合判断的方式判断外观设计是否相近似。

外观设计产品以富于美感的视觉效果吸引消费者。整体功能唯一限定的设计与包含功能特征的设计存在可专利性的差异。功能唯一限定的设计并非出于装饰性目的，不具可专利性，应排除授权。对于含有功能特征的设计，《北京市高级人民法院关于审理外观设计专利案件的若干指导意见（试行）》第13条规定1.京高法发[2008]第316号《北京市高级人民法院关于审理外观设计专利案件的若干指导意见（试行）》第13条。：“确定外观设计专利权的保护范围时，应当排除仅起功能技术效果设计作用的内容。”但是，2011年最高人民法院在“风轮”案中给出含功能限定特征的外观设计相近似判定的指导，指出该案中功能效果限定的特征差异对整体视觉效果不具有显著影响，不应将功能特征排除在保护范围之外。本文针对外观设计中的功能特征对设计的影响，分析整体功能唯一限定的设计排除授权的原因、局部功能特征是否应排除在外观设计保护范围之外，最后结合最高法院“风轮”案分析我国外观设计相近似判断中对功能特征的分析。

一、整体功能唯一限定与含有功能特征的外观设计可专利性之辩

产品设计整体是功能而非装饰设计时，设计不具可专利性，应排除授权。应注意到整体功能唯一限定的设计与包含局部功能特征的设计存在区别。包含局部功能特征的设计而整体非功能唯一限定的设计应具可专利性，可以获得外观设计授权。

1、整体功能而非装饰设计不具可专利性

针对功能限定的外观设计是否应受外观设计保护，美国有两种看法。最初认为包含功能特征的设计应排除授权；但在In re carbon案之后认为外观设计包含功能特征并不必然排除授权，而澄清功能唯一限定的设计不具可专利性，应排除授权。

早期美国对包含功能特征的设计获得外观设计授权持否定意见。1869年的Ex parte Crane案中，审查员认为外观设计法仅保护装饰性设计(designs for ornament merely)。1871年的Ex Parte Parkinson案中，审查员认为功能特征不能组成可专利性锤子的任何部分(function can form no part of a design patent)，而拒绝授予锤子外观设计专利权【1】。有观点认为【1】，在Ex Parte Parkinson案中，Leggett局长要求外观设计必须由纯装饰性特征(design must be merely ornamental)组成，方能获得授权。

但在1961年In re carbon案中，美国对含有功能特征设计的授权态度发生了转变。在In re carbon案中法官强调2.In re Garbo, 48 C.C.P.A. 845, 287 F.2d 192, 193-94, 129 USPQ 72, 73 (CCPA 1961).：“体现功能特征的外观设计仍可以获得授权。但是授权设计应当与单纯考虑产品功能的设计存在区别。很多产品的形状仅仅体现功能，但是产品的外观仍然吸引人。例如轴承、螺母、球棒或者鱼杆，这些吸引人的设计依赖于消费者个人的兴趣。但是当产品形状仅仅是考虑产品功能时，设计不应被授权。因为设计并不具有装饰性，也并非出于装饰性设计目的。”该案澄清，并非设计具有功能特征即应被排除在外观设计的保护之外，而应将仅考虑功能的设计排除在授权之外。相应地，美国《申请人指南》规定由功能唯一限定形状的外观设计排除授权。

与美国近似，欧洲《共同体外观设计条例》第8条规定3.Council Regulation (EC) No 6/2002 of 12 December 2001 on Community Designs，简称“CDR” A8.1 A Community design shall not subsist in features of appearance of a product which are solely dictated by its technical function。：“仅仅由技术功能决定的产品外观设计不予授权。”对于功能唯一限定的设计，我国最高人民法院在判决中指出4.最高人民法院（2011）行提字第1号。：“仅仅具有功能性而不具有美感的产品设计，可以通过申请发明或者实用新型专利权予以保护，而不应当通过外观设计专利权予以保护。”显然，对于功能唯一限定的设计，并非产品富于美感的设计所作的创新改进，因此，不能体现设计功能和美感的有机结合，自然不应受到外观设计保护。

对于功能唯一限定的设计，并非产品富于美感的设计所作的创新改进，因此，不能体现设计功能和美感的有机结合，不应受到外观设计保护。

为实现功能唯一限定的设计排除授权，美国给出了两条判断标准：“1、当一种构型是唯一的功能性考虑的结果时，该构型不是出于装饰性的目的。2、当产品的外形具有可选择的变化设计时，该产品的外形就不是仅仅由功能决定的，这时就存在装饰性的外观设计的可能。”【2】从美国给出的判断标准可见，只要存在可选择的不同设计特征用于实现相同功能即可排除设计为功能唯一限定。尽管我国专利法未明确排除功能唯一限定的设计获得授权，我国《专利审查指南》指出：“由产品的功能唯一限定的特定形状对整体视觉效果通常不具有显著的影响。例如，凸轮曲面形状是由所需要的特定运动行程唯一限定的，其区别对整体视觉效果通常不具有显著影响。”【3】根据上述《专利审查指南》的规定，如果申请人仅将凸轮曲面形状申请外观设计，那么由于凸轮曲面形状的设计目的并非增加凸轮的装饰效果，而是凸轮功能唯一限定，应排除授权。

2、具有局部功能特征的设计具可专利性

具有局部功能特征的外观设计与“整体由功能唯一限定形状”的产品不同。设计者有时不可避免地在外观设计产品中呈现功能特征以实现产品必须具有的工业价值。如果外观设计中不存在任何功能特征，那么设计产品很难成为工业品，而更近似于纯作品。公众购买受外观设计保护的工业产品不仅因为产品的外观，也在于产品具有实用功能。

在Avia Group案中，法官认为5. Avia Group Int'l Inc. v. L.A. Gear California Inc., 853 F.2d 1557, 1563 (Fed. Cir. 1988).：“毫无争议鞋子具有功能，并且鞋子的这些设计特征体现鞋子的功能。然而，产品具有功能和产品的特殊设计实现功能是有区别的。如果不是这样，工业上具有实用价值的产品就不可能获得外观设计保护。”Avia Group案判决明确指出，具有实用功能的鞋子可以获得外观设计的保护。在Read案中，地区法院在判决中指出6.Read Corporation v. Portec, Inc., 970 E2d 816 (Fed. Cir. 1992).：“并不否认Read的设备具有功能。整个设计是发明人的选择，发明人可采其他方式排列产品的功能特征以形成新的设计。”显然，美国判例承认存在功能特征的外观设计可以受外观设计保护。

根据欧洲《共同体外观设计条例》第6条第二款，在评价个性特征(individual character)时，应当考虑设计者在设计过程中的设计空间(degree of freedom)。Pepsico案中Mengozzi法官认为考量设计空间主要是分析外观设计中功能特征对设计自由的影响。Mengozzi法官认为7.Case C-281/10 P Pepsico, Inc. v. Grupo Promer Mon-Graphic, S.A.：“因为有些产品上的特征是必须(compulsory)的，因此需要考虑设计者的设计空间。由于有时存在产品必须体现的功能特征，设计者并不能自由地改变这些功能特征，因此导致外观设计产品具有相近似的特征。这些近似特征不应被认为对设计整体视觉效果具有非常显著的影响。”对于设计空间的评价标准，Mengozzi法官指出7：“现有的欧洲共同体外观设计法规并未明确指出考虑设计空间时需要考虑的具体因素。一般存在有两种方式，一种是将设计空间严格限制在功能属性，也就是说，仅有产品必须体现的功能特征方构成设计空间的限制。另一方面是考虑市场所期望的标准特征(standard features)。”而Mengozzi法官认为从外观设计鼓励创新的目的，很难理解市场期待的标准特征可以提供公正的设计空间限制标准。从Mengozzi法官的观点可知，欧洲共同体外观设计并未排除含有功能特征的设计获得授权，相反肯定含有功能特征的设计也可获得授权。

分析外观设计时应正确区分功整体功能唯一限定的设计与包含功能特征的设计，不应因设计中包含功能特征而认定设计不具可专利性而不应授权。

我国并未排除包含功能特征的设计获得外观设计授权。我国无效案件中，合议组指出8.专利复审委员会WX11946号无效决议。：“作为钟表类产品，必然要具备此类产品的使用价值和功能，而构成该外观设计的表盘、齿轮和指针等构件也必然具备有相应的功能，但就本专利的外观设计而言，各构件的形状、组合方式并不唯一，因而其组成的外观设计会呈现多种设计可能性，所以本专利的产品形状并不由功能唯一限定，且外观设计专利并未排除具有功能性的设计，即具有一定功能的外观设计也可属于外观设计的保护客体。”我国的外观设计审查实践已经肯定具有功能特征的设计受外观设计保护。

综上所述，如果设计中包含部分功能特征并不必然排除外观设计获得授权。虽然设计具有一定的功能特征，但设计整体并非功能唯一限定，设计中所包含的功能特征有时是设计实现其工业价值的必然表现。分析外观设计时应正确区分功整体功能唯一限定的设计与包含功能特征的设计，不应因设计中包含功能特征而认定设计不具可专利性而不应授权。

二、外观设计中的功能特征是否应排除在外观设计保护范围之外

尽管包含局部设计特征的设计可以获得外观设计授权，但受到功能唯一限定的设计排除授权的影响。美国Read案中法官强调外观设计相同相近似判断是对设计中的装饰特征的测试。在美国Read案之后，大量判例援引Read案判决的思想，例如OddzOn案中判决强调9.OddzOn Prods., Inc. v. Just Toys, Inc., 122 F.3d 1396, 1405 (Fed. Cir. 1997).：“当设计包含装饰性设计和功能元素时，必须将保护范围限制在外观设计非功能的部分。”2008年的Egyptian Goddess案，认为应当将外观设计中的功能特征从外观设计保护范围中分离出去(factor out)【4】。与此观点相同，我国《北京市高级人民法院关于审理外观设计专利案件的若干指导意见（试行）》第13条规定1：“确定外观设计专利权的保护范围时，应当排除仅起功能技术效果设计作用的内容。”尽管美国判例中提出将功能特征排除在外观设计保护范围之外，但直到2010年的Richardson案首次给出外观设计功能特征排除在保护范围之外的示范。

1、Richardson案将功能特征排除在保护范围之外

2010年的Richardson案中，申请人拥有一个具有多功能复合的木工工具的外观设计。侵权诉讼中，分析授权设计的保护范围时，地区法院引用在先的Amini案，认为应将功能元素分离并过滤后确定保护范围。在具体分析时，法官将授权D507167号外观设计分成4个设计特征，见图1。地区法院认为10.Richardson v. Stanley Works, Inc., 597 F.3d 1288, 1295 (Fed. Cir. 2010)：“1)整个工具的柄状形状是功能性的，其中任一设计特征，手握持部、锤形头部，钳口，橇棍均是功能特征。2)钳子的其他元素也基本(primarily)是功能限定的。”在分析之后地区法院认为设计整体形状应排除在设计保护范围之外，对于设计中的其他部分，法官认为是标准形状(standard shape)也应被排除在保护范围之外。尽管该案法官认定授权设计的任意一个设计特征均属于功能特征，因此授权设计中的设计特征均被排除保护范围之外。但是与被诉设计产品比较，上述4个设计特征中的任意一个均非功能唯一限定。而且该案中的授权设计并非整体为功能唯一限定的设计，因此争议设计满足可专利性。

尽管巡回上诉法院支持Richardson案地区法院对功能特征过滤排除的作法，Richardson案对功能特征排除在保护范围之外的做法引起了激烈的讨论。

图1 Richardson案对D507 167号设计特征的逐一过滤排除

2、功能特征不应被排除在外观设计的保护范围之外

外观设计的保护范围确定应体现“整体可视的外貌(visual appearance as a whole)”或外观设计产生的特殊视觉印象(the visual impression)”【5】。而对外观设计特征逐一分析并过滤排除后，原有的外观设计保护范围必然被改变。美国1871年的Gorham案中，法官援引英国上议院Holdsworth v. McCrea案，指出11.Gorham v. White, 14 Wall. 511, 81 U.S. 511, 20 L.Ed. 731 (1871).：“可复制并表现在图片或形状中的外观设计的价值(merit of the invention)，是对眼睛的吸引力(the appeal is to the eye)，因此只有眼睛能判断两个设计是否一样。”那么如何能够将产生视觉效果的功能特征从一般消费者的印象中排除出去呢？过滤掉功能特征后，如图1所示，必然使得授权设计与过滤功能特征后的设计存在视觉效果上的差异。如此确定外观设计保护范围，并非确定外观设计的视觉效果，会使得外观设计的保护范围变得不可预测。

美国并没有先例采Richardson案的功能过滤排除方式分析功能特征。尽管美国在先判例如OddzOn案法院强调9：“当设计包含装饰性设计和功能元素时，必须解释权利要求以明确外观中非功能的部分。”但是并不存在如Richardson案直接将功能特征排除保护的功能特征分析的先例。Richardson案援引在先判例Amini案，并且Amini案法官在判决中强调应对外观设计中功能特征予以过滤，以确定外观设计的保护范围。但在Amini案中，并没有给出如何将功能特征分离(factor out)出来。Amini案涉及的外观设计产品是床架。Amini案中认定12.Amini Innovation Corp. v. Anthony Cal., Inc., 439 F.3d 1365, 1372 (Fed. Cir. 2006).：“设计图片表明床架具有较多的装饰特征。”显然，如此描述并未将床架上的功能特征排除出去。由此可知美国Richardson案并非正确援引在先判例Amini案。

Richardson案援引Read案的观点，但Read案错误分析了确定外观设计相近似判断的Gorham案。Read案中巡回法院认为6：“因为Gorham的设计是具有图案和形状的餐具，设计中所有的元素均是装饰的。因此，Gorham案并没有分析设计中的装饰部分和功能部分。”笔者认为Read案中对Gorham案勺子柄部完全是装饰性特征的认定不正确。Gorham案中的勺子柄的设计虽然具有装饰性，但是勺子柄必须满足适合手持的功能要求。否则具有美感但根本不适合手持的勺子很少作为工业品来生产，也不会被消费者作为生活用品来购买和使用。实际上外观设计中的功能和装饰特征的视觉效果不可分时，从没有先例认为功能特征应被排除保护。正如在Gorham案中，授权设计的实用功能和设计完美地结合在一起，在确定外观设计保护范围时并不能将具有功能属性的特征排除在保护范围之外。

从以上分析可知，美国Richardson案在错误援引在先判决的基础上，将功能特征排除在外观设计的保护范围之外。这必然客观改变外观设计图片的内容，导致一般消费者观察外观设计所产生的整体视觉印象与功能特征排除后的设计保护范围完全不同。

我国外观设计保护与美国相同，采专利法保护外观设计。而根据专利法，外观设计的保护范围以图片为准，不问图片中的设计特征是功能的还是装饰的。而专利制度要求充分公开技术或设计。通常外观设计均含有功能特征，那么如果将设计中的功能特征排除保护范围，必然使得专利公报中公示的外观设计的图片与外观设计的实际保护范围不一致，外观设计的保护范围就不具有可预测性了。

三、外观设计中的功能特征变化对整体视觉效果的影响

外观设计的相同相近似判断所进行的整体比较，并非授权设计与被诉设计图片中具体线条、图形或者形状等具体内容本身的客观比较，而是外观设计产生的视觉效果的整体比较。那么在整体视觉效果比较时，功能特征对整体视觉效果的影响该如何判断呢？我国最高人民法院在“风轮”外观设计案中并未将功能特征排除在保护范围之外，即在判断外观设计是否相近似时，并未单独分析设计中哪一部分是功能特征，而是分析功能特征的变化对整体视觉效果的影响。

1、“风轮”案外观设计案中对功能特征变化的认定

案件中珠海格力电器股份有限公司针对美的公司名称为“风轮(455-180)”的外观设计专利，以公告号为CN3265720、名称为“风扇扇叶”外观设计专利为无效证据，请求宣告“风轮(455-180)”外观设计无效，见图2。涉案设计主要应用于空调室外机。

在无效审理中，就争议外观设计，合议组认为13.WX 13585号无效决议：“当将本专利的风轮与在先设计的风扇扇叶进行比较后可知，两者扇叶部分除了前述的两个不同点之外，单个的扇叶部分轮廓非常相似，只是两个扇叶的旋转方向呈180°反向，由于双方当事人在口审过程中都承认扇叶部分的旋转方向与电机的转向相关，采用相反旋转方向的扇叶部分可以通过设置相反的电机转向来实现相同的功能，即向空调室外机外侧送风，因此扇叶部分的旋转方向是由功能唯一确定的，对整体视觉不具有显著影响。”就这一功能特征差异，北京市高级人民法院肯定了合议组的认定。最高人民法院判决指出4，“扇叶的旋转方向系由风轮的旋转功能所决定，故旋转方向的不同对整体视觉效果不具有显著影响。”

2、功能特征变化对整体视觉效果影响的分析

我国最高人民法院在“风轮”案中对功能特征的分析并未采用《北京市高级人民法院关于审理外观设计专利案件的若干指导意见（试行）》第13条规定，并未将功能特征排除在保护范围之外。在风轮案中，最高人民法院并未分析争议设计中的哪一个特征是功能特征。“风轮”案中最高法院指出外观设计相同相近似的判断是设计整体视觉效果的判断，指出4：“在判断时，一般消费者对于外观设计专利与对比设计可视部分的相同点和区别点均会予以关注，并综合考虑各相同点、区别点对整体视觉效果的影响大小和程度。”因此即使是设计中的功能特征，作为外观设计可视部分也应会被一般消费者关注，自然不应被排除在保护范围之外。

图2 相关风轮设计

判断设计是否相同相近似时，应从外观设计对装饰性设计保护的目的出发，对设计图片中装饰和功能特征进行分析以确定设计的整体视觉效果。最高人民法院判决中指出4：“一般消费者进行外观设计相近似判断时，主要关注外观设计的整体视觉效果的变化，不会基于设计要素变化所伴随的技术效果的改变而对该设计要素变化施以额外的视觉关注”。在“风轮”案中具体分析时，最高法院首先肯定对比设计间存在一些差异，包括案件中扇叶的旋转方向存在差异；分析这一设计差异是由产品功能即与电机的转向相关，进而肯定这一差异是功能效果所导致的差异；最后，判断认定功能特征导致差异对整体视觉效果不具有显著影响。从“风轮”案对功能特征和设计整体视觉效果的影响分析看，“风轮”案与Richardson案对设计功能特征的分析完全不同。Richardson案中，静态分析设计特征是否为功能限定的特征，进而分析这一特征是否应排除于保护范围之外。而“风轮”案中，并未分析设计中哪一个特征是功能特征，更注重分析设计特征的差异，进而分析这一差异是否为功能结果限定的差异。

我国最高人民法院在“风轮”案中给出的功能限定的特征变化的分析可避免分析设计中的功能特征，存在可取之处。但对技术效果的改变引起的设计差异分析尚有不足。“风轮”案中最高法院给出判断外观设计相近似的指导4：“所谓整体观察、综合判断，是指一般消费者从整体上而不是仅依据局部的设计变化，来判断外观设计专利与对比设计的视觉效果是否具有明显区别；在判断时，一般消费者对于外观设计专利与对比设计可视部分的相同点和区别点均会予以关注，并综合考虑各相同点、区别点对整体视觉效果的影响大小和程度。”显然，一般消费者必然会注意到功能效果限定的设计变化即设计间的区别点。但最高法院在“风轮”案中指出4：“扇叶的旋转方向系由风轮的旋转功能所决定，故旋转方向的不同对整体视觉效果不具有显著影响。”这一表述与外观设计相近似判断的整体比较、综合判断的要求不一致。

首先，是否应判断功能效果改变导致的设计特征差异对整体视觉效果的影响。根据上述外观设计相近似判定的整体观察、综合判断的要求，如果一般消费者能观察到设计特征差异，那么应进一步判断这一差异对设计整体视觉效果的影响。但“风轮”案中并未判断设计特征差异对整体视觉效果的影响，而是直接认定功能效果变化引起的差异，对整体视觉效果不具显著影响。欧洲法院在判例中指出7：“当设计者的创造自由被功能特征所限制时，即使很小的区别，通常足以(使见多识广的用户)产生整体视觉印象的区别。”显然注意到产品功能特征对设计的影响后，欧洲法院更倾向于分析一般消费者应具有的观察力，而未直接认定功能限定特征差异对设计整体视觉效果不具显著影响。那么一般消费者是否必然不会注意功能结果引起的设计特征差异呢？欧洲法院在判例指出14.Case T-153/08 Shenzhen Taiden v OHIM.：“不意味见多识广用户具有超过使用该产品所获得的经验。见多识广的用户不能识别出产品上由技术功能而表现出的特征。”因此，欧洲共同体在进行外观设计相近似判定时，并不会考虑设计特征差异是否为功能效果所导致的变化，而是分析设计差异对整体视觉效果的影响。欧洲共同体外观设计的相近似判定从设计的整体视觉效果比较出发，即使是功能设计特征差异也应进一步判断其对整体视觉效果的影响。如果依据最高法院给出的外观设计相近似性判定的整体观察、综合判断的指导，那么也应进一步分析功能结果导致的设计差异对整体视觉效果是否具有显著影响。不应因功能结果导致的设计差异而直接认定这一差异对整体视觉效果不具有显著影响。

其次，是否功能结果所导致的特征差异必然对设计整体视觉效果不具显著影响。设计特征差异一般更能吸引一般消费者的注意力。假设功能技术效果导致的设计特征变化必然不被消费者所关注，那么，可以推断出设计中的功能特征也不会被一般消费者所关注。由此可知，一般消费者仅关注设计中的装饰性设计。这样的逻辑使得“风轮”案与美国的Richardson案对外观设计的分析思想非常接近。即在判断外观设计是否相近似时，仅需考量设计中的装饰性特征而不需考虑功能特征，那么使得“风轮”案与Richardson案的思想一致，需要将设计中的功能特征排除外观设计保护范围，仅在装饰性特征范围内进行外观设计整体比较。

尽管笔者认为最高人民法院在“风轮”案中对设计特征差异的认定和功能特征差异对整体视觉效果显著影响的分析都具有指导价值。但是案件中“扇叶的旋转方向系由风轮的旋转功能所决定，故旋转方向的不同对整体视觉效果不具有显著影响”的表述，脱离了外观设计实质为设计视觉效果整体比较的要求。外观设计相近似判定应根据一般消费者的判断力分析设计差异对整体视觉效果的影响。对于存在功能特征或者功能效果改变导致设计特征变化的外观设计，最高人民法院仍需进一步澄清如何判断外观设计相近似。

结语

仅整体功能唯一限定的设计因并非是富于美感的装饰性设计而不具可专利性。应区分整体功能唯一限定设计与包含功能特征的设计。外观设计的保护范围应为设计图片中的全部特征，不应将其中的功能限定的特征排除于外观设计保护范围之外。外观设计相近似判断中，应判断功能特征变化对整体视觉效果是否具有显著影响而做出整体比较，不应直接认定功能结果变化导致的差异对整体视觉效果不具显著影响。

【1】Jason J. Du Mont. A Non-Obvious Design: Reexamining the Origins of the Design Patent Standard【J】. Gonzaga Law Review. 2009,45(3):531-609.

【2】吴大章.如何对待具有实用功能的外形设计【J】.电子知识产权.2005（1）： 26-29.

【3】中华人民共和国知识产权局，2010年《专利审查指南》第四部分第五章 6.1.

【4】Shin Chang. The Proper Role of Functionality in Design Patent Infringement Analysis: A Criticism of the Federal Circuit Decision in Richardson v. Stanley Works, Inc【J】.Texas Intellectual Property Law Journal.2011,309(19):309-330.

【5】Christopher V. Carani. The New “Extra-ordinary” Observer Test For Design Patent Infringement【J】.John Marshall Review Intellectual Property Law. 2009.8(3):354-380.

本文系上海市教委第五期重点学科（项目号J51104）建设之阶段性成果。