李敏华 刘 杨

“投资、出口、消费”被称为拉动中国经济增长的三驾马车,而在中国的出口贸易中,加工贸易占的比重较大,尤其是中小生产型企业,其业务的绝大部分是加工贸易。因此,加工贸易的健康发展,对于扩大出口贸易额乃至促进经济增长具有重要的意义。目前,中国的加工贸易中经常存在着知识产权风险,如何防范加工贸易引发的知识产权风险,是值得我们思考的重要问题。本文从一则加工贸易侵权案入手,对相关问题进行了分析。

一、案情简述

2008年2月,江苏某集团下属公司业务员收到智利客户的订单,智利客户要求按照其所提供的牙刷图样生产108万支牙刷。接单后,业务员立即安排组织生产和包装,货物备好后,通过上海海关申报出口。经海关查验,认为该批货物涉嫌侵犯知识产权。上海海关的查验情况表明,这108万支牙刷上印有欧乐B(Oral-B)和强生(REACH)的商标,且做工粗糙,不象是国际名牌产品。海关方面立即与欧乐B和强生两家公司知识产权权利人联系进行调查,很快,这两家公司都发来了确认函,证明了两点:第一,海关查到的这批牙刷绝非他们的产品;第二,按照中国的法律,这种行为已经构成了对他们商标权的侵害。108万支牙刷因此被扣,涉案的企业相关人员也被依法逮捕。

在这单业务中,业务员认为牙刷图样由国外客户提供,照单生产才能顺利完成该单业务,导致稀里糊涂地侵犯了欧乐B和强生两家公司的知识产权。在有关部门的进一步调查中,业务员也承认,当时看到图样后确实觉得有点似曾相识,但是并未进行调查研究,仅把它当成了一项普通的订单来处理,结果,酿成侵犯知识产权的恶果,给公司带来了严重的损失。

二、案例分析

这是一起典型的侵犯知识产权的案例。世界贸易组织《与贸易有关的知识产权协议》中对知识产权的范围进行了界定,它们是:版权与邻接权;商标权;地理标志权;工业品外观设计权;专利权;集成电路布图设计(拓扑图)权;未披露过的信息专有权。在我国的出口加工贸易中,经常侵犯的知识产权是商标权。在上述业务中,江苏某集团下属公司正是侵犯了欧乐B和强生的商标权。

我国出口企业中的一部分企业,由于受到自身经营规模、财力、技术等的限制,许多从事委托加工、来样加工等贸易。具体操作是:国内出口企业按照外商指定品牌和款式、包装等要求,在国内组织生产加工,然后再出口给该外商,由该外商在海外销售。在这种定牌加工贸易中,最容易侵犯他人的知识产权。近年来,出口产品侵犯知识产权案件时有发生。南京、上海、厦门等海关每年均查获一批知识产权侵权案件,侵权货物包括牙刷、电动牙刷头、金卤灯、竹编地毯、油墨、门锁等许多货物。侵权案件一旦发生,损害的不仅是知识产权权利人的利益,涉案企业也往往因为货物被销毁、交纳罚款、对知识产权权利人进行赔偿而遭受巨额损失。

按照国际惯例,定牌加工涉及使用注册商标的,定牌方应提供合法有效的注册商标证书或由权利人授权使用注册商标的文件。但在本案例中,江苏公司的业务员缺乏知识产权意识,在没有要求外方提供商标证书和授权使用书的情况下就匆匆安排生产,以致造成侵权。近年来,有些国外不法商人不断将仿制世界著名品牌的订单发往中国,而某些出口企业为了在激烈的出口竞争中获得订单,有意无意地忽略掉了知识产权保护,抱着侥幸心理追求短期利益,不仅自身触犯了法律,惹上了麻烦,而且给我国的声誉造成了很坏的影响,许多国家指责我国保护知识产权不利。

三、几点思考

1.进行加工贸易时要认真考察进口商的知识产权情况。在进行加工贸易时,出口商或国内生产厂家绝对不应该想当然地认为订货方拥有加工货物的商标权,或认为只要按订单生产,按期交货,商标权问题毫不关己。一定要认真考察进口商的知识产权情况,避免侵权。在具体操作时,应重点考察进口商是否拥有加工产品的专利权、商标权和著作权等知识产权。这些考查的程序其实并不复杂,但涉及到的风险非常高。经过考查,若该外商既非相关知识产权的权利人,又无合法的授权使用证明文件,则视为存在知识产权侵权可能。这时,应充分评估此项业务潜在的法律风险,必要时应该终止此项加工贸易。

2.进行加工贸易时要在合同中写入“证明条款”和“索赔条款”。在加工贸易中的进口商已经提供了相应知识产权文件后,出口企业可以与之 签订合同开展业务。但是为了避免可能发生的纠纷,仍需在合同中写入“证明条款”和“索赔条款”。在“证明条款”部分,进口商应明确表明其对该产品拥有合法的知识产权或经企业合法授权,并符合进口商所在国的知识产权法律规定。在“索赔条款”部分,出口企业要申明其因履行合同而为进口商生产制造进口商所指定的产品的过程中,如受到合同双方当事人以外的第三人的侵权指控时,应由进口商承担一切诉讼及赔偿费用。这样,假如进口商提供的知识产权文件系伪造,一旦知识产权权利人提起诉讼,出口企业可以凭合同中相应条款证明其没有侵犯知识产权的故意,其对进口方的知识产权担保责任可以因此被免除。如果遭受损失,可以要求进口商进行赔偿。上述案例中,如果江苏公司在合同中加订了“证明条款”与“索赔条款”,就可以保障自己的权益不受侵害了。

3.进行加工贸易时可以适当采取“无牌”方式。“无牌”是指在出口商品和包装上不标注任何商标或牌号。在金融危机的影响尚未结束之时,出口企业尤其是抗风险能力差的中小企业可以适当采取“无牌”方式进行加工贸易。这是因为金融危机下许多国外进口商资金周转困难,出口企业有时会遇到进口商倒闭或无力付款拒不提货的情况。如果是定牌生产的加工贸易,涉及知识产权权利人的利益,出口商转卖货物就比较麻烦。而运回货物改牌又涉及滞港费用、运输费用、改牌费用等,不具有可操作性。如果采取了中性无牌的方式,没有侵权风险,出口商就可以将货物转卖他人以最大限度地减少损失。

4.进行加工贸易同时要与行业内企业联合培育自主国际知名品牌。加工贸易利润较低,我国很多出口企业经过多年为外国企业加工定牌生产,已积累了丰富的生产经验,制造的产品质量精良,同时,也积蓄了一定的资金,这些企业完全有条件从定牌加工转向打造自主品牌,改变企业发展的方式,同时也避免知识产权纠纷。事实上,一些出口企业已经开始用“两条腿”走路,一方面接国外加工贸易订单,一方面生产自己的品牌产品。但是,很多出口企业规模较小,如果单个企业想靠独自奋斗打造出国际知名品牌,进程会十分漫长。可以考虑在一个出口行业和产业集群,通过出口企业联合的方式打造品牌,扩大自主品牌商品的出口规模,团结协作,逐步打造出属于中国的国际知名自主品牌,改变为洋品牌打工的局面。

5.进行加工贸易采用自主品牌时要注意及时在国外注册。知识产权具有严格的地域性特点,一般来说,各国主管机关依照其本国法律授予的知识产权,只能在其本国领域内受法律保护。例如中国专利局授予的专利权或中国商标局核准的商标专用权,只能在中国领域内受保护,其它国家则不给予保护。所以,出口企业的自主品牌要想在外国受保护,必须在外国申请注册,否则,一番努力常为他人之嫁衣裳。有的中小企业拥有国际上比较畅销的产品,在国内的品牌知名度也很高,可是,由于国外的不法商人先行进行了商标注册,自己再用这个品牌出口就构成了侵权行为,严重影响了出口份额。有关统计资料显示,自上世纪80年代以来,我国知名商标在国外被抢注的事件达2000多起,我们熟知的“王致和腐乳”、“女儿红”酒都曾被恶意抢注。自有商标在国外被抢注后,企业即使能够通过法律诉讼夺回商标权也会付出很大的代价,造成很大的损失。有的企业虽未诉诸法律,却花了额外的资金去买回本应属于自己的知识产权。所以,即便是采用自己的品牌进行加工贸易,也要有知识产权保护意识,要在国外销售地及时进行自己的商标注册。▲

参考资料:

[1]中央电视台《今日说法》2009年4月27日栏目,小撒海关行.

[2]耿明英罗汉春,一起涉外商标侵权的典型案例分析,对外经贸实务,2009年4期.

[3]谢崇誉,一起由贴牌供货而引发风险的案例分析,对外经贸实务,2009年3期.

[4]梅远,由OEM向OBM模式过渡过程中的知识产权风险,中华商标,2008年12期.