侯 芳

摘要商标合理使用制度在维护竞争秩序、保护消费者利益方面发挥着巨大作用。但是,也因为目前相关立法的欠缺,更因为近年来以驰名商标为代表的商标权的扩张,使得商标的合理使用条款在发挥其应有作用时受到不少阻碍。本文主要分析了商标合理使用制度中的商业合理使用原则,并结合中外的一些司法案例对此原则进行了注解和评析。

关键词商业性使用叙述性合理使用指示性合理使用

中图分类号:D923.4文献标识码:A文章编号:1009-0592(2009)01-080-02

虽然各国法律对“商标合理使用”的内涵和外延还没有统一明确的界定,相关规定也较简单,但并不意味着以“合理使用”为主的商标权的限制不重要。相反,商标合理使用条款已经在维护竞争秩序、保护消费者利益、保障公民言论自由方面发挥着巨大作用。但是,也因为目前相关立法的欠缺,更因为近年来以驰名商标为代表的商标权的扩张,使得商标的合理使用条款在发挥其应有作用时受到不少阻碍。商标权作为典型的知识产权,理应使法律的‘制衡”精神在相关立法中得到完美体现。本文拟主要分析商标合理使用制度中的商业合理使用原则,并主要结合中外的一些司法案例对此原则进行注解和评析。

一、商标合理使用的含义

所谓商标合理使用(trademark fair use)是商标法出于保护消费者利益、保护言论自由,在顾及商标所有人及第三方的合法利益的情况下,允许对商标不经许可的无偿使用。迄今为止,国际上对商标合理使用的立法已经非常之多。

《与贸易有关的知识产权协议》(TRIPS 协议)第17 条做了原则性规定以及《欧共体商标条例》第12 条作了规定。法国、德国、日本也作了相似规定。而所有国家中,美国对商标合理使用制度的立法和司法实践最为发达。美国兰哈姆法(LANHAM ACT)第33条作了明确规定。归纳起来,商标的合理使用制度应包括商标的商业性合理使用和非商业性合理使用。下文主要对商标的商业性合理使用原则结合案例评析展开分析。

二、商标的商业性合理使用

商业性合理使用是指在法律所规定的情形下,第三人因商业目的而对他人商标进行使用,而不构成商标侵权的行为。美国对商标合理使用制度的立法和司法实践比较发达。其中,对商标的商业性合理使用包括叙述性合理使用(Descriptive Fair Use)和被提及的合理使用(Nominative Fair Use)又名连带使用两种。前者是由美国《兰哈姆法 》明确规定的,后者则是通过判例确认的。

(一)叙述性合理使用

叙述性合理使用是商标合理使用的常见类型,TRIPs协议与各主要国家和地区的商标法对此均有体现。美国兰哈姆法(LANHAM ACT)第33 条有所规定,以及按照美国联邦商标法第33条第2款第4项的规定与美国法院的判例,美国大抵是在对描述性商标的叙述性使用上运用“合理使用”这一术语的,也可以说,该种形态的使用是最狭义的“合理使用”。下文将通过一些相关案例对叙述性合理使用作进一步的阐释和评析。

1.CD Solutions,Inc. v. Tooker案豍,此案是商标叙述性合理使用的一典型案件。原告是一家CD 生产商,被告是一家提供桌面出版与印刷服务的公司,它拥有“CDS”(Commercial Documentation Services)注册商标。原告请求法院作出宣告式判决(declaratory judgment),即宣告其域名“cds.com”没有侵犯被告的商标。法院支持了原告的这一诉求,指出被告无权阻止原告用“cds.com”这一域名来提供其CD 产品和服务。法院认为,“CDS”是“Compact discd”的简称,所以被告不能将其商标专有权扩展到原告在其域名中对自己中对自己产品一般性、描述性的使用。

2.Bayer Co. v. United Drug Co.豎和King-Seeley Thermos. Co. v. Aladdin Industries Inc.豏,“阿司匹林”作为商标在“乙酞水杨酸”这种商品上使用,原本是属于显著性最强的臆造商标,但是由于当时不存在“乙酞水杨酸”的通用名称,又由于商标权人使用的不谨慎,致使“阿司匹林”经过长期,使用变成了“乙酞水杨酸”的通用名称。法官汉德在此案中提出了为后来的判例所广泛引用的判定通用名称的一般标准:“在我看来,在所有的这些案件中,唯一的问题仅下又是一个事实的问题:即双方所争执的文字的用途来说,这些购买者对它的理解是什么?如果他们将它理解为侧对乏某种被销售的产品,那么我认为,不论原告怎样努力让购买者理解出更多的意思,那也没什么不同。”此案的标准后来为美国1963年关于真空玻璃保温瓶的Thermo一案所再次确认。Thermos一案的法官在产品仍存在其他通用名称的情况下,再次肯定了“阿司匹林”案汉德法官的标准。

以上两个案例反映了在美国商标叙述性合理使用制度中对商品或服务的通用名称或标记的使用构成合理使用,以及如何认定构成通用名称时消费者对该标志的理解具有至关重要的决定作用。美国的商标第二含义原则理论中,将商品或服务的通用名称归入另一种形态的“第二含义”,称为de facto secondary meaning。此种事实上的第二含义并不能使标记作为商标受到保护。美国法院基于公共政策之理由,此等通用名称乃保留给大众所使用,任何人不能取得专用权。在此情况下,广告或销售量,甚至消费者已经产生的产源联系,均不构成专用权之证据。因此,商品或服务的通用名称,不得作为商标保护。而我国却无此种限制,根据新修订的商标法第11条,标志中仅有本商品的通用名称、图形、型号的,经过使用取得显著性,并便于识别的,可以作为商标注册,这便产生了我国的商标合理使用问题。

(二)指示性的合理使用

指示性使用是指第三人在贸易中为指示商品而对注册商标所为的合理使用,一般多发生在配件贸易中。第三人可以合理使用他人的注册商标用来表明商品或服务的用途或来源,特别是用来表明商品的零部件的来源,这时注册商标权人的商品是作为另一商品的零部件或配件,另一商品在销售中使用该注册商标是为了表明配件的来源,并不侵犯配件商的商标。此原则是由美国在实践中,通过判例认可的。

1.New Kids on the Block v. News America Publishing ,Inc.豐和Playboy Enterprises Inv v. Wells豑该案中“New Kids On The Block”是一个摇滚乐队的注册商标,被告是两家分别经营有“900电话服务的报纸。被告一次在报纸的广告中刊登了一张“New Kids on the block”的照片,并且要求读者评选出其中“最喜爱的New Kid”。原告由此提起诉讼,认为将其商标与广告联系在一起构成了商标侵权。法院驳回了原告的诉讼请示,法院认为如果被告不使用原告的商标,就无法准确地说明其所发起的这项民意调查。但由于“New kids On The Block”本身不是一个具有描述性质的短语,而仅仅是一个音乐组合的任意标记,所以不适用兰哈姆法所规定的“叙述性合理使用”,而被赋予了新的名称“被提及的合理使用”。由此可见,兰哈姆法规定的法定的合理使用的情形(即描述性合理使用)的目的在于保护竞争者对自身产品的描述权,而“被提及的合理使用”的目的是允许第三方合理地提及商标专有权人的产品或服务。在Playboy Enterprises Inv v. Wells一案中,更加完整地界定了被告的合理使用在什么限度内可以作为侵权抗辩的有效理由。该案的基本经过如下,原告(PEI)拥有PLAYBOY,PLAYMATE,PLAYMATE OF THE MONTH,PLAYMATE OF THE YEAR 等注册商标。被告TerriWells 小姐曾获原告1981 年度的“Playmate of the Year”(年度小姐)的称号。Wells小姐后来在因特网上建立了一个介绍自己的网站,她不仅在该网站上使用了“Terri Wells-Playmate of the Year 1981”的字样,而且将playboy 作为主页的重复背景、将PLAYMATE OF THE YEAR作为其网站的题目,并且在网站的元标记(Meta Tag)中使用了PLAYBOY 和PLAYMATE。原告因此以侵权和淡化为由请求法院禁止被告的上述使用。法院驳回了原告的全部申请,理由是被告虽然使用了原告的商标,但被告的使用是基于善意地描述自己曾经是“Playmate of the Year”(年度小姐)。被告没有使用原告的兔标和特殊字体,而且被告只有使用原告的商标才能传达她在1981年被花花公子公司授予年度小姐的事实。此外,她几乎在每一个网页上都特别注明她的网站与花花公子公司无关,并且承认Playmate of the Year是原告的商标。至于元标记的使用也只是出于一种编辑上的用途。

2.Brothers Records,Inc. v. Jardine豒一案是美国法对此原则的构成要件的实质性修订,反映了美国指示性合理使用原则的进一步发展。豓1961年,上诉人Jardine和Dennis Wilson,Carl Wilson,Mike Love,Brian Wilson共同组成The Beach Boys乐队,并于1967年设立被上诉人Brother Records,Inc.(BRI)来持有并管理注册商标“The Beach Boys”。部分成员组建了自己的新乐队后则就如何使用“The Beach Boys”商标引起纠纷。1998年7月,被上诉人BRI 召开董事会决定通过非排他性许可协议的形式来许可乐队每一成员在同等条件下使用该商标。但上诉人Jardine没有必要得到被上诉人BRI的许可而开始使用含有“The Beach Boys”商标,进行宣传和演出。因此,被上诉人BRI致函上诉人Jardine要求其停止使用“The Beach Boys”商标。此案中,法院修订了指示性合理使用的第三要件,要求被告必须证明不存在混淆可能,以满足指示性合理使用抗辩之要求。但此与创设指示性合理使用原则的初衷是大相径庭的,本来着眼于减轻被告负担的原则现在已经变成大大加重被告的负担。如果被告能够证明混淆可能不存在,那么商标侵权之诉将不成立,自然地,被告也没有必要再通过指示性合理使用之抗辩来证明不存在商标侵权。法院的这一修订严重违背该原则的初衷,威胁该原则之存在。

三、结语

从以上几个案例来看,商标指示性合理使用的标准在全球内有放松的趋势,商标法保护的价值取向从对商标权人的排它绝对保护到现在的一步步的对商标权人和非商标劝人理利益的重新平衡,也许正是经济一体化形势下各行业各国经济的紧密依存度的要求和对公众利益的维护和考量。因此,我国在立法和司法实践的时候,也要注意此价值取向的转变。