吴迪 张耀祖

摘 要 目前部分申请人利用分案申请制度的法律漏洞，提出数量众多的未涉及单一性问题的分案申请，严重影响了社会公众利益。扩大保护范围是申请人提出分案申请的重要原因，而判断分案申请是否超出原申请的记载更是审查员在进行分案申请审查时至关重要的一步。本文结合几个实际审查案例，探讨申请人在分案申请中采用“删除式”修改方式重新撰写权利要求书时是否会出现超范围的判断方法。

关键词 分案申请 超范围 删除特征

作者简介：吴迪、张耀祖，国家知识产权局专利局专利审查协作四川中心机械发明审查部。

中图分类号：D923.4                                                        文献标识码：A                       DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2019.05.251

根据《专利法》第三十一条的有关规定，我国目前对于专利授权采用“单一性”原则。申请人在撰写申请文件时，可以在说明书中撰写属于不同发明构思的多个技术方案，但在权利要求书中请求保护的技术方案必须属于一个相同的发明构思。这样规定的目的在于，防止申请人在一份专利申请中请求对多个不同发明构思的技术方案进行实质审查，同时也为了方便专利的分类，提高专利分类的准确性。

对于申请人在说明书中撰写的多个不同发明构思的技术方案，由于“单一性”原则，申请人无法保护上述所有的技术方案，但为了减少申请人的损失，《专利法实施细则》第四十二条允许申请人在一定期限内提出分案申请，因此分案申请制度建立的初衷是将申请人的利益最大化 ，然而，一些申请人利用分案制度的漏洞，滥用分案制度，从而不当得利。

分案制度是申请人克服原申请单一性问题从而获得专利权的救济程序。但目前出现了许多恶意分案的情形，母案的技术方案并不存在单一性问题，但部分申请人出于种种原因而提出数量众多的分案申请，原因如下：1.扩大原申请的专利保护范围;2.尽快获得专利授权;3.警示竞争对手;4.改变专利走向;5.得到经济扶持。在专利权发生纠纷时，专利权的保护范围显得非常重要，而部分申请人又采用申请分案的方式，期望增大其保护范围，因此在撰写分案申请的权利要求书时，申请人会采用许多方式进行重新概括。而准确把握分案申请权利要求书记载的范围，避免申请人不当得利，是在申请人与社会公众利益之间充当法官的审查员必须时刻关注的问题。本文讨论了分案申请时申请人采用“删除技术特征”的方式修改权利要求的几种情况，以及与分案申请的记载是否超范围的关系。

一、分案申请记载的范围

《专利法实施细则》第四十三条规定了申请人提出分案申请时，不得超出原申请记载的范围。

（一）历史变化

自从专利法颁布以来，《专利法实施细则》第四十三条经历了多次修改。分案申请享有在先公开的母案的申请日，其技术方案又源于母案中，但其权利要求是申请人根据母案记载的方案重新概括得到的，因此根据现行的《专利法实施细则》，分案申请不得超出原申请记载的范围即为分案申请重新撰写的技术方案不得超出原申请权利要求书和说明书记载的范围。

（二）“删除技术特征”与超范围的关系

《专利法》第三十三条规定了修改申请文件时的基本原则，其中原说明书和权利要求书记载的范围是指申请日提交的原说明书和权利要求书文字记载的内容和根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容。由于分案申请实质上是对原申请记载的方案的一次重新修改，因此在判断分案申请是否超出原申请记载的范围时，对于修改内容的判断应当以《专利法》第三十三条为标准，而当分案申请的确出现超出原申请记载的范围的情形时，审查员做出结论的法律条款应落在依据性更强的《专利法实施细则》第四十三条，从而建立起正确应用上述两个法条判断分案申请是否超范围的审查体系。

对于申请人采用删除部分技术特征的方式来重新撰写分案申请的权利要求时，在判断是否超范围时应当从整个技术方案的层面考虑，而不能苛刻的认为删除技术特征，必然导致权利要求保护范围扩大。在具体判断删除部分技术特征后是否引入新的技术方案时，要考虑技术特征之间的关系，根据技术特征之间关系的不同，得出不同的结论。技术特征之间的关系有三种：协同关系、叠加关系和选择关系，下面将结合笔者在实际审查中遇到的删除部分技术特征的分案申请案例，根据技术特征之间关系的不同，具体分析上述分案申请是否存在超范围的问題。

二、案例分析

案例1：案情简介（母案申请号：200510079052.3）

本申请请求保护一种工作灯装置，其发明点在于包括的支座结构能够容纳可以折叠的支架结构。

具体分析：

该分案的权利要求相比母案的权利要求，删除了技术特征“该支座的尺寸和设置”。该母案与分案的权利要求的撰写方式，均为功能性限定方式。然而申请人为了进一步扩大其保护范围，采用删除上述特征的撰写方式，就权利要求的特征部分而言，其母案的保护范围是“支座的尺寸和设置”要具有“容纳支架”的功能，而该分案的保护范围是“支座”要具有“容纳支架”的功能，显而易见的扩大了权利要求的保护范围。

考虑上述删除的技术特征，可以看出“支座的尺寸和设置”与“支座”属于协同关系，“尺寸和设置”均为“支座”的一部分特征，说明书中表示“支座”具有“容纳支架”的功能的原理是该“支座”由“两个大致平行的侧构件和一个向上升起的前构件”构成，因此“该支座的尺寸和设置”与“支座”相互联系，删除“该支座的尺寸和设置”后，本领域技术人员不能根据原申请记载唯一的确定“支座”具有“容纳支架”的功能是依赖于上述原理，实现上述功能的原因还可能是“支座”的“控制”“材料”等等，从而使得“支座”与“容纳支架” 的功能之间出现新的组合，因此删除具有协同关系的技术特征会导致分案申请超出原申请记载的范围，是不允许的。

案例2：案情简介（母案申请号：200910057173.6）

本申请请求保护一种平衡阀，其发明点在于梭阀与泄漏油口通过直接连通进而保证液压油冲洗流量满足冲洗要求。

具体分析：

该分案的权利要求相比母案的权利要求，删除了技术特征“两个抗衡阀”。根据母案权利要求的记载，可以发现被删除的技术特征“两个抗衡阀”与权利要求其他特征之间没有相互联系，“抗衡阀”与“梭阀”“减压阀”等技术特征之间并不相互支持，因此“两个抗衡阀”与其他技术特征之间属于叠加关系。根据其母案说明书的记载，该“平衡阀”实现“限制油压过高，在油压低时进行补油，防止马达出现吸空现象”的技术效果是通过“梭阀”“减压阀”以及“抗衡阀”的共同作用，当“平衡阀”中不具备“抗衡阀”时，“平衡阀”无法实现上述技术效果，因此“抗衡阀”是母案的必要技术特征。就本申请的发明意图而言，其提供了一种区别于现有技术的包括“梭阀”“减压阀”与“抗衡阀”的“平衡阀”，三者缺一不可，而在分案申请中，申请人为了扩大保护范围，将必要技术特征“抗衡阀”删除，导致目前分案申请的权利要求已经不能构成申请人实现发明技术效果的“平衡阀”，分案申请的“平衡阀”结构已经将现有技术的一部分划归到了其保护范围中，损害了社会公众的利益，因此删除具有叠加关系的必要技术特征会导致分案申请超出原申请记载的范围，是不允许的。

案例3：案情简介（母案申请号：201510318812.5）

本申请请求保护一种油气联动切换阀，其发明点在于利用阀板的移动而实现不同流体的启闭状态完全相反进而实现油气快速准确切换。

具体分析：

该分案的权利要求相比母案的权利要求，删除了“进油管接头”“出油管接头”“进气管接头”“出气管接头”四个技术特征。根据母案权利要求的记载，可以发现上述删除的技术特征与其他技术特征之间属于叠加关系。根据其母案说明书的记载，本申请的发明意图在于提供一种切换阀，避免油路和气路同时打开，还能实现燃油和燃气的快速切换，而且仅需一次操作动作即可，操作十分简便，本申请的发明构思是阀体上平行设置两个分别供燃油和燃气流通的通道，与通道垂直设置一个可滑动的阀板，阀板一端利用一个阀孔与两个通道间歇连通，保证阀孔与一个通道连通时与另一个通道不连通，阀板另一端通过与铰接在阀体上的手柄滑动连接，实现手柄转动时阀板在阀体内滑动切换两个通道的通断的技术效果。由此可见，删除的管接头技术特征并不是本申请的必要技术特征，其不存在时上述技术效果依然可以实现，同时删除管接头技术特征后也不必为了实现上述技术效果而改进其他结构。该分案申请的权利要求并没有脱离申请人的发明意图，其保护的技术方案依旧是区别于申请人认为的现有技术，其扩大的保护范围中并没有增加新的损害社会公众利益的发明内容，其在说明书的具体实施方式中加入了管接头结构，但是具体实施方式仅是对于申请人发明构思的具体解释，其并不限定发明构思。如果因为删除管接头特征而认为分案申请的保护范围中增加了没有管接頭的切换阀的技术方案属于分案超范围的情形，这种判断方式过于苛刻，且也有悖于《专利法》第三十三条的立法宗旨。因此删除具有叠加关系的非必要技术特征不会导致分案申请超出原申请记载的范围，是允许的。

至于删除的技术特征与其他技术特征之间的选择关系，是指删除的特征是多个可选择替换的特征中的一个，由于该种关系的特殊性，其说明书实质上已经包括了多个技术方案，而分案申请中若将选择关系的技术特征删除，通常相当于将母案中的一个技术方案删除，此时并不是扩大了权利要求的保护范围，而相反是缩小了保护范围。因此，对于机械领域来说，删除具有选择关系的技术特征一般不会导致分案申请超出原申请记载的范围，是允许的。

三、结语

通过上述几个案例的分析，分案申请中当申请人删除技术特征重新撰写权利要求书时，分案申请并不一定超范围，需要具体案例具体分析。在具体判断时，要从删除的技术特征与其他技术特征之间的关系来考虑。当上述两种特征是协同关系时，由于删除后剩余技术特征之间会出现新的组合，因此会导致分案申请超出原申请的记载;当上述两种特征是叠加关系时，要看删除的技术特征是否属于必要技术特征，如果是必要技术特征，则删除必要技术特征后的分案申请已经超出了申请人的发明意图，会导致分案申请超出原申请的记载，如果不是必要技术特征，则删除后的分案申请依旧能与申请人认为的现有技术区分开，并未脱离申请人的发明意图，则不会导致分案申请超出原申请的记载;当上述两种特征是选择关系时，由于该种关系的特殊性，通常来说删除选择关系的技术特征，是在删除技术方案，其缩小了权利要求的保护范围，因此对于机械领域来说通常不会导致分案申请超出原申请的记载。

审查员在面对恶意分案时，务必严把质量关，在以三性评判为主线的审查思路的前提下，首先要判断分案申请是否超出原申请的记载，尤其在面对申请人采用“删除式”修改的方式重新撰写权利要求书时，更要重视分案申请的保护范围。母案授权的技术方案，分案并不一定授权，审查员务必在在充分检索的基础上，正确判断分案申请的授权前景，同时确定分案申请合适的保护范围。

注释：

①并列第一作者。

参考文献

[1] 张振宇.我国专利分案申请制度的完善[J].知识产权，2015（8）：90-94.

[2] 梁然，欧阳平，刘硕.试论分案滥用与分案申请提出时机的关系及应对策略[J].中国发明与专利，2014（7）：57-60.

[3] 冯剑明.如何利用分案申请制度对专利申请寻求更大的保护[J].专利代理，2017（1）：67-70.

[4] 宋扬，陈腊梅，熊瑜.我国分案制度的探讨[J].中国发明与专利，2015（10）：114-118.

[5] 国家知识产权局审查业务管理部.审查操作规程-实质审查分册[M].北京：知识产权出版社，2011.

[6] 傅琦.分案申请制度研究[J].科技与法律，2015（6）：1170-1205.

[7] 谢建军，王艳妮，杨蔚蔚，苑佳丽.从分案申请的审查看“中位概括”是否属于修改超范围[J].中国发明与专利，2012（8）：99-102.

[8] 王勇，方波，陈辉.原申请未涉及单一性的分案申请的典型案例探讨[J].中国发明与专利，2012（11）：93-94.

[9] 杨永，张闵.浅析分案申请制度及其完善建议[J].法制与社会，2016（32）：48-49.