邓志阳

摘 要：修改专利文件是专利申请阶段经常要出现的行为，结合国内外的法律现状，并结合实务界和理论界对专利申请文件修改超范围判断的不同看法，笔者认为坚持审查指南所规定的“直接地、毫无疑义地确定”是解决专利申请文件修改超范围问题的基本标准，不容忽视，并且坚持该标准的关键在于确定该标准的适用要点。

关键词：专利申请;修改;超范围

发明人通过创新所形成的技术方案，一旦付诸文字并转化为专利申请文件，必然要面对一定程度的“失真”。“失真”原因包括文字表达自身的局限性以及撰写人自身表达能力有限是。而且，基于审查员检索出的对比文件和相关审查意见，申请人也需要调整专利申请文件的内容以符合专利授权目的。另外，对申请文件的修改是一种限制性修改，之所以进行限制是因为专利制度中规定了“先申请原则”，在先申请能够否定同样的在后申请，具有排他性。既然允许对申请文件进行修改，为了防止申请人将新的技术特征写入申请文件从而根本性改变技术方案，故申请人在修改申请文件时不能超出原申请文件所记载的“内容”。目前，学术界和实务界对申请文件修改超范围的判断存在较大争议，亟待解决。

一、国内外专利申请文件修改的相关规定

我国专利法第33条规定了对专利申请文件的修改，前半段指出在提交申请之后申请人可以修改申请文件，后半段对申请人修改申请文件进行了限制。在专利审查指南中，“记载的范围”具体表现为两种形式，一是表面的原文字记载的内容，二是更深层次的能直接地、毫无疑义地确定的内容。目前，各界对“直接地、毫无疑义地确定”的具体标准存在较大争议。

美国专利法对在授权文本中加入新事项表示了反对，超出原始公开文本的技术特征不能加入到专利文件中，修改是否超范围需比对原始公开的文本。然而，其对申请文件“修改是否超范围”的标准较低，其具体表现是：第一，美国授权之前的修改都不受“超范围”的限制。第二，美国规定不能超出的范围是指“公开的范围”，而不是我国规定的“文字记载的范围”。

欧洲相关的法律法规不仅对专利申请文件修改不得“超范围”作出了规定，而且为是否“超范围”的判断提供了依据。一方面，允许申请人修改申请文件，但在修改中不得超出原主题的内容。另一方面，本领域普通技术人员应当分析修改后的申请文件，如果不能从原申请文件直接并且毫无疑义地推导出，并且考虑隐含内容仍不能得出新内容，那么该修改就毫无疑问地超出了原申请文件的内容，该修改无法得到专利机关的认可。

日本相关法律法规与欧洲的规定具有很大的相似性，不仅有原则性规定，也有具体的操作性解释。首先是确认了修改的合法性以及修改的具体范围，这些规定与欧洲的规定基本一致。而且，对于具体的标准，日本审查指南进行了更加详细的描述，一是“已明事项”，即申请文件明确记载的内容;二是“自明的事项”，即虽然属于原申请文件未直接记载的内容，但可依据原申请文件推导出来的事项。

二、我国专利申请文件修改超范围的判断标准

专利申请文件修改超范围的判断不是形式判断，而是实质判断;不仅是事实判断，而且还是价值判断。我国各界对专利申请文件修改超范围问题从其自身的角度均给出了相应的判断标准，主要集中在“范围”的内涵以及“范围”的边界。

（一）“支持”标准与“直接地、毫无疑义地确定”标准

“支持”标准源于专利法第26条第4款，代理实务界常利用该标准来判断申请人的修改是否超范围：说明书只要可以支持权利要求书，不存在修改超范围的问题。然而，行政审查机关认为，第26条第4款是针对撰写阶段而言的，第33条是针对提交后的申请阶段而言的，两者完全不同。“直接地、毫無疑义地确定”标准显然比“支持”标准更复杂，实践中，行政审查机关也通过大量案件进一步论述了“支持”标准的局限性，申请人基于“支持”标准所做的修改不能得到行政审查机关的认可。

但是，专利法规定了权利要求修改是否超范围以及修改后的权利要求能否得到说明书的支持，均以说明书公开的内容为基础。因此，如果完全不顾“支持”标准而一味适用更加严格的标准，则可能导致一种潜在的冲突：对专利申请文件的修改得到了说明书的支持，但却修改超范围了。这种结果显然对申请人非常不利，申请人所获得的专利保护与其实际的技术贡献严重不符，不符合行政法上的比例原则。因此，行政审查机关所持的标准与代理实务界所认为的“支持”标准之间的矛盾目前并没有得到有效解决。

（二）“唯一”和“显而易见”标准

“唯一”和“显而易见”标准源于行政、司法对“直接地、毫无疑义地确定”标准的不同见解。行政机关在审查过程中把该标准解释为“唯一的确定”，强调“唯一”标准。而司法机关却具有不同的表述，在爱默生墨盒案中，为“直接、明确推导出”，并且认为是否“显而易见”是关键，在岛野案中，为“能够确定”。司法机关对第33条的不同理解，致使“直接地、毫无疑义地确定”标准的认识多元化，使得评判标准演变成了文字游戏，而且，业界长期以来忽视探索判断修改超范围的具体方法，使得修改超范围的评述过程显得过于主观和武断。

法院在不同案件中对修改超范围问题采用了看似不同的判断标准，致使业界对相关判例的解读出现分歧乃至误解。但是，笔者认为法院的这些判断标准之间并没有泾渭分明的差异，我国审查指南中规定的“直接地、毫无疑义地确定”在本质上与“直接、明确地推导出”是一样的，而“能够确定”又包含了上面两者的内涵，这几种表达，仅仅只是形式上的差异，并无本质不同。“显而易见”以及“唯一”的不同大致就是司法机关以及行政机关的分歧。显然，司法审判机关更加重视专利权的实质，不拘泥于形式上的文字，这与专利行政机关更加重视先申请原则，严格适用“唯一”标准的做法不同。从上可知，“修改超范围”的判断体现了司法与行政对专利“质”与“量”控制方面的显著差异，这也是“修改超范围”问题产生长久争议的原因。

三、专利申请文件修改超范围的判断标准完善

笔者认为，为了保持法律法规的稳定性并结束修改超范围评判标准混乱的局面，当务之急并不是提出新的审查标准以实现个案公平正义，而是在审查指南现有的标准之下归纳出更加合理的判断方法以实现个案正义。首先，审查指南规定的“直接地、毫无疑义地确定”标准在专利审批中得到遵守，同时在大量的专利行政案件中得到适用，达到了行政和司法的统一认识。其次，该标准在代理实务界具有相当的认可度，已经形成了比较完整的行业共识。再次，法院在不同案件所提出的不同判断标准，缺乏统一的认识，主观性过强，无法形成统一的审判共识。

我国应该确立“直接地、毫无疑义地确定”标准的重要地位，明确其适用要点。从字面上理解，“直接”是指“不经过中间事物的”，“毫无疑义”是指可以明确确定，该标准的适用并不需要借助其他证据或工具，而仅仅通过本领域普通技术人员的专业知识即可。只有同时满足“直接地”和“毫无疑义地”两个条件，才能使修改后所呈現的技术方案的内容在原说明书（及其附图）和权利要求书记中进行了实质性的记载。“直接地、毫无疑义地确定”标准的适用，以下几点是重点需要关注的问题：

首先，前提是本领域普通技术人员必须具备相应的逻辑和技术水平。如果认定主体的水平过低，则会与“技术人员”的规定相冲突，使该标准的适用范围变窄，如果认定主体的水平过高，甚至达到专家级别的水平，那么一定程度的修改很容易符合审查标准，无法达到“普通”的要求。其次，公知常识先行。专利审查机关对修改是否超范围的判断，必须结合公知常识才能正确划定边界。再次，具体个案具体分析。必须结合案件具体所属的技术领域去判断修改后的内容是否加入了新的技术特征，不能脱离现实盲目认为所改变的技术特征必然符合原申请文件的要求。最后，关键在于能够排除行政审查机关的合理怀疑。实践中，审查员的“合理怀疑”才是否定一项修改的根据，不能机械地以修改方式不属于法律法规明文规定的方式而否定相应的修改。

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