蒋　燕

(中国政法大学　民商经济法学院， 北京　100088)



《专利法》第四次修改草案(征求意见稿)
——对职务发明制度的完善研究

(中国政法大学民商经济法学院， 北京100088)

摘要：《专利法》第四次修改草案(征求意见稿)中，对职务发明制度的完善主要包括对职务发明概念的重新界定，对职务发明奖励报酬制度的完善和规定在单位于合理期限内未实施职务发明的情况下，发明人或设计人对职务发明的代位实施权。这些修改体现了对我国职务发明制度重单位而轻个人观念的纠正，在发明人和设计人的利益基础上协调和平衡其与单位之间的利益关系，有利于调动科研人员的创新积极性。

关键词：《专利法》修改草案； 职务发明； 奖励报酬制度； 发明人代位实施权

一、对职务发明概念的重新界定

修改草案第六条与现行《专利法》第六条的对比：

表1　修改草案与现行《专利法》第六条的对比

(一)现行《专利法》中职务发明的概念

现行《专利法》对职务发明概念的界定规定在第六条，《专利法实施细则》第十二条对其进行了细化。职务发明包括两种情形：第一种即“执行本单位的任务所完成的发明创造”；第二种是“利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造”。

对于“执行本单位的任务所完成的发明创造”，《专利法实施细则》第十二条第一款规定，其是指：“(1)在本职工作中作出的发明创造；(2)履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造；(3)退休、调离原单位后或劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。”可见，这种发明创造是发明人或设计人为了完成本职工作或履行本单位交付的其他任务完成的发明创造，体现了发明人与设计人的劳动关系和职务发明创造法律关系，也体现了其所在单位的意志。这样的发明创造的申请专利的权利理应归属于发明人或设计人所在的单位。

第二种情形，即“利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造”则存在诸多争议。首先，许多学者对将“利用本单位的物质技术条件完成的发明创造”界定为职务发明创造提出了质疑。原因是这种界定方式过于偏向保护单位的利益，使得真正的发明创造人的利益得不到保护。而现行《专利法》规定，科研人员在单位没有交付任何任务的情况下，通过自己的主动努力独立研发出的技术方案，即便只是利用了单位的物质技术条件加以实现，也应归为职务发明。这无疑会打击发明人或设计人的科研积极性。

其次，条文中“主要利用”的含义也难以界定。2004年《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第4条对此做出了规定：“主要利用法人或者其他组织的物质技术条件，包括职工在技术成果的研究开发过程中，全部或者大部分利用了法人或者其他组织的资金、设备、器材或者原材料等物质条件，并且这些物质条件对形成该发明创造具有实质性的影响；还包括该技术成果实质性内容实在法人或者其他组织尚未公开的技术成果、阶段性技术成果基础上完成的情形。”同时，该条解释也规定了一些例外情形，即“对利用法人或者其他组织提供的物质技术条件，约定返还资金或者交纳使用费的；在技术成果完成后利用法人或者其他组织的物质技术条件对技术方案进行验证、测试的”。相应地，学者对此也有一些解释：“如果对本单位的物质技术条件的利用是完成发明创造不可缺少并且不可代替的前提条件，可以认为是‘主要利用’。相反，如果仅仅是少量的利用或者对发明创造的完成没有实质性的帮助的利用，可以认为不属于‘主要利用’。”虽然司法解释和学理都对此做出了一些解释，但是在实践中，还是不可避免地对“主要利用”的理解存在争议，因为“主要”这一表述过于抽象，究竟利用达到什么样的程度可以被认定为“主要利用”，存在很大的主观任意性，在实践中不便于判断。

最后，现行《专利法》第六条第三款还规定，“利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造”可以通过合同对申请专利的权利和专利权的归属作出约定。对这里的“利用本单位的物质技术条件”和“主要利用本单位的物质技术条件”之间的关系，历来有不同的理解。从字面意义上来讲，“利用本单位的物质技术条件”是包括“主要利用本单位的物质技术条件”的情形的。那么，对第三款规定的能够对发明创造申请专利的权利和专利权的归属作出约定的情形是否包括“主要利用本单位的物质技术条件完成的发明创造”就出现了不同的理解，在司法实践中也出现了对第六条适用不一致的情况。如果承认第三款规定的“利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造”包括“主要利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造”的情况，那么所谓“主要利用”情况的权利归属自然也能通过合同进行约定，而第六条第一款又将“主要利用”的情况归为职务发明，职务发明申请专利的权利又是归属于单位的，故现行《专利法》第六条第一款和第三款的规定存在矛盾。

(二)修改草案对职务发明概念的重新界定

修改草案第六条第一款缩小了职务发明创造的范围。现行《专利法》第六条规定：“执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。”而修改草案删除了“主要利用本单位的物质技术条件完成的发明创造”作为职务发明的情况，仅保留了“执行本单位任务所完成的发明创造”的情况。

根据国家知识产权局《关于专利法修改草案(征求意见稿)的说明》，此处修改主要基于以下考虑：一是体现“人是科技创新的最关键因素”，充分利用产权制度激发发明人的创新积极性。对于利用单位物质技术条件完成的发明创造，在权利归属方面给予单位和发明人之间更大的自主空间。二是克服现行第六条第一款与第三款规定之间可能产生的矛盾，消除实践中对第三款规定的“利用”是否包含“主要利用”情形存在的不同理解。

修改草案删除了“主要利用本单位的物质技术条件完成的发明创造”作为职务发明的情况，回应了职务发明制度在实践运用中出现的种种问题，除消除了现行《专利法》第三款与第一款可能存在的矛盾之外，对于调动发明人或设计人的积极性、避免发明创造申请专利权的纠纷都大有益处。“主要利用本单位的物质技术条件完成的发明创造”不被纳入职务发明后，应对其适用修改草案第三款，由单位与发明人或设计人通过合同约定申请专利权利的归属。对于“执行本单位任务所完成的发明创造”，整个发明创造来源于单位交付的任务，如果没有单位交付的任务，就没有最后的发明创造成果，整个创造活动体现了单位的意志。“主要利用本单位的物质技术条件完成的发明创造”则来源于发明人或创造人的主观意愿，从发明创造的源起，到整个创造的劳动过程，体现的都是发明人或设计人自己的意志，凝结的都是发明人或设计人自己的劳动，而单位在整个过程中并未起到决定性的作用，只是提供了一定的物质技术条件。将这样的发明创造认定为职务发明创造，未免太过于偏向保护单位，使得发明创造人的利益得不到保护。《2015年政府工作报告》指出：“创新创造关键在人，要完善科技成果转化、职务发明法律制度，使创新人才分享成果收益。”我国《专利法》的立法宗旨也在于保护专利权人的合法利益，鼓励发明创造。因此，将“主要利用本单位的物质技术条件完成的发明创造”情形申请专利的权利规定为可以由单位与发明人或设计人通过合同进行约定是符合情理的，也反映了整个专利法法律体系乃至整个国家以人为本的理念，对我国的科技创新事业有极大的促进作用。

二、明确“利用单位物质技术条件所完成的发明创造”在没有合同约定情况下的权利归属

修改草案的第六条还明确了“利用单位物质技术条件所完成的发明创造”的权属划分，在原有规定的基础上，增加了“双方对其权利归属有约定的，从其约定；没有约定的，申请专利的权利属于发明人或者设计人”，从而明确了单位和科研人员的权利归属。

现行《专利法》第六条第三款仅规定：“利用本单位物质条件所完成的发明创造，单位与发明人或者设计人订有合同，对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的，从其约定。”此规定仅仅涉及单位与发明人或者设计人订有合同的情况，而对未订立合同的情况并未提及，这使得此种情况下申请专利的权利归属存有疑问。现行《专利法》对发明创造涉及单位利益的情形只有“执行本单位任务所完成的发明创造”一种情况的规定是清晰的，即申请专利的权利归属于单位，而其他情况均存有疑问。相比之下，修改草案此处的规定就要明确得多。

具体来讲，除自由发明人、设计人(未受雇于任何单位的发明人、涉及人)外，雇员所做的发明创造存在两种情况：一种是完全不涉及单位利益的，即既不是“执行本单位任务所完成的发明创造”，也不是“利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造”，这种与单位完全无关的发明创造其相关权利毫无疑问应当归属于发明人或设计人本身。一种是对于涉及单位利益的发明创造，即“执行本单位任务所完成的发明创造”或者“利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造”，则存有疑问。根据修改草案的规定，具体的权利归属情况如下表：

表2　根据修改草案，涉及单位利益的发明创造的权利归属

这样，相关权利的归属变得较为清晰，有效避免了权属纠纷。修改草案将这种情况下申请专利的权利归属于发明人或设计人，体现了对发明人和设计人利益的保护，旨在激发其创新积极性。根据国家知识产权局《关于专利法修改草案(征求意见稿)的说明》，此项规定还能够促使单位完善内部知识产权管理制度，事先约定好利用单位物质技术条件完成发明创造的权利归属，预防纠纷的发生。

三、对职务发明奖励报酬制度的完善

修改草案第十六条与现行《专利法》第六条的对比：

表3　修改草案与现行《专利法》第十六条的对比

(一)现行《专利法》对职务发明奖励报酬的规定

我国职务发明中的奖励报酬制度主要规定在《专利法》第十六条：“被授予专利权的单位应当对职务发明创造的发明人或者设计人给予奖励；发明创造专利实施后，根据其推广应用的范围和取得的经济效益，对发明人或者设计人给予合理的报酬。”《专利法实施细则》第七十六条、七十七条和第七十八条规定了被授予专利权的单位可以与发明人、设计人约定或者在其依法制定的规章制度中规定《专利法》第十六条规定的奖励、报酬的方式和数额。为鼓励创新，《细则》同时规定，当事人未按前述方式约定或者规定职务发明奖励、报酬的，使用法定的奖励、报酬标准。

虽然法律规定似乎比较详尽，但实际上发明人、设计人的奖励报酬常常得不到兑现。以高校为例，“其科技成果主要是职务发明成果，成果转化的受益主体难以确定，高校往往以职务发明为由将科技成果单位化，对成果的完成，强调高校科研环境和条件的提供，而忽视科研人员自身的努力和贡献，在利益分配上，科研人员得不到应有的经济报酬，以致降低了科研人员从事科技开发的热情”。

出现这种情况的原因是多方面的。一方面，发明人和设计人与单位处于不对等的地位，即使得不到职务发明的奖酬，由于雇佣关系的限制，发明人、设计人也往往不敢向法院提起诉讼。另一方面，现行《专利法》的规定还存在一些漏洞。例如，现行专利法规定给付奖励报酬的主体是“被授予专利权的单位”。在实践中，一些单位会将职务发明创造申请专利的权利或者专利的申请权转让给其他单位。如果其他单位成功申请了专利，就成了“被授予专利权的单位”。而受转让的单位已经为相关发明创造支付了转让费，再由其向发明人或设计人支付报酬显然是不合适的。立法本意实际上是希望科技成果的发明人或设计人所在的单位对其进行奖励并支付报酬，却没有考虑到发明创造在申请的过程中发生转让的情况，因此产生了歧义。

(二)修改草案对职务发明奖励报酬制度的完善

对现行《专利法》第十六条的修改，一是体现在对给予发明人或者设计人奖励和报酬主体的明确。根据现行《专利法》第十六条的规定，给予发明人或者设计人奖励和报酬的主体是“被授予专利权的单位”。正如前文所述，部分单位在申请专利之前将职务发明创造转让给其他单位，或者在申请专利的过程中将专利申请权进行转让。在这种情况下，要求已经支付转让费的单位给予发明人或者设计人奖励和报酬，不具有合理性。为此，草案对该条进行了修改，规定给予发明人或设计人奖励报酬的主体是被授予专利权的发明人或设计人所在单位。

此外，修改草案第十六条还增加了一款：“单位与发明人或者设计人根据本法第六条第四款的规定，约定发明创造申请专利的权利属于单位的，单位应当根据前款规定对发明人或者设计人给予奖励和报酬。”这一条也是为了保障发明人和设计人的权利。根据修改草案第六条的规定，发明人或设计人可以与单位约定“利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造”归单位所有，这种情况并不属于十六条第一款规定的职务发明的情况，但因为发明创造申请专利的权利这时同样归属于单位，发明人或设计人的权利理应得到保护，同样应当得到相应的奖励和报酬，因此增加这一款也属于情理之中。

修改草案第十六条虽然从一定程度上反映了对发明人和设计人利益的保护，但仅仅是纠正了现行《专利法》的漏洞(修改草案第十六条第一款)，以及保证了同修改草案第六条修改之后的内容保持一致(修改草案第十六条第二款)。而实践中突出的“奖励或报酬的计算基准不统一、成果转化后职务发明人享受报酬的时间周期不合理、职务发明人报酬的形式单一等问题”都没有得到合理解决，应当再加以完善。

四、删除“针对侵夺非职务发明创造专利申请权的行政处分”规定的合理性

本次修改草案还删除了现行《专利法》第七十二条：“侵夺发明人或者设计人的非职务发明创造专利申请权和本法规定的其他权益的，由所在单位或者上级主管机关给予行政处分。”删除此条文主要是因为其已经不适用现在的社会背景。根据国家知识产权局《关于专利法修改草案(征求意见稿)的说明》，1984年制定专利法时，我国尚处在计划经济时期，绝大多数企事业单位都有相应的上级主管部门，单位与发明人的职务发明纠纷很多通过行政手段解决。随着社会的发展，该条规定的纠纷解决途径已失去了适用的基础，“行政处分”也已不可适用。二是职务发明相关纠纷的解决可由将来的《职务发明条例》统一作出规定。

五、职务发明的发明人或设计人的代位实施权

此次《专利法》的修改响应了促进专利的实施与运用的号召，特地增加了第八章“专利的实施与运用”。针对现实中职务发明转化利用率不高的问题，修改草案增加了一条，作为第七十八条：“国家设立的研究开发机构、高等院校自职务发明创造获得专利权之后合理期限内，既未自行实施或者作好实施的必要准备，也未转让和许可他人实施的，在不变更专利权属的前提下，发明人或者设计人可以与单位协商自行实施或者许可他人实施该专利，并按照协议享有相应的权利。”此条文对发明人或设计人代位实施权的规定，主要是为了促进职务发明的转化利用。

(一)现有职务发明转化利用存在的突出问题

现有职务发明转化利用存在很多问题，主要有单位转化利用积极性不高，很多专利变成了“僵尸专利”、“沉睡专利”。一部分职务发明人或者设计人可能有转化利用的意愿，但由于专利权归属于单位，发明人和设计人亦无法自行实施。修改草案增加的这一条，针对的对象是“国家设立的研究开发机构、高等院校”，也是对现实中这两类科研机构在专利成果转化发面存在的突出问题的回应。高等院校和国家设立的研究开发机构在性质上属于事业单位，财政来源多由国家拨款，缺乏科技成果转化的内在动力。以高等院校为例，在其科技转化成果中就存在“重名轻利”的现象：“他们普遍重视的是科技成果的拥有权或署名权，以及由此带来的名誉、知名度、影响度和对高校排名的提升等，而不重视对科技成果的转化、资本运营和从中营‘利’。”而产生这种问题的原因也是多方面的，例如：科研项目经费由国家资助，在成果产业化的过程中受到较多的政府干预；仅从课题出发，缺乏对市场的了解和对生产需要的调研；体制行政化，知识产权管理体系落后，高校及国家设立的研究开发机构在科技成果的转化过程中受到重重阻碍。

高等院校和国家设立的研究开发机构职务发明的专利申请权利归属于单位，因此，如果发明创造获得专利局的批准，其专利权归属于单位，转化利用的任务也属于单位的职权范畴。这样一来，职务发明创造的创造过程与实施过程就产生了脱节。在创造过程中扮演核心角色的科研人员往往只注重取得科技成果而忽视其转化利益，使得科研项目的立项带有很大的盲目性，对于研究的成果是否具有价值，是否能够转化，往往并没有做很深入的调查研究。这样的科技成果，其实际操作性可想而知，因此就更加不适宜转化利用，这就形成了一个恶性循环：由于科研人员不参与科研成果的转化实施工作，也就不注重科研项目的可转化利用性，缺乏可转化利用性的项目归属于没有转化实施动力的高校和国家设立的研究开发机构，自然就出现了很多“僵尸专利”、“沉睡专利”。

(二)修改草案对职务发明转化利用问题作出的回应

修改草案新增的第七十八条规定，如果单位在合理期限内，没有转化实施职务发明创造的，也没有转让和许可他人实施的，发明人或者设计人有与单位协商自行实施的权利，并赋予了发明人或者设计人一定的利益分配权。这从一定程度上解决了研发过程与转化过程存在的脱节。发明人或创造人有了代位实施的权利(包括自行实施或许可他人实施)，并能从中享有收益，这无疑能调动研发人员的积极性，激发他们的创造热情。

但修改草案赋予发明人或设计人的代位实施权非常有限。首先，对职务发明所涉及的单位限定在“国家设立的研究开发机构和高等院校”这两类。这两类研究开发机构，存在的职务发明转化利用问题最为突出，但我国的企业职务发明转化利用也存在较大的问题。针对企业的职务发明转化利用问题，可以由相关财政支持，具体扶持符合相关法定条件的专利流通促进项目，使中小企业从中受益。另外，针对企业的产权关系不明晰所致的“沉睡专利”，也可以像修改草案中针对国家设立的研究开发机构和高等院校一样，启动职务发明研究人员专利代位强制实施制度。修改草案对企业的职务发明问题没有作出回应，而只增加了“国家设立的研究开发机构和高等院校”这两类单位的职务发明转化利用问题对策，显然不足以解决相关问题。

其次，只有在“单位自职务发明创造获得专利权之后的合理期限内，既未自行实施也未作好实施的必要准备的”，发明人或设计人才能获得与单位协商的机会，而协商的结果如何，就不得而知了。“合理期限”的时长也是需要明确的问题。本身对期限的量化就是一个比较复杂的问题，加之企业对专利的转化实施还涉及单位的知识产权战略，使得“合理期限”的确定更加的错综复杂。有些专利是核心保护专利的外围专利，单位并不急于实施。这种专利旨在增加专利的总体保护度，以提高竞争者的进入成本，而并非用于实施转化。最后，实施后的利益分配是整个代位实施的核心问题。修改草案将这个问题交给发明人或设计人与单位自行协商，但考虑到单位相对于科研人员的绝对优势地位，整个协商过程的进展顺利程度使人担忧。可见，修改草案增加的职务发明人或设计人的代位实施制度涉及的单位类型、“合理期限”的确定、权益分配的具体方案等问题都有待完善。

六、结语

本次《专利法》修改草案(征求意见稿)对职务发明制度进行了一定的完善。针对原来广受诟病的偏向保护单位利益问题，修改草案删除了“利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造”作为职务发明的情况，并明确了“利用单位物质技术条件所完成的发明创造”的权利在没有合同约定的条件下归属于发明人或设计人。同时，对涉及职务发明奖励报酬制度的第十六条中存在的一些漏洞进行了填补，并添加了一款以使其与修改后的职务发明概念保持统一。最后，修改草案还赋予了国家设立的研究开发机构和高等院校的职务发明的发明人或设计人以专利代位实施制度，即单位在合理期限内，既未转让和许可他人实施，也未作好实施的必要准备的情况下，可以与单位协商自行实施或者许可让人实施该专利，并按照协议享有相应利益的权利。不过，修改草案对职务发明制度的修改还不够细化，特别是在奖励报酬制度方面，对现实中存在的奖励报酬的标准不明确、方式单一等问题没有予以有效的回应。在代位实施制度方面，也需要从涉及的单位类型、“合理期限”的确定、权益分配的具体方案等方面加以完善。因此，我国职务发明制度完善问题还需要认真加以研究。

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The Improvement of the Service Invention System in the

Fourth Amendment Draft of Patent Law (Draft for Comment)

JIANG Yan

(School of Civil, Commercial and Economic Law, China University of Political Science and Law,

Beijing 100088, China)

Abstract：To resolve the problems the patent law system confronted in practice, the Fourth Amendment Draft of Patent Law (Draft for Comment) has amended the relevant exiting law substantially, especially the revision on service invention patent. The revision includes the redefining of the service invention, the improvement of service patent reward and remuneration system and the implementation right of inventor when the employer did not implement the patent within a reasonable time. These amendments exhibit the diversion from the tendency to protect the interests of employers to the tendency to protect the interests of inventors, which can incite the innovation passion of the researchers and boost the development of the creation of the whole country.

Key words：the Fourth Amendment Draft of Patent Law; service invention; reward and remuneration system; inventor’s subrogation right

作者简介：蒋燕(1992—)，女，四川广安人，中国政法大学民商经济法学院知识产权法专业硕士生。 第四次《专利法》修改草案(征求意见稿)(以下简称“修改草案”)对职务发明制度的完善主要集中在修改草案的第六条、第十六条、第七十二条和第七十八条中。针对实践中出现的诸多问题，修改草案在第六条中对职务发明的概念进行了重新界定，删除了“利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造”作为职务发明的情况，并明确了“利用单位物质技术条件所完成的发明创造”在没有约定情况下的权利归属；在第十六条中，修改草案完善了对职务发明奖励报酬制度的规定；本次修改草案还删除了现行《专利法》第七十二条“侵夺发明人或者设计人的非职务发明创造专利申请权等权益的，由所在单位或者上级主管机关给予行政处分”的规定，以适应时代的发展；新增了第七十八条，规定单位于合理期限内未实施其专利的，发明人或设计人可以与单位协商自行实施或者许可他人实施该专利，并按照协议享有相应的权利。

基金项目：国家社会科学基金重点项目“中国特色知识产权理论体系研究”(11AZD047)

收稿日期：2015-10-08

中图分类号：D913.4

文献标识码：A

文章编号：1672—1012(2015)06—0053—07