从实际诉讼判例来看等同原则适用的限制

2023-12-19李良孔

法制博览 2023年32期

李良孔

国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心，北京 100160

等同原则是我国侵权判定相关司法解释中所确立的一项基本司法原则，如最高人民法院2001年颁布的《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》（以下简称《规定》）第十七条，2016 年颁布的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（以下简称《司法解释（二）》）第八条第二款。

等同原则是指被诉侵权物的技术特征同专利权利要求中记载的必要技术特征相比有若干个不同的技术特征，但属于对专利权利要求中部分必要技术特征的等同替换，使被控侵权物以实质上相同的方式，实现实质上相同的功能，发挥实质上相同的作用，并且这种替换对于本领域技术人员来说是显而易见的，那么此时可以判定专利侵权成立［1-2］。

一、等同原则的意义及其实践中存在的问题

等同原则的确立旨在避免他人通过对专利权利要求中技术手段的非实质性改变来轻易规避专利侵权的法律责任，从而保障专利人权益。首先，从某种角度而言，等同原则能够为专利权人提供更为切实有效的法律保护，更大程度体现《中华人民共和国专利法》鼓励发明创造的立法宗旨；其次，可以有效惩处专利侵权行为人的不正当竞争、违法行为，有效抑制通过刻意制造区别点来规避侵权的行为，能减少或避免等同侵权行为的发生。此外，基于公平原则，等同原则可将专利权保护范围扩大至实质应归为专利权人技术贡献的范畴；同时，也谨防将原本不属于专利权人的那些技术方案不当的送给专利权人。因此，等同原则的合理适用能够防止专利权保护范围的过度延展，也能够兼顾公众的利益，避免过于宽松的适用而限制公众的利益空间，实现个人利益与社会公共利益件的协调和平衡［3-4］。

但等同原则也是一把双刃剑，不当的适用也会带来不公正的结果。比如专利权人若过度使用等同原则会使被告陷入不必要的诉讼中，而且等同原则的判定标准具有一定的裁量空间，这也可能使得最终的裁判结果不够公正。以下从两个方面说明等同原则适用过程中可能存在的问题。

（一）等同原则是否会导致滥用诉权的担忧

等同原则实质跳出了作为下位法的专利法，重新回到民法的公平原则来处理具体个案。依据等同原则进行侵权判定时，如果被控侵权物有一个技术特征存在属于等同特征的嫌疑，被告就有陷入侵权诉讼的风险。在专利申请过程中，申请人会为了获得专利权而限缩保护范围，但侵权诉讼中，专利权人又会尽量扩大专利权的保护范围，这种行为容易造成诉讼中专利权利的滥用，进而损害到社会公众利益。

（二）等同原则的过分自由裁量同样需要引起注意

首先，等同特征判断的主观标准是本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。最高人民法院在《规定》第十七条第二款中规定“等同特征”时涉及“本领域普通技术人员”，这一概念与《专利审查指南》中的“所属技术领域的技术人员”基本相同，也就是说普通技术人员是一个较为抽象的概念，在不同的案件中很难有一个明确的标准；在具体司法中，对具体个案的理解会因人而异，难以形成统一的判断标准；其次，为了规避侵权的发生，专利规避设计的行为及其类型越来越多，使得侵权的界定难度增加，对等同侵权的判定带来较大挑战；最后，侵权判定过程中也很容易出现机械套用等同特征判断标准的问题，缺乏从技术事实认定到法律判定之间的论证、推理，导致判定过程中的自由裁量空间和主观随意性过大等问题［5-6］。

二、等同原则适用的限制

为了实现等同原则的合理适用，需要明确并利用限制条件来对其进行进一步规范和约束。由于等同侵权原则源于衡平，因此其本身亦受到诸多原则的限制，如禁止反悔原则、捐献原则、全要件原则、现有技术抗辩等，以防止等同原则的适用缺乏规范和约束而损害公众利益［7］。以下从实际诉讼判例来阐述等同原则的限制性适用，以便于为等同侵权抗辩提供相关参考。

（一）禁止反悔原则

禁止反悔原则的适用，可维护社会公众的信赖利益，确保专利权保护范围的稳定性。而在禁止反悔原则适用时对权利要求的解释，《司法解释（二）》第六条规定，人民法院可以运用与涉案专利存在分案申请关系的其他专利及其专利审查档案、生效的专利授权确权裁判文书解释涉案专利的权利要求。

例如，实际案例一【（2022）最高法知民终905 号】中，涉案争议焦点为仿制药申请中的抗氧化剂辅料物质A 与涉案专利中的dl-q-生育酚是否构成等同技术特征。二审法院认为：本案中，中外制药株式会社在无效宣告程序中合并原权利要求2 中的部分附加技术特征至权利要求1，从而将权利要求1 的抗氧化剂限定为dl-a-生育酚。该修改方式实质上是放弃了原权利要求1 的技术方案，变为仅保护使用dl-q-生育酚，说明其通过修改放弃采用物质A 这一特定抗氧化剂的技术方案的意思是具体明确的。因此，本案应当适用禁止反悔规则，不宜再将采用物质A 作为抗氧化剂的技术方案纳入涉案专利权的等同保护范围内。

（二）捐献原则

其与禁止反悔原则具有相似的基本原理，即专利权人在专利说明书和附图中公开了某技术方案，但是未将其纳入权利要求的保护范围内，则该技术方案被视为捐献于社会公众。捐献原则的适用使专利保护范围更明确，平衡了社会公众与专利权人的利益，也使权利要求书在界定专利保护范围上具有更强的公示性［8］。

例如，实际案例二【（2021）最高法知民终1558 号】中，主要争议点在于：被诉侵权产品中的拼接定位单元设置在“两个边缘的中部”与涉案专利权利要求1 中的拼接定位单元设置在地砖板状本体的“拐角处”是否构成等同特征。对此，二审法院认为：涉案专利说明书明确记载了拼接定位单元既可以设置在地砖板状本体的“拐角处”，也可以设置在“两个边缘的中部”，两者是两种不同的技术方案，故基于该捐献原则，应认定专利权人在申请专利时已将拼接定位单元设置“两个边缘中部”的技术方案捐献了。因此，再次主张将“拼接定位单元设置在‘两个边缘的中部’”这一技术方案纳入涉案专利权的保护范围，没有法律依据。

（三）可预见规则

对于可预见规则，北京市高级人民法院2017年4 月发布的《专利侵权判定指南（2017）》第六十条和上海市高级人民法院民事审判第三庭2013 年3 月发布的《等同侵权的司法认定》中均有涉及，其是指等同原则不保护专利申请人在专利申请过程中理应预见到且应写入权利要求书的技术方案。一方面，对于能预见到的可替代性等同物，专利权人在申请时未将其纳入权利要求的保护范围可视为其自身的过失，因此不能因其过失而获利；另一方面，涉案专利将某技术特征明确排除在涉案专利权的保护范围之外，则不应适用等同原则。

例如，实际案例三【（2021）最高法知民终1441 号】中，涉案专利权利要求1 中表明“所述面壳3、中壳8 以及底壳13 通过螺纹孔以及螺栓”，而被诉侵权产品面壳与中壳采用卡扣连接，争议在于二者是否构成等同。二审法院认为：卡扣连接与螺纹孔螺栓连接是常见的两种不同的连接方式，卡扣连接并非专利权人在撰写权利要求时不能预见到的连接方式，专利权人在撰写权利要求时仍明确限定螺纹孔螺栓连接，应当理解为排除了卡扣连接方式，缺乏通常适用等同原则将权利要求的文字所表达的保护范围适度扩展解释的正当性。

（四）明确排除原则

等同原则的适用是为了克服权利要求文字表述的局限或者技术进步而导致的对技术方案的规避；但是，如果被诉侵权技术方案属于说明书中明确排除的技术方案或者明确克服的技术缺陷，表明专利权人原本即没有将其纳入保护范围的意图，那么就没有必要再将该技术方案通过等同规则纳入保护范围。即被诉侵权产品或方法属于说明书中明确排除的技术方案，专利权人主张构成等同侵权的，不予支持。

例如，实际案例四【（2021）最高法知民终959 号】中，双方主要争议焦点在于关于被诉侵权产品中“与箱体框架一体设计的正方形凸起”与涉案专利的“吊装固定块”是否构成等同技术特征。二审法院认为：根据涉案专利说明书记载，其技术方案与背景技术的区别是“与单元箱体外框架一体设计的自带吊装部件为可拆卸的吊装锁结构方案”，以此克服现有技术“当吊装部件损坏或失效时，需要对整个单元箱体外框架更换”的不足。而被诉侵权产品中的LED 显示屏框体上的正方形凸起是与框体一起成型的结构，无法在发生损坏时进行单独更换，只能更换整个LED 箱体框架，由此可见，该结构不符合涉案专利的发明目的，属于涉案专利中背景技术的“吊装部件”范围，是其明确排除的，不应当解释为涉案专利的吊装固定块。

（五）全要件原则

要求在被控侵权方案应该能够找到与涉案专利权利要求所有技术特征相同或相对应的技术特征，这一原则有效限制了等同原则的过度扩张。如果被控侵权产品省略了权利要求书中的某些技术特征，则要证明这种忽略能够被其他的技术特征相互作用的功能和效果所替代［9］。

例如，实际案例五【（2022）最高法知民终1144 号】中的争议焦点在于：上诉人主张被诉侵权产品采用吊钩从翼板两侧起吊的方式，具有涉案专利“吊耳板上开有吊孔”的等同技术特征。对此，二审法院认为：被诉侵权产品中的加强筋设置与吊装无关，所以不能认定为“吊耳板”技术特征；并且根据已查明的事实，本案可以确认被诉侵权产品没有吊孔结构，其加强筋设置用途与涉案专利所述吊耳板不同。因此，被诉侵权产品具有涉案专利“吊耳板上开有吊孔”等同技术特征的主张缺乏事实依据。

（六）封闭式权利要求的排除作用

如果专利权人选择封闭式权利要求的撰写方式表明了对其他对应特征的明确排除，则不宜再将其重新纳入保护范围。而封闭式权利要求作为抗辩事由的实际排除适用中也是有限制的。

例如，实际案例六【（2021）最高法知民终630 号】中，对于涉案专利是否属于封闭式权利要求，法院认为，封闭式权利要求主要系针对化学领域的组合物发明的组分和含量设定而言；本案中涉案专利为机械领域，结合其权利要求的撰写方式及其所属技术领域，可知其应当被理解为开放式权利要求，封闭式权利要求不能成为其侵权抗辩事由。

（七）数值特征限定对等同侵权适用的限制

《司法解释（二）》第十二条规定：权利要求采用“至少，不超过等用语对数值特征进行界定，且本领域普通技术人员阅读权利要求书、说明书及附图后认为专利技术方案特别强调该用语对技术特征的限定作用，权利人主张与其不相同的数值特征属于等同特征的，人民法院不予支持。”专利申请人将权利要求的保护范围明确限定在某一数值范围内，意味着将该数值范围以外的技术方案均明确排除在保护范围之外。基于权利要求的公示性，权利人试图在侵权案件中将已排除的技术方案重新纳入专利权的保护范围，是不能被允许的。

例如，实际案例七【（2019）最高法知民终516 号】中争议焦点之一为：被诉侵权技术方案中空心方箱底板与现浇混凝土空心楼板模板之间15 ～17mm 的垫片与涉案专利权利要求1 技术特征“复合薄壁箱体底板与现浇空心楼盖模板保持小于15mm 空间”是否构成等同。二审法院认为，涉案专利权利要求1 采用“小于15mm”的限定，系对数值特征的明确界定，涉案专利技术方案特别强调“小于15mm”对技术特征的限定作用。该差异应当已在申请人撰写专利时考虑的范围之内，其最终将权利要求的保护范围明确限定为“小于15mm”，意味着将大于或等于15mm 的技术方案均明确排除在保护范围之外。基于权利要求的公示性，权利人不能再在侵权案件中将已排除的技术方案重新纳入专利权的保护范围。

（八）现有技术抗辩原则

在侵权主张成立的情况下，若被控侵权物与一项自由公知现有技术相同或等同就不构成侵权。现有技术的抗辩制度，具有减少当事人累诉、节省诉讼时间的作用，同样可将其适用于等同侵权诉讼抗辩中。

例如，实际案例八【（2021）最高法知民终630 号】中，上诉人提出现有技术抗辩，主张构成现有技术的（2021）粤中香山第2248 号公证书中的视频发布于某讯视频网站，处于任何人想得知即可得知的状态，也就是属于在国内外为公众所知的技术。对此，二审法院认为，视频经过公证截取自第三方的某讯视频网站，其注明的发布时间具有客观性，被上诉人对于其公司产品的宣传视频发布时间有能力提供相应证据予以证明，在被上诉人没有提供相反证据予以推翻的情况下，基于合理信赖原则，应当认可该视频的发布时间；视频发布时间在涉案专利申请日前，视频中可以明确确定的技术方案构成涉案专利的现有技术。基于此，经比对，被诉侵权风干机产品的全部技术特征，与现有技术披露的风干机相应技术特征不存在实质性差异，现有技术抗辩成立。

（九）专利无效抗辩原则

如果被控侵权人发现涉案专利权具有无效事由，则可以向专利复审无效审查部申请宣告该专利无效。如果被告抗辩成功，专利被宣告无效，则专利权人所主张的专利权自始不存在，该专利侵权诉讼就失去了请求权基础。该原则同样可以适用于被判等同侵权的专利纠纷中，作为不侵权抗辩，例如，实际案例九【（2021）最高法知民终2201 号】、实际案例十【（2022）最高法知民终1532 号】。

三、完善及合理适用等同原则的建议

（一）准确适用等同原则的限制原则，多角度考量判定因素

在等同原则适用中，除了常用的限制性原则外，其他影响因素也应当被充分考量，例如涉案专利创造性高度、涉案专利权利要求的撰写方式、技术特征是否为专利的发明点所在、专利文献给出的技术启示的大小以及被控侵权人的主观因素，多因素地进行综合考量也能够使得侵权判断的结果更具信服力。

（二）统一司法标准，坚持分类适用

我国在等同侵权适用实践中存在较大的自由裁量权，因此给该原则的具体适用带来了一些不确定的因素。对此，可通过制定更多等同原则的具体标准，细化规范，辅以发布相关类型化指导案例，以指导并统一审判实践，增加适用的可操作性和规范性。另外，有必要统一等同侵权判定时的审判程序，建立统一的鉴定机构或专家组库，以保证案件审理的专业性和科学性。