苏林 宁艳玲 杨利剑 肖霁轩

摘？要：创新是科技可持续发展的动力，随着科技创新的不断深入、创新复杂程度不断提高、人财物的投入不断加大，职务发明创造在所有发明创造中的比重日益升高，相应的，职务发明创造引起的专利权属纠纷也越来越多，本文剖析了“主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造”的构成要件、各构成要件的解释以及司法裁判思路，并基于此，确定出了裁判者、单位、发明人或设计人三方的应对措施，以更好地激发创新活力，促进经济发展。

关键词：发明创造；权利归属；职务发明创造

科学技术是第一生产力，创新驱动发展战略是我国最重要的战略，创新驱动发展的重中之重，又在于实现高水平科技自立自强；科技创新已走进我国经济社会发展核心圈；现代发明中绝大多数属于职务发明，发达国家职务发明占比在90%以上[1]。相应地，职务发明创造引起的专利权属纠纷也越来越常见。

一、职务发明权属制度的相关法律规定

关于职务发明创造的权利归属，我国多部法律文件中均有记载，包括《专利法》《专利法实施细则》《民法典》及《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》。

2020年10月17日第四次修正的《专利法》，第六条第一款规定“执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位，申请被批准后，该单位为专利权人。该单位可以依法处置其职务发明创造申请专利的权利和专利权，促进相关发明创造的实施和运用”；在本次修改中新增“该单位可以依法处置其职务发明创造申请专利的权利和专利权，促进相关发明创造的实施和运用”，该新增内容确保了单位可以享有处置职务发明的权利，体现了国家鼓励单位进行职务发明的转化运用的导向。

第四次修正的《专利法》，第六条第三款规定“利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造，单位与发明人或者设计人订有合同，对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的，从其约定”，由此，对于“利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造”，单位与发明人或设计人可以通过合同形式对申请专利的权利及专利权的归属作出约定。

2010年1月9日第二次修订的《专利法实施细则》，第十二条第一款规定了“执行本单位的任务所完成的职务发明创造”细分类；第十二条第二款规定“专利法第六条所称本单位，包括临时工作单位；专利法第六条所称本单位的物质技术条件，是指本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等”。

此外，2021年1月1日起施行的《民法典》，第八百四十七条第一款对职务技术成果的使用权、转让权作出了规定；第八百四十七条第二款规定“职务技术成果是执行法人或者非法人组织的工作任务，或者主要是利用法人或者非法人组织的物质技术条件所完成的技术成果”。

2020年12月23日修正的《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》，第二条至第四条均是对民法典第八百四十七条第二款的细划解释。

虽然职务发明制度规定在了多个法律文件中，但这些法律文件的规定大同小异，相关部门在处理职务发明创造引起的专利权属纠纷时，可相互借鉴。

“主要利用单位物质技术条件”这一职务发明的判定标准，用于规避发明人无节制使用单位资源来完成与工作无关的发明，从而在不用付出多少成本的情况下获取额外收益，实际上是为防范发明人侵犯单位合法财产权与不当得利，以及防范企业财产损失、引发国有资产流失等风险[2]。

二、“主要是利用本单位的物质技术条件”的认定规则

根据专利法第六条的规定，职务发明主要分成两类：一类是执行本单位的任务所完成的发明創造；另一类是主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造；由此，判定发明是否为职务发明时，有两个标准，一是任务标准，二是物质技术条件标准。从两项判定标准的内容来看，“任务标准”相对比较明确，而“物质技术条件标准则需要区分“主要”与“非主要”利用两种情形，相对模糊，不易作出判断[3]。由于“任务标准”相对明确，则在司法实践中，通常先基于“任务标准”进行判定，当采用“任务标准”不能确定涉案发明为职务发明时，再基于“物质技术条件标准”加以判定；另外，当采用“任务标准”能够确定涉案发明创造为职务发明时，也会基于“物质技术条件标准”进一步加强说理，即假使当事人对利用“任务”标准做出的判定不服，从“物质技术条件标准”的角度，也应当认为涉案发明创造为职务发明；具体可参照（2021）最高法知民终403号上诉人楚雄彝族自治州彝族医药研究所与被上诉人杨某雷专利权权属纠纷案，在该案中，二审法院认为“即使不考虑杨某雷的本职工作与发明创造的关联性，也可因“主要是利用本单位的物质技术条件”而认定涉案专利是职务发明创造”。

从司法实践层面来说，法院对于“主要利用物质技术条件”的判定尚存实践难题，主要有以下两种情形：一种是法院将雇员在研发过程中利用所在单位的物质技术条件直接认定为“主要利用了本单位的物质技术条件”。另一种是认定“主要利用物质技术条件”，法院不仅需要判定雇员利用了雇主的物质技术条件，还需判定雇主提供的物质技术条件是否对发明的完成发挥了主要或实质性贡献[4]。

根据《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第四条的规定可知，“主要是利用本单位的物质技术条件”的构成要件包括：①本单位的物质技术条件，②主要利用；对于构成要件①，“物质技术条件”包括了“物质条件”与“技术条件”两种，其中，“物质条件”为资金、设备、器材或者原材料等；“技术条件”为该单位尚未公开的技术成果、阶段性技术成果或者关键技术；对于构成要件②，“主要利用”则为“全部或大部分利用”或者“对发明创造作出实质性贡献”；“全部或大部分利用”可理解为相对于发明人使用的其他来源的物质、技术条件而言，单位物质、技术条件在重要性上居于主要地位，足以胜过其他来源的物质、技术条件；而“对发明创造作出实质性贡献” 司法实践中缺乏可供操作的具体标准。有学者曾提到基于经济利益确定贡献度，如“因为雇主有对做出职务发明的雇员负有支付“合理的对价”的义务，而“合理的对价”的数额则是依据企业从专利中所获得的利润以及基于对雇员对该发明的贡献度而决定的”[5]；然而，这种通过经济利益确定贡献度的方式信息成本高、审核难度大，其目前仅能做为贡献度确定的一种参考思路；司法实践中可操作的方式通常为：单位物质、技术条件的存在是该发明创造作出过程中的必要条件，在没有该物质、技术条件参与的情况下，该发明创造的成就无法实现。需要注意的是在“对发明创造作出实质性贡献”的情况下，则不再考虑是否是“全部或大部分利用”，换句话说，即使少量利用了单位的物质技术条件，但该物质技术条件对发明创造作出了实质性贡献，则依然应当认定为“主要是利用本单位的物质技术条件”。

如果本单位的物质技术条件对于发明创造的作出是可有可无，其对发明创造未起到实质性的帮助，或者对利用本单位提供的物质技术条件，约定返还资金或交纳使用费的，则不属于“主要是利用本单位的物质技术条件”的情形；如果利用本单位已经公开的或者已为现有技术，或者，在技术成果完成后利用本单位的物质技术条件对技术方案进行验证也不属于“主要是利用本单位的物质技术条件”的情形。

三、“主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造”的裁判思路

由专利法第6条第3款的规定可知，利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造，单位与发明人或设计可以通过订立合同的方式，对申请专利的权利和专利权的归属作出约定；由此，本着“有约从约，无约法定”的理念，裁判过程中，首先应当审查当事人之间是否存在约定，在无约定的情况下，再进一步审查是否利用了本单位的物质技术条件，当确定发明创造利用了本单位物质技术条件的情况，進一步判断是否全部或大部分利用了本单位物质技术条件或者本单位技术手段对发明创造是否作出了实质性贡献；最后审查是否属于排除情形，即是否对利用本单位提供的物质技术条件约定了返还资金或交纳使用费，以及是否在技术成果完成后利用本单位的物质技术条件对技术方案进行验证。

（2020）最高法知民终1848号上诉人郑州新材科技有限公司与被上诉人宋军礼专利权权属纠纷案中，二审法院认为：物质技术条件可以具体划分为发明创造的物质条件、技术条件。物质条件一般包括资金、设备、零部件、原材料等，其用途为直接或间接用于开展研发活动并在分析、验证、测试之后得到发明技术方案，包括在研发过程中对特定技术手段所产生的技术功能和效果或专利技术方案实用性等技术内容的分析、验证、测试，对于形成发明具有实质性的影响；而技术条件则指未公开的技术信息和资料，包括尚未公开的技术成果、阶段性技术成果等，对于形成发明的实质性特点具有技术启示。同时，专利法第六条第一款对于“主要是利用本单位的物质技术条件”的条件规定，是对前述物质、技术条件在发明创造作出过程所起作用的限定，对此应理解为，其一，单位物质、技术条件的存在是该发明创造作出过程中不可缺少的必要条件，在没有该物质、技术条件参与的情况下，该发明创造的成就无法实现；其二，相对于发明人使用的其他来源的物质、技术条件而言，单位物质、技术条件在重要性上居于主要地位，足以胜过其他来源的物质、技术条件，从而可以据此决定争议专利的权属。

四、为规避职务发明权属纠纷各方应采取的措施

权利归属一直是社会经济的核心争议焦点，知识产权作为一种综合性权利，既具有财产权的属性，又具有人身权的属性，这一综合性权利的属性特征决定着知识产权的权利归属更为复杂，相应的知识产权权利归属问题出现纠纷的概率更高。司法裁决者、单位、发明人或设计人，均应采取相应措施尽力避免或化解职务发明创造引起的专利权属纠纷，以激发创新活力、促进成果转化，进而促进社会经济的发展。

科技成果权利分配中如何协调好雇主和雇员之间的利益矛盾，发挥双方资源优势和创新动能从而实现社会整体利益最大化，一直是科技社会政策和知识产权制度研究领域关注的焦点之一[6]。对于司法裁判者而言，利益平衡既是一项立法原则，也是一项司法原则，在知识产权法中也同样适用[7]，因此，在含有单位与发明人双方贡献的情况下，司法裁判必须能够平衡双方权益，既使得单位能够因其投入生产要素而获得智力成果，又避免单位滥用职务发明权利使得本就处于弱势地位的发明人或设计人的权利受到侵害；这就要求裁判者必须在符合公平原则的基础上，严格依照法定程序，作出能够合乎立法本意的判决。

对于单位而言，一项发明创造的作出往往需要投入巨大的财力成本、周期长、风险高，同时需要花费大量的精力进行研发团队的组织管理、提供各种供应保障，因此，若发明人或设计人利用单位的物质技术手段完成与工作无关的发明，而不当得利，或者将研发成果以个人名义申请专利，将侵害单位的专利权；因此，单位应当建立健全职务发明制度，完善单位规章、人事合同、劳务合同、保密协议、竞业协议等文件中有关员工职责、专利权属等的规定；同时，单位应当加强各种手续、通知、回函等的管理，确保各项程序完备可查；最后，单位应当加强研发、项目、知识产权等部门的管理，提高员工忠诚意识、责任意识、知识产权保护意识。

对于发明人或设计人而言，由于职务发明创造往往很大程度上依赖单位的组织协调、培训指导、物质技术条件等，在不平等的劳资关系中，发明人或设计人处于劣势地位；为保证职务发明中发明人或设计人的权益，也为了使职务发明成果更顺畅地转化运用，专利法第六条第三款规定了“利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造，单位与发明人或者设计人订有合同，对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的，从其约定”；由此，为了预防纠纷，首先，发明人或设计人可通过合同的形式与单位约定职务发明权利的归属，其次，在研发过程中发明人或设计人应当作好相关手续、文件的保存备案工作；最后，发明人或设计人应当不断提高权益保护意识，自主维权的能力，以防专利纠纷中自身权益受到侵害。

参考文献

[1]张妮.美国职务发明权属规则之演变及其启示[J].浙江工商大学学报，2022（4）：88-98.

[2]谢地.试析我国职务发明构成要件的再修改思路[J].电子知识产权，2018（2）：48-59.

[3]向波.职务发明的判定及其权利归属问题究——兼论《专利法修改草案》第 6 条的修改和完善[J]. 知识产权，2016（9）：12-20.

[4]曾莉等.国际视野下职务发明权属制度的经验与启示[J].科技与法律，2021（1）：44-52.

[5]俞风雷.日本职务发明的贡献度问题研究[J].知识产权，2015（6）：94-98.

[6]贺德方等.国际科技立法发展趋势分析及若干思考[J].中国软科学， 2020（12）： 1-10.

[7]冯晓青.知识产权法的利益平衡原则：法理学考察[J]. 南都学坛（人社版），2008（2）：88-96.

（作者单位：苏林，国防知识产权局；宁艳玲，中国兵器装备研究院；杨利剑，国防知识产权局；肖霁轩，国防知识产权局）