李影

摘 要：对于产品型权利要求，基于准确清楚定义专利权的保护范围的考虑，通常采用结构组成特征来限定，当难以用结构组成特征来界定时，可以使用性能参数特征予以表征。性能参数相关基础事实的推演和经验法则的不同，将影响产品的新颖性和创造性的判断。本研究试从推定基础事实的准确性、基础事实和推断事实之间的常态性联系两个方面进行探讨，分析性能参数限定权利要求的表述特点，并通过具体复审案例从上述两个方面阐述性能参数限定权利要求的新颖性和创造性的评判思路，为专利授权和确权实践中的相关判断和处理提供参考。

关键词：基础事实;经验法则;新颖性;性能;参数

中图分类号：D923.4   文献标志码：A     文章编号：1003-5168（2022）6-0146-05

DOI：10.19968/j.cnki.hnkj.1003-5168.2022.06.033

About Judging the Novelty and Inventivity of Claims Defined by Features of Performance and Parameter

LI Ying

（Patent Examination Cooperation （Beijing） Center of the Patent Office， CNIPA，Beijing 100160，China）

Abstract： In view of defining the extent of patent protection sought for in a clear and concise manner， product claims are generally defined by features of structure and/or component，where one or more technical features of a product claim cannot be clearly defined by features of structure and/or component， it is allowed to define the technical features by virtue of features of performance and parameter， the difference of the establishment of basic fact and rule of thumb will affect the determination of novelty and inventivity. This article attempts to discuss the presumption of novelty in two aspects， one is accuracy of presumption of basic fact， the other is the normal connection between basic fact and putative fact. This article analyzes the description characteristics of claims defined by performance and parameters， and cites reexamination cases to demonstrate the examination thoughts and consideration angles from aforementioned two aspects， in the hope of providing a reference in judging the novelty and inventivity in the procedure of patent licensing and patent confirmation.

Keywords： basic fact;rule of thumb;novelty;performance;parameter

0 引言

根據《专利审查指南》第二部分第二章3.2.2节的规定，产品权利要求性能参数特征的表征方式是除结构组成表征这种直接限定方式之外的间接表征方式，在无法用结构组成特征来进行准确定义时使用，适用于成分复杂或难以解析内部结构组成的天然物质、混合物或者高分子材料等，通常会涉及产品结构组成上的微观变化，有时需要借助专门的仪器设备或测试手段确定相关性能参数，在化学、生物、食品领域较为常见[1-2]。

然而，为了避免出现申请人采用性能参数特征方式限定已知产品并获得授权使公众利益受损的情况，在《专利审查指南》第二部分第三章第3.2.5节[1]中引用了推定新颖性的概念，即权利要求中的性能、参数特征是否隐含了该产品具有区别于对比文件产品的结构和/或组成。如果该性能、参数特征隐含了要求保护的产品具有区别于对比文件产品的结构和/或组成，则该权利要求具备新颖性;相反，则可推定该权利要求不具备新颖性，除非申请人能够根据申请文件或现有技术证明权利要求中包含性能、参数特征的产品与对比文件产品在结构和/或组成上不同。

根据诉讼法中的解释，所谓推定，是指依照法律规定或者由法院按照经验法则，从已知的基础事实推断未知的推定事实的存在，并允许当事人提出反证以推翻的一种证据法则[3]。新颖性推定，是由审查员按照经验法则，从已知的基础事实推断未知的推定事实的存在，这里的经验法则，即基础事实和推定事实之间的常态联系，是推定的基础，这种常态联系是指人们反复实践后取得的因果经验。对于请求保护的技术方案而言，即为本领域所普遍接受和认可的普通技术知识，目前多数学者认为事实推定的证明标准通常需要满足民事诉讼法中的高度盖然性的法则，推定结果应当具有较高的盖然性和稳定性。可见，性能参数或功能限定的权利要求的方案与对比文件方案是否达到了高度盖然性，依据本领域已知的普通技术知识是否能够得出使用哪些技术手段获得所述性能参数及其相应技术效果，答案是肯定的才可以推定新颖性，或者在该基础上评述创造性。如果本领域技术人员首次获得现有技术中同类产品通常不具备的性能参数及其相应技术效果，并且可以通过基础事实结合经验法则认为产品的结构组成发生了变化，此时应当认可所述性能参数特征为请求保护的技术方案带来了新颖性和创造性。

然而，上述事实推定过程中无论是对于基础事实的认识，还是对本领域普通技术知识的认识都很难脱离判断的主体，对于负有初步举证责任的审查员来说，获得的推定事实实质上是在客观事实基础上进一步延伸的认识事实，该认识事实与基础事实之间是否具备高度盖然性联系是判断技术方案实质是否相同的关键，也往往涉及审查员的主观价值判断，实践中需要结合充足证据、充分说理才能起到好的说服效果。另外，有观点认为，新颖性推定本身属于在基础事实基础上的事实假定，而根据孙春祥关于基础事实真实的认证要求的研究[4]，如果基础事实的认证分别是80%、90%，再分别用80%、90%的推定标准认证待证事实，实际折合的事实推定仅能达到64%、72%、72%、81%（80%×80%、80%×90%、90%×80%、90%×90%）的认证标准。可见，只有基础事实更加接近客观真实，对经验法则的认识更接近本领域技术人员的认知，据此推出的推定事实才能更加可靠，如果基础事实认定不足，则会导致在此基础上做出的事实假定偏离客观真实，得出不妥当、不合理的结论。尽管根据《专利审查指南》的规定，申请人可对推定过程中的不足或瑕疵进行反驳，包括提供反证或对比试验证伪推定结论。但是为保证判断的准确性，在实践中审查员初步举证时还须准确站位本领域技术人员，加强对基础事实包括性能参数特征和结构组成特征之间关联性的分析，以得出客观的认识，同时还应当考察依据基础事实以及经验法则是否能得出推定事实，即两者之间是否存在常态联系，进而基于逻辑规则对于性能参数限定权利要求的新颖性做出令人信服的判断。在基于以上事实考察的基础上，充分认识现有技术是否意识到或启示了所述性能参数与产品相关技术效果或解决的技术问题之间的关联，从而对创造性问题也做出妥当评价。

1 案例说明

1.1 基础事实认定

在对申请文件和对比文件中的技术方案的基础事实进行认定时，应当奉行整体原则，对于其中的技术特征进行逐一分析和比较。性能参数特征是技术方案中必不可少的有限定作用的技术特征，也应当予以考虑，这样才能更好实现认定的真实性和准确性。

1.1.1 案例1权利要求1。以多个工艺步骤制备含有至少一种通过发酵制得动物饲料产品的方法，步骤如下。

①使产生所期望的目标物质的微生物在适当的培养基中进行发酵，并使目标物质在此富集。

②随后完全分离出在发酵过程中形成的物质。

③通过去除水而对获得的溶液或悬浮液进行浓缩，并沉淀出目标物质，尤其是结晶出目标物质。

④将沉淀出或结晶出的物质分离出来。

⑤将分离出的母液Ⅰ中所含的目标物质转化为所期望的产品形式。

⑥通过蒸发降低母液Ⅰ中的水含量。

⑦获得另一种含有目标物质的固体物质。

其中，降低母液Ⅰ中的水含量，并將浓缩的母液Ⅰ进一步加工成由发酵获得的目标物质与发酵液的其他成分组成的固体产品。基于干质量，获得质量分数为98%～99%的粒化的目标物质，以及目标物质质量分数为40%～85%的来自母液Ⅰ的固体物质。

该案实审审查员认为，从制备方法的具体工序流程上来看，权利要求1的方法与对比文件1的方法并不存在任何区别，而目标物质重量含量参数是对权利要求1的方法产生的技术效果的描述，同时，具体如何调节溶解于母液中的目标物质的量，从而得到所述重量含量的目标物质和发酵液其他成分组成的产品，并没有在说明书中详细说明，因此，权利要求1不具备新颖性。而复审决定[5]则持不同观点，其认为，权利要求1所述的方法通过步骤①—③制备了目标物质（第一产物），其中目标物质的质量分数为98%～99%;又通过步骤⑤—⑦制备了含有目标物质和发酵液其他成分的固体（第二产物），其中目标物质的质量分数为40%～85%。工艺步骤①—⑦以及制备的两种具体产物及其重量含量参数均对权利要求1有限定作用。而对比文件1公开了一种从发酵液中制备谷氨酰胺的方法，具体是从发酵液中经过反复浓缩结晶获得具备一定颜色的谷氨酰胺晶体，该方法仅得到一种产物，并且也没有公开该晶体中谷氨酰胺和/或杂质的具体含量。因此，权利要求1的技术方案不同于对比文件1公开的方法，因而具备新颖性。

同时，在基础事实判断中，除技术方案记载的全部技术特征之外，还需要准确站位本领域技术人员，综合分析各性能参数由哪些技术手段产生，及其实际解决的技术问题和产生的技术效果。在可以排除性能参数特征为已知产品的客观属性的情况下，如果性能参数特征与产品独特的性能或效果之间存在密切关联，且本领域技术人员可以在较大概率上确定产品的结构组成发生了改变，在现有技术没有公开也未启示所述关联的前提下，该性能参数特征的限定能够给权利要求带来新颖性和创造性。

1.1.2 案例2权利要求。一种制造稳定化的全谷物小麦粉的方法，步骤如下。

①将包含糠麸、胚芽和淀粉的粗级分研磨或磨粉处理，以减少粗级分的夹砂感，但不显著损伤淀粉，糠麸的质量分数至少约为50%，以粗级分质量为基准计。

②通过加热处理粗级分以大大降低粗级分的脂酶活性使粗级分稳定化，其中稳定化、研磨的粗级分的淀粉熔融焓约大于4 J/g。以稳定化、研磨的粗级分中淀粉重量为基准计，按照差示扫描量热法（DSC）在65～70 ℃的峰值温度下测定，并且碳酸钠-水溶剂保持能力（SRC碳酸钠）约小于200%。

③合并稳定化的粗级分与包含胚乳的细级分，以获得稳定化的全谷物小麦粉，其中所述稳定化的全谷物小麦粉的碳酸钠-水溶剂保持能力（SRC碳酸钠）约小于85%。

该案美国同族在审查中曾引用对比文件2和对比文件3的组合评述了创造性。其中，对比文件2公开了超细磨粉的全谷物小麦粉的生产方法，步骤如下。首先，将一定量经净化和调理的小麦麦粒分离为主要含胚乳连同少量残余糠麸和胚芽的细级分，以及含糠麸、胚芽和少量残余胚乳的粗级分，让粗级分通过缝磨进行研磨，从而形成粒度约小于或等于500 μm的超细磨粉的粗级分;然后，将超细磨粉的粗级分和细级分进行混合，得到超细磨粉的全谷物小麦粉。对比文件2粗看公开了该权利要求的步骤①和③;对比文件3公开了稳定化全谷物玉米粉的方法，包括加热处理胚芽和糠麸级分获得稳定化的胚芽和糠麸，之后将胚芽和糠麸磨碎，将加热处理并磨碎的胚芽和糠麸级分与磨碎的胚乳混合获得全谷物玉米粉;对比文件③粗看公开了该权利要求的步骤①②和③，只是步骤①②的顺序不同。

然而，仔细分析发现，对比文件2实施例记载，所述超细磨粉在用于曲奇制备时配方中水分的量从200 g提高到250 g，在巧克力曲奇的制备中用于替代精制小麦面粉时导致曲奇不能充分展布，即加工性能大大降低。而该申请实施例中明确记载，曲奇制备过程中并不需要更多的配方水，并且利用糠麸粗级分中制备的面粉的曲奇展布和烘焙时间都和精制面粉对照接近。可见，对比文件2中超细磨粉导致其淀粉产生了显著损伤，与该申请步骤①限定的淀粉不发生显著损伤明显不同。类似地，对比文件3所述加热处理用于灭酶进而延长玉米粉储藏稳定性，大幅降低玉米粉温热黏度以提高玉米耐受性、生面团性质和提高玉米风味，但降低了曲奇展布。对比文件3还记载，经过热处理的稳定化全谷物玉米粉与未处理对照相比，凝胶化起始温度从68.3 ℃提高到75.7 ℃。而该申请中虽然热处理也用于灭酶进而延长谷物粉储藏稳定性，但该谷物粉用于加工时曲奇展布与对照相近，在说明书中记载的面粉淀粉的凝胶化起始温度也并未与对比文件3产生相同的改变。可见，对比文件3热处理的作用和产生的技术效果与该申请不同，说明该处理导致谷物粉的结构组成的变化也不同。通过以上事实可知，虽然在对比文件2的基础上结合对比文件3，可以认为其组合公开了与该权利要求相同的工艺步骤流程，但对比文件2中研磨处理、对比文件3中热处理对谷物粉中淀粉结构组成的影响和该权利要求明显不同，也就不可能基于对比文件2和3预见到前述权利要求中所述与谷物粉结构组成相关性能参数和效果。因此，对比文件2和3的组合不适合用于评述该权利要求的创造性。该案美国同族审查中申请人提交了与上述分析类似的反驳意见，也被审查员接受和认可。

综合上述分析可知，在适用推定方法判断性能参数特征限定的权利要求新颖性、创造性时，在基础事实认定中，应当坚持整体原则，除技术方案外，还应考虑技术领域、解决的技术问题和产生的技术效果，重点判断在该申请和对比文件中各性能参数分别与哪些步骤相关，其解决的技术问题和产生的相应效果是否相同，必要时可根据申请文件和对比文件的记载，结合产品的其他效果来判断经过所述方法步骤处理后获得的产品结构组成是否相同，结构组成改变是否一致，并在此基础上进行评判。

1.2 经验法则运用

如果基础事实和拟推定事实之间存在常态联系即经验法则，或者说存在被本领域所普遍认可的技术上的因果关联，此时可依情形推定技术方案不具备新颖性，或者评述创造性。

1.2.1 案例3权利要求。抗体，其结合由具有SEQ ID NO∶1所示氨基酸序列的肽组成的表位并且不与活性的、完全加工的神经毒素多肽交叉反应。

该权利要求中抗体的结构组成并不是确定的，只要其满足权利要求中限定的结合表位和不与活性的、完全加工的神经毒素多肽交叉反应这两个限定即可，是上位概括的性能限定抗体，而且这两个限定均明显与抗体结构组成相关。复审决定[6]认为，对比文件1公开了包括了SEQ ID NO∶1所示氨基酸序列组成的肽表位的抗体，未记载其与活性的、完全加工的神经毒素多肽是否可发生交叉反应。然而，该申请说明书中明确记载：“在本发明潜在的研究中，在山羊中使用与KLH偶联的接头肽作为免疫原，产生针对未加工的肉毒杆菌A型神经毒素（BoNT/A）的多克隆血清（抗接头肽scBoNT/A-血清）。即使在亲和纯化后，血清也在Western印迹中表现出与加工过的BoNT/A的交叉反应。经证实，交叉反应依赖于对三肽（SLD、LDK和YNK）的识别，所述三肽存在于接头肽中以及加工的BoNT/A的轻链和重链中。通过两步亲和层析纯化第二批山羊免疫血清，去除交叉反应的三肽-抗体。第二抗接头肽scBoNT/A-血清在Western印迹中没有表现出针对加工的BoNT/A的交叉反应。”也即，未经相应特异性纯化的结合SEQ ID NO∶1所示氨基酸序列组成的肽表位的多克隆抗体，无法避免与活性的、完全加工的神经毒素多肽发生交叉反应，因而，不与活性的、完全加工的神经毒素多肽交叉反应这一限定是现有技术包括对比文件1中所述抗体在绝大多数情况下都不具备的性质，而权利要求所限定的抗体显然排除了与活性的、完全加工的神经毒素多肽的交叉反应性，故所述抗体的结构和/或组成与对比文件1所述的抗体是有区别的。可见，如果根据现有技术和本申请记载分析可知，权利要求中的性能参数特征未被最接近的现有技术公开，并且所述性能参数特征与产品结构组成相关联，还属于该类产品通常不具有的性质，则应当认定性能参数限定构成与最接近现有技术的区别技术特征，此时不适合依据对比文件1进行新颖性推定。

1.2.2 案例4权利要求。一种经冷冻干燥的激素组合物，其包含人类生长激素。所述人类生长激素包含SEQ ID NO∶2的氨基酸序列，其中在SEQ ID NO∶2中位置35处的氨基酸用一非天然编码氨基酸取代，并由取代SEQ ID NO∶2中位置35处的非天然编码氨基酸以及一30kDa线性聚乙二醇分子之间形成一肟键，使所述人类生长激素与所述聚乙二醇分子共价相连。其中，所述激素组合物为95%的纯人类生长激素;且当经皮下投予哺乳动物时，所述生长激素组合物的平均血清半衰期为包含无前文所述聚乙二醇修饰的生长激素组合物的血清半衰期的至少约7倍。

对比文件1公开了一种可以制备成药物组合物的人类生长激素（hGH），其生产方法：使用对乙酰基-苯丙氨酸（非天然编码氨基酸的下位概念）特異性取代SEQ ID NO∶2（hGH）第35位的残基，然后使用其上的羰基与经修饰的30kDa聚乙二醇（PEG）上的羟胺基结合，并公开了所述的PEG-hGH纯度大于95%。其中，羰基与羟胺基通过形成肟键连接。对比文件1中的SEQ ID NO∶2与该申请中的肽序列完全相同。对比文件1中还公开了所述激素可通过冷冻干燥的形式纯化，这与该申请说明书中提到的冷冻干燥的作用相同。即权利要求和对比文件1的区别仅在于其中皮下投予哺乳动物时血清半衰期的限定。复审决定[7]指出，根据本领域的普通技术知识可知，一种药物的血清半衰期通常是由其本身的结构或组成所确定的，从目前权利要求的技术方案来看，没有证据表明其中所述半衰期是由除聚乙二醇修饰的生长激素本身的结构组成之外的其他因素影响的结果，也就是说，权利要求中关于血清半衰期的限定并没有给所述激素组合物带来任何结构或组成上的变化。案例4中权利要求虽然保护的是组合物，但是组合物中的主要活性成分人类生长激素与对比文件1中组合物中的主要活性成分人类生长激素结构组成完全相同，此时权利要求中的半衰期限定又是通常仅与该人类生长激素结构组成直接关联的客观属性，即存在被本领域所普遍认可的技术上的因果关联。因此，推定该权利要求保护的组合物与对比文件1的组合物具备相同的结构组成，该产品不具有新颖性。

由此可见，在适用推定方法判断性能参数特征表征的产品新颖性推定时，经验法则适用中需要准确站位本领域技术人员，使用现有技术中本领域所普遍认可的技术上的因果关联，必要时还需要结合申请文件中的相关记载，进行综合分析判断，并得出合理结论。

2 结语

性能参数限定的权利要求的新颖性和创造性的判断，由于该性能参数在现有技术文献中通常未予提及，性能参数又可能涉及产品结构组成乃至其带来的相应技术效果，在审查实践中对新颖性的事实推定需要审慎对待。具体进行推定时，还需要基于价值大于效率，又不失公正的客观视角，准确站位本领域技术人员，在保障基础事实认定准确的同时，加强对性能参数特征和结构组成特征之间关联性的分析，并且注意考察基础事实和拟推定事实之间存在的常态联系，进而通过严密的逻辑分析论证性能参数限定权利要求的新颖性和创造性，以在授权和确权程序的实践中兼顾行政效率和结果公正，更好地阐释说理和辨析案件前景，也更好地获得和保护专利权。

参考文献：

[1] 中华人民共和国国家知识产权局.专利审查指南[M].北京：知识产权出版社，2010.

[2] 苑伟康.如何分配推定新颖性过程中的举证责任？[N].中国知识产权报，2016-09-18.

[3] 赵锴，苑伟康.推定方法在参数限定化学产品权利要求新颖性判断中的适用[N].中国知识产权报，2016-11-16.

[4] 孙春祥.关于推定的基础事实的证明标准的思考[J].辽宁公安司法管理干部学报，2008（2）：22-23.

[5] 专利复审委员会.第75119号复审决定书[EB/OL].（2014-10-31）[2022-01-01].http：//www.cnipa.gov.cn/col/col2632/index.html.

[6] 专利复审委员会.第107172號复审决定书[EB/OL].（2016-03-25）[2022-01-01].http：//www.cnipa.gov.cn/col/col2632/index.html.

[7] 专利复审委员会.第57614号复审决定书[EB/OL].（2013-09-27）[2022-01-01].http：//www.cnipa.gov.cn/col/col2632/index.html.