严尼鹂

（华南理工大学法学院，广东 广州 510006）

一、商标恶意抢注概念的界定

商标恶意抢注有广义和狭义之分，不同之处在于抢注对象范围。广义“恶意抢注”的对象包括商标以及非商标的在先合法权利即字号权、著作权、姓名权等；而狭义“恶意抢注”的对象仅指商标。本文讨论的是广义的恶意抢注，结合《商标法》，它是指非基于正常生产经营目的，明知或应知他人在先权利或在先使用有一定影响商标的存在，在他人申请商标注册前抢先申请商标注册的行为。恶意抢注与囤积商标同属于恶意注册行为，而后者通常是恶意抢注的目的，两者往往是息息相关的，因此单独讨论恶意抢注对于从源头遏制恶意注册行为很有必要。

笔者将恶意抢注分为两大类：第一类是恶意抢注他人未注册商标，包括恶意抢注他人未注册的驰名商标并用在不相同或者不相类似商品或服务上以及恶意抢注他人未注册普通商标并用在相同的商品或服务上，例如“片仔癀八宝丹”商标与在先使用并有一定影响的“八宝丹”商标近似而被驳回注册一案①。第二类是恶意抢注他人在先权利，包括恶意抢注与他人已经注册驰名商标相同或近似但类别不同的商标，比如“联想”这一商标被他人在第32类啤酒上注册②；恶意抢注他人已经注册的普通商标；恶意抢注知名企业的字号或名人的姓名、著作权等在先权利。

二、商标恶意抢注行为的现状及问题

（一）我国商标恶意抢注的现状

商标恶意抢注一直以来都是商标法领域的热点也是难点。随着信息网络技术的发展，恶意抢注也呈现出一定的变化，主要体现在：从前一般是中小企业为了“搭便车”利用知名企业商标商誉而抢注与企业相同或近似的商标，以此对消费者产生混淆而获利。而现在恶意抢注已不仅仅局限于此，更多地显现出数量大、目的多样、有组织等特点。具体而言就是抢注主体变得有组织，通常是一些信息咨询、信息技术开发公司。而且这些公司会一次大量地抢注多个商标或者一次大量地在不同商品类别抢注相同或近似的商标，进而囤积大量商标，抢占公共资源，最终目的就是通过高价转让、勒索原权利人等方式获取可观的利益。这种恶意抢注、囤积商标的行为侵害商标使用人的合法权益，严重扰乱正常的市场秩序，造成行政资源、司法资源浪费，背离了我国《商标法》的立法宗旨以及保护商标的初衷。

（二）我国商标恶意抢注的法律规制现状

我国现行《商标法》规定了商标恶意抢注行为包括：第13条抢注他人驰名商标、第15条代理人、代表人、其他关系人恶意抢注、第32条恶意抢注损害他人现有在先权利以及抢注他人已经使用并有一定影响的商标。

自2019年12月1日起施行的《规范商标申请注册行为若干规定》第3条把上述的所有条款纳入诚实信用原则之下，规定以上的行为均违反诚实信用原则，这无疑对诚实信用原则在《商标法》中的运用更加具体和实用。此外《商标法》对商标恶意抢注行为的法律后果作了四种规定。第一是商标申请阶段商标局的予以驳回申请；第二《商标法》第33条商标申请异议；第三是《商标法》第45条第一款的，商标无效宣告；第四是《商标法》第59条第三款规定的在先使用抗辩权。我国《商标法》上述设计能够有效地遏制恶意抢注商标的行为。

（三）商标恶意抢注的原因

1.申请注册取得制度不足。

我国《商标法》规定了注册取得制度，采用在先申请原则，对于没有申请注册的商标，除非达到驰名的程度，否则很难得到法律保护，这对于现实中许多中小企业来说存在很大的隐患。一方面这些企业在一开始发展时往往缺乏保护商标的意识而不会去申请商标注册，未注册商标的保护力度很小；另一方面我国采取单一的商标注册取得方式而不以使用作为取得的标准，给别有用心者提供了抢注的可能，等到企业发展壮大时才发现商标早已成为别人的囊中之物。因此，我国的注册取得制度实际上在为商标恶意抢注行为提供了机会。

2.我国恶意抢注法律规制的不足。

一个方面，缺乏对商标恶意抢注规制的专门条款。首先，《商标法》并没有对商标“恶意抢注”作出明确的界定，在司法实践中出现认定“恶意”不一致的情况；其次，对于关于恶意抢注行为规定中的概念也没有明确；再次，对于认定恶意抢注的举证责任分配不明确，被恶意抢注人举证困难。

另一方面，缺乏商标恶意抢注法律责任的规定，违法成本低。关于恶意抢注商标的法律责任，主要体现在《商标法》第47条被抢注商标被无效宣告后的法律后果，商标自始不存在并且不具有溯及力，商标抢注人应当赔偿因其恶意给他人造成的损失。虽然该条款规定了恶意抢注人的赔偿责任，但是在实践中对于损失的举证往往十分困难，最终恶意抢注人不仅通过使用商标获利，而且违法成本很低；更甚，恶意抢注人通过许可、提起侵权诉讼以赚取更多的许可费及赔偿费。与之成为鲜明对比的是，原商标使用人或权利人常常需要花费大量的时间和金钱，有违公平。

除此以外，对于恶意抢注人滥用权利，提起恶意诉讼等行为也没有明确相应的惩罚措施，低违法成本导致该类滥用权利行为层出不穷。因此，《商标法》应当明确关于恶意抢注商标的法律责任和惩罚措施。

三、商标恶意抢注的认定

笔者将结合广东高院审结的陈某忠（原告）诉广东天池茶业股份有限公司（被告，以下简称天池公司）侵害商标权纠纷案③（以下简称天池商标案），探讨“在先使用”、“不正当手段”、“有一定影响”、“在先权利”等认定恶意抢注的要素。

按照《商标审查及审理标准》的规定：“在先使用”从使用的时间、地域范围、使用的方式三个方面进行认定。“有一定影响”是指一定范围内相关公众所知晓，包括使用持续时间、宣传资料、商誉资料、销售区域等因素。在该案中，法院从天池公司 “天池茶业”标识使用时间早、持续时间长、实际使用在产销的茶产品以及宣传上、获得的商誉以及在当地的影响力等因素判定该标识在先使用并有一定的影响。

“不正当手段”的判定可以从共处相同地域、销售渠道、贸易合作关系、其他纠纷关系等因素。该案中，法院从原被告同处潮州相同地域、同为当地茶业协会会员等因素推定原告是以不正当手段取得商标权，违反诚实信用原则。“在先权利”指的是申请前已经取得的除商标权以外的包括字号权、著作权、姓名权等合法在先权益。④天池商标案中，法院主要通过“天池”作为字号使用的时间认定天池公司享有合法的在先权利。

在商标侵权诉讼中，还会认定抢注人主观上是否具有恶意，判定依据主要是《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第23条规定商标申请人明知或者应知在先使用商标已经有一定影响，即可推定其构成以不正当手段抢注。也就是说，认定为不正当手段相当于主观恶意。正如上文所述，该案法院认定原告取得商标权的手段不正当，具有主观恶意。第25条还规定判定“恶意”应综合考虑商标的知名度、申请人申请的理由及使用的具体情形。首先，考虑商标的知名度实际上也能够认定抢注人是否有搭便车的意图，知名度越大，其攀附商标商誉的恶意越明显；其次，考虑抢注人申请注册商标时的理由，譬如是否以使用为目的，如果并没有使用意图，那便有通过恶意抢注或者囤积商标牟利的嫌疑；再次，考虑抢注人在核准注册后对商标的使用情况，恶意抢注人一般不具有真正的使用意图即正常生产经营，通过囤积商标然后高价转让、敲诈原商标使用人、通过提起侵权之诉获取赔偿或仅排斥他人使用等行为进行牟利。在天池商标案中，法院通过原告使用商标的情况，譬如原告不能证明其实际使用、原告在第30类商品上注册了近50个商标等认定原告对商标的使用非基于其正常生产经营的需要，而有囤积商标之嫌。最终法院判决维持原判即驳回原告的所有诉讼请求，认为其有违权利行使的正当性。

在该案中，虽然原告败诉，但其所承担的诉讼成本远远小于被告所付出的维权成本，而且对于陈某忠这种不正当行使权利的行为并没有任何的惩罚，而被告却为此付出大量时间和金钱，这明显有违公平，而这正是由于《商标法》缺乏恶意抢注人的法律责任所导致的。最高院第82号指导案例“歌力思案”⑤也是其中一个例证。因此，不仅应该对恶意抢注行为本身进行规制，而且也应该对恶意抢注人滥用权利的行为进行规制。其实不仅是在侵权诉讼中，在行政审查过程中即使有上述细化规定，在实际认定中仍存在一定困难，譬如有些当事人保护意识薄弱导致举证困难，商标局也不可能花费大量人力物力去审查，因此仍然会有漏网之鱼能够抢注成功。

四、对商标恶意抢注的规制建议

（一）诚实信用原则具体化

我国《商标法》第7条规定：“申请注册和使用商标，应当遵循诚实信用原则。”作为总则中的一条原则性条款，应当始终贯彻商标申请和商标使用的始终，起着最为基础的作用。但是由于这是一条原则性条款，在实践中运用很大程度依赖审查员或法官的自由裁量，因此我国《商标法》应当将其具体化，通过列举违反诚实信用原则的不当行为同时加上兜底条款的方式，上文提到的《规范商标申请注册行为若干规定》已经有所规定，但还是应当写入《商标法》中。

此外，我们还可以与已有的信用体系建设有机结合，针对恶意抢注、囤积商标等行为建立“黑名单”制度，同时也作为恶意抢注行为的法律责任之一。我国《商标法》可以增设相关条款，明确规定两次及两次以上的恶意抢注行为以及一次及以上滥用权利的行为应当列入黑名单中；同时明确列入黑名单的法律后果，首先对于黑名单上的主体应当限制其在合理期限内不得再申请注册商标；其次可以与已有的信用体系结合，譬如对于被列入黑名单的主体在银行贷款等事项会有一定的限制。

（二）制定恶意抢注的专门条款

首先，应当把“商标恶意抢注”这一术语写入《商标法》中，并明确其界定，商标恶意抢注指的是商标申请人在申请日前明知或应知该商标系他人在先使用并有一定影响的，以不正当手段抢先注册该商标；其次，应当将属于商标恶意抢注行为归纳在一起，明确其中关键词语的概念，并且实施细则、司法解释等应当配套规定相关认定的因素，可以证明的证据材料以及举证责任的分配；再次，应当增设关于恶意抢注人的法律责任的条款。

（三）明确恶意抢注人的法律责任

1.明确恶意抢注人在各个阶段的法律责任。

根据上文所述我国《商标法》关于恶意抢注的条款，其法律后果一是不予注册，二是不予注册且禁止使用。也就是说即使行为人被认定为恶意抢注，其后果也只是不能获得该商标，并不需要承担其他的赔偿责任等惩罚措施，违法成本较低而无法起到震慑作用，导致商标恶意抢注行为禁而不止。因此，应当明确恶意抢注人的法律责任。

首先，在商标注册申请阶段以及异议阶段，审查员一旦认定商标注册申请人属于恶意抢注而驳回其申请，则应当规定其在半年内不得再提出商标注册申请，对于半年后再次被认定为恶意抢注的，应当列入黑名单；其次，商标核准注册后，权利人或利害关系人根据《商标法》第13条、15条、32条提出无效宣告，商标评审委员会一旦认定为恶意抢注而宣告商标无效，则应当规定其在一年内不得再提出商标注册申请，若该商标为驰名商标，则其在两年内不得再提出商标注册申请。此外，恶意抢注人还应当承担其恶意给权利人或利害关系人造成的损失，该损失赔偿数额可参照第63条规定的侵犯商标专用权赔偿数额确定。对于恶意抢注驰名商标的，还应当通过广播、报纸等方式消除不良影响；再次，在民事侵权诉讼中，法院认定商标权人属于恶意抢注，除了被诉侵权人有在先使用抗辩权以外，还应当增加对恶意抢注人滥用权利行为的法律责任，下文将展开叙述。

2.规制恶意抢注人滥用权利的行为。

首先，明确恶意抢注人滥用权利的法律责任。在商标侵权诉讼中，法院如果认定了商标权人通过非善意获得商标权而对被诉侵权人的正当使用行为提起侵权之诉是违反了权利行使的正当性，即属于滥用权利的情形，则商标权人不仅要承担败诉的后果，还应当承担被诉侵权人的为了维权支付的费用包括律师费、文本费、差旅费等，如果因此给被诉侵权人造成损失，可以按照《商标法》第63条规定确定赔偿数额。对于恶意抢注的是驰名商标的，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。

其次，保证侵权诉讼与无效宣告程序合理衔接。在侵权诉讼提起时，可以参照最高院对于审理专利纠纷案件的规定⑥，人民法院受理商标侵权案件后，在向被告送达起诉状副本时，应当通知被告如欲请求宣告该商标专用权无效，须在答辩期间内向商标复审委员会提出。被告在答辩期间内请求宣告该商标专用权无效的，人民法院应当中止诉讼。在法院认定恶意抢注行为作出判决后，商标局可根据法院的判决作出诉争商标的无效宣告；被诉侵权人也可依据法院判决请求商标评审委员会宣告该注册商标无效，期限与《商标法》第45条规定的五年期限相同。

五、结语

商标恶意抢注处于屡禁不止的境况，主要原因是缺乏法律责任，恶意抢注人的违法成本低，因此明确恶意抢注的法律责任，对规制恶意抢注行为非常有必要。而在行政审查以及司法实践中，认定恶意抢注行为也因为《商标法》缺乏对商标恶意抢注的专门规定而模糊不清。因此，我国《商标法》应当明确纳入恶意抢注，增设专门条款，包括恶意抢注行为、认定因素、法律责任等条款；还应当建立黑名单制度。这样才能提高恶意抢注的违法成本，从而有效遏制。

注释：

①中华人民共和国最高人民法院行政裁定书，（2019）最高法行申2811号.

②北京市高级人民法院行政判决书，(2011)高行终字第 1739 号.

③广东省高级人民法院民事判决书，（2018）粤民终310号.

④《商标审查及审理标准》下篇第三、第四、第五部分的审理标准.

⑤ 中华人民共和国最高人民法院，（2016）最高法民申1617号.

⑥《最高人民法院关于审理专利纠纷案件若干问题的解答》关于专利侵权诉讼因侵权人请求宣告专利权无效而中止审理的问题。