浅谈专利审查检索策略

2020-11-28周永翔

科技与创新 2020年1期

周永翔

浅谈专利审查检索策略

周永翔

（国家知识产权局专利审查协作北京中心福建分中心，福建福州 350001）

一件发明专利申请能否被授予专利权，很重要的一步是看其是否具备《专利法》第22条第2款和第3款所规定的新颖性和创造性、与申请日之前的现有技术相比是否为新的、是否具有突出的实质性特点和显著进步。检索的主要目的之一是找出与发明专利申请的主题密切相关或者相关的现有技术文件，为判断发明专利申请的新颖性或创造性提供事实依据。

专利审查；检索策略；追踪检索；关键词扩展

1 引言

专利通过检索后进行分析，由于全世界专利众多，且具有优先权的特征，任何人都不能保证自己的想法是世界上独一无二的。你能想到的发明专利，别人很有可能也想到，所以任何个人和企业在申请专利前，都应认真检索：是否自己的想法已经被别人实现，是否专利已经出现在世界各大专利局的数据库中而不自知。通过专利检索和专利分析使企业明晰世界专利的动态，避免重复开发与资金浪费。专利检索和专利分析为什么要进行专利检索和专利分析，需明确其重要性，假如没有了专利检索分析，那么就像漂浮在大海中间没有指南针的帆船，不知所向，假如盲目研发直接申请专利会给企业造成相应的科研和申请资金损失，例如他人申请了该专利，但是没有经过检索，就会带来损失。专利检索成为专利人和企业之间的一座桥梁，为推动专利转化作出了不朽的贡献，专利人只需提供专利名称、专利人姓名、专利号等其中任何一项，企业就可以通过专利检索来查询专利的真实性和法律状态，同时，通过检索，有助于申请人完善技术方案。据国外专利机构调查，有66%以上的发明专利最后不能获得授权，其中绝大多数都是因为存在已经公开的文献，缺乏新颖性。专利检索分析可以获得理解现有技术所需的必要信息，这样可以比较现有技术，描述本申请所具有的有益效果和创造性，以及与现有技术的本质区别，这对于将来的实质审查是非常重要的。

2 检索策略

对于审查员而言，检索能力是审查员最赖以为生的技能。检索工作是专利审查的关键过程，检索的结果直接影响审查的质量。目前，在重点开展以三性评判为主线进行全面审查的指导思想下，审查员在审查工作中应当证据优先，注重互检、补检，防止漏检现象的发生。因而，关注专利检索是实现三性评判为主线的全面审查的最好保证，可从以下几个方面考虑。

2.1 正确选择数据库

审查员在进行专利检索时，正确选择外文数据库进行检索，是提高检索效率和质量的有效手段。对于外文数据库的选择可以从以下几个方面进行思考：分析本申请所属领域在不同国家的发展情况，例如日本的超声传感器领域、显示领域技术领先，审查员在检索该领域的专利申请时应当首先考虑日本专利数据库；当申请人为国际大公司时，审查员在进行外文检索时，要选择申请人所在国的专利数据库和其主要行业竞争对手所在国家的专利数据库。

2.2 技术标准需重视

审查员除了要在专利文献中进行检索外，还会检索非专利文献，但审查员很可能会遗忘另一类非专利文献——技术标准。

一般而言，需要重点针对技术标准进行检索的专利申请具有以下3个特点：涉及某种特定元件、装置、仪器的校准或操作方法；技术方案，类似于说明书或操作规程；专利申请的背景技术或具体实施方式中提及参考了某些行业标准。

2.3 追踪检索

追踪检索是一种常规的检索方式，由于用来评判三性的证据一般来自现有技术，因此，通常在检索过程中对现有技术给予更高的关注。然后在实际案件的审查过程中，通常会碰到一些对比文件内容相关度高，但是因为时间的原因，而无法使用，需要继续分析、追踪，有时会有意外的收获。

2.3.1 追踪同族信息

当提到一个新案子后，可以先从检索系统查找是否存在同族，可能该专利申请已经在国外提交过申请，可以参考国外审查员的审查意见，最为重要的是可以借鉴他们使用的对比文件，可为检索减少极大的工作量。在检索前追踪申请的同族审查信息，能获得事半功倍的效果。

2.3.2 追踪非现有技术的审查意见

在检索过程中，经常会碰到一些对比文件内容和本申请内容非常近似，但是由于公开时间在本申请的申请日之后，而无法作为现有技术文件来评述三性。此时，可以在E系统的“查询子系统”中，通过输入该对比文件的公开号或申请号等信息，追踪是否已经有了其他审查员给出的审查意见，尤其借鉴其检索报告中的对比文件，就可能找到适合的对比文件。

2.3.3 追踪申请人、发明人

追踪检索中的“人”，不仅包括申请人、发明人，还包括关联人/关联企业，检索时，应充分利用这些“人脉”资源。在对发明人、申请人进行追踪时，主要是以作者及作者单位为入口，在专利库、非专利库进行检索，这是最常用的检索方式。

2.3.4 追踪申请中提到的相关文献

挖掘专利申请文件的相关信息在追踪检索中同样重要，例如追踪申请文件说明书中提及的引用文献或参考文献，充分挖掘有效信息，可找到与本申请相关度很高的对比文件。背景技术中出现的文献基本都是与申请文件中技术方案相关度较高的文献，对背景技术的检索也是追踪检索中常用的检索手段之一。追踪这些出现在背景技术部分的引文，有时会较快地检索到合适的对比文件。

2.4 善用Patentics

Patentics是专利审查检索的一类辅助工具，如果审查员只是简单地用公开号进行检索，其检索结果通常不能令人满意，有时给出的文献甚至与本申请风马牛不相及。笔者在检索过程中发现，如果对发明点进行改写提炼，再作为检索要素，就可以使Patentics变得更“智能”。

Patentics会根据检索要素进行自动扩展，通过发明点提炼和改写后的检索要素，扩展更具有针对性，能够根据审查员的“心意”进行检索。笔者认为，改写提炼发明点的思路如下：从实现本发明的关键手段、重要步骤或者技术效果的角度出发，去除冗余和重复的限定，用一句话或者简短的一段话来归纳概括发明点。

2.5 关键词扩展

在前两种方式均未找到合适对比文件的情况下，只能通过传统常规的检索方式查找对比文件，而关键词的扩展是最为常用的手段。

2.5.1 补充专业知识，调整关键词

对于专利审查员而言，常常遇见与所学专业不相关的申请，遇到案件时，会有无从下手的感觉，因为所有的审查工作都由本领域技术人员完成，如果看不懂案件，那审查案件时就很困难。

在此种情况下，需要补充专业理论知识，理解技术方案，不断调整关键词。专业研究对于关键词的选取有着指导意义，深入了解专业理论，注重专业知识的运用，针对性补充相关技术知识，深入理解该申请的发明点，提取合理有效的检索要素，从而找到合适对比文件。

2.5.2 在检索中不断积累相关词汇

来自自然语言的关键词存在大量的同义和近义现象，由于词语的多义性，对于同一主题概念可以采用不同词进行表述。对于专利文献，虽然专利局要求专利申请尽可能采用通用的科技术语，但是由于不同国家、不同阶层的人员都进行发明创造，不同的专利文献表述相同概念的用语有很多。

2.5.3 注意非正规用语的积累

有些公司有意采用非正规技术用语，意图规避检索，例如仪器测量领域普遍采用“变压器”用语，而某些申请人则采用“变换器”。有些是地域文化差异造成某些技术用语不同，在仪器测试领域，特别注意台湾地区和日本公司的申请，由于政治因素，台湾和大陆长久隔阂，已经造成文化上的差异，这种文化差异体现在科学技术交流上，实际上已经造成技术交流上的不方便[1]。

这种方式要求审查员对该领域有较为深刻的认识，对关键词的认定、关键词如何扩展都有较高层次的要求，关键词认定不准确、扩展不到位都会为检索带来极大的麻烦。

2.6 FI分类号的使用

在某些领域，日本的技术处于世界领先水平，作为全球五大专利局之一，正确使用FI分类号对检索常常能起到重要作用。笔者发现，FI用于扩展IPC在某些技术领域的功能，作为一种辅助IPC检索的手段仅在日本使用，虽然不能作为国际上使用的分类体系，但是对于一些在日本有着前沿发展的技术领域，比如在笔者所审查的H04M手机终端领域，日本国内技术属于世界一流水平，并且技术水平提升快，所以其使用价值很高[2]。