毛铭浩

摘要：由于我国法律规定的抽象性和模糊性，专利侵权警告行为的正当性判断存在争议。其争议原因在于：一方面是专利侵权警告行为的法律性质不明确;另一方面是该行为的正当性判断标准存在分歧。分析法律规定以及司法实践，专利侵权警告行为应是行为人专有权行使的行为，如果超过必要的限度，有可能构成权利滥用，进而落入到《反不正当竞争法》第11条或者第2条的规制范围。专利侵权警告行为的正当性判断标准，应当从主客观两方面进行分析：客观上判断是否存在“编造、传播虚假信息或者误导性信息”的行为事实，主观上认定是否尽到谨慎注意义务，需要结合发送内容、发送对象和发送方式进行综合判断，只有符合主客观要件，专利侵权警告行为才能构成商业诋毁。否则，有可能落入到《反不正当竞争法》第2条的适用范围。

关键词：专利侵权警告;商业诋毁;注意义务

中图分类号：D923.42文献标识码：A 文章编号：1003-5168（2020）24-0069-06

1 问题的提出

专利权人发现其权利受到侵害时，不仅会通过向法院提起诉讼来维护自己的合法权益，也会向侵权嫌疑人或者相关利害关系人发送侵权警告，进而实现解决纠纷的目的。发送侵权警告是专利侵权警告行为常见的方式之一，其法律依据是我国《专利法》第60条的规定。①之所以法律对专利侵权警告行为进行规定，是因为相较于诉讼而言，发送侵权警告不仅可以减少维权成本，而且可以提高双方协商解决纠纷的效率，从而在司法实践中得到广泛运用。但是通过分析该规定可以发现：一方面立法者肯定了协商解决这一救济方式，为专利侵权警告行为的适用留下了空间;另一方面该规定仅仅是一种抽象性规范，并没有进一步规定专利侵权警告行为的正当性判断规则。

最高人民法院在“双环案”②和“理邦案”③中对于专利侵权警告行为的正当性进行了审查和判断，并提出了与之前判决不同的判断标准和规则。司法判决的不统一以及理论研究的认识不一，使得专利侵权警告行为的正当性判断存在分歧。目前关于专利侵权警告行为的争议在于两个方面：一方面是专利侵权警告行为的法律性质认识不一;另一方面是专利侵权警告行为的正当性判断存在分歧。本文将对专利侵权警告行为的法律性质、正当性要件进行分析，试图提出合理界定专利侵权警告行为正当性的判断标准，力图在最大化其解决纠纷功能的同时，不会因为超出必要的限度而损害相对方的合法权益。

2 专利侵权警告行为的困境成因

通过对理论以及司法实践中关于专利侵权警告行为的争议梳理，特别是最高人民法院在两个典型案例中对专利侵权警告行为的法律属性和侵权认定标准的论证，我们可以得出目前我国专利侵权警告行为存在争议的原因主要包括两个方面：一方面是专利侵权警告行为的法律性质不明确;另一方面是由于法律属性存在争议，使得该行为正当性判断的标准也存在分歧。以下将对争议原因进行分析，以便更好地解决问题。

2.1 专利侵权警告行为的法律性质不明确

专利侵权警告行為是指专利权人在发现其专利权受到侵害时，向侵权嫌疑人或者相关利害关系人发送专利侵权警告的行为。由于我国立法对于专利侵权警告行为的规定过于抽象，其法律性质一直存在争议。理论上，主要存在以下几种观点：

第一种观点认为，专利侵权警告行为是一种专有权行使行为，[1]民法上规定的自力救济包括正当防卫、紧急避险以及自助行为三种情形，虽然发送专利侵权警告是专利权人保护其权利的一种方式，具有一定的自力救济外观，但是两者存在本质上的差异，因此专利侵权警告行为不属于上述任何一种情形，进而可不受自力救济行为的严格限制，具有相对宽松的行为空间;[2]第二种观点认为，专利侵权警告行为的基本属性是一种专利侵权的自力救济方式，[3]并且不以法院判决为前提;[4]第三种观点主张专利侵权警告行为在性质方面应被视为因签订服从合同而发出的要约：约定侵权嫌疑人以合理的违约金保证停止侵权（服从声明），如果被警告人将来再实施侵权行为，警告人可以依据之前的服从声明来要求被警告人支付违约金;[5]最后一种观点则认为，专利权人发送侵权警告的行为是一种与相对人协商解决纠纷的方式，在性质上属于自力救济，并且同时认为也是权利人行使权利的行为。[6]

在司法实践中，对于专利侵权警告行为的法律定性也存在疑问。最高人民法院在“双环案”④的二审判决中认为，专利权人发送侵权警告是其自行维护权益的途径和协商解决纠纷的环节，法律对于在法院侵权判决之前专利权人自行维护其权益的行为，并无禁止性规定。专利侵权警告行为是专利权人维护其权利的一种自力救助行为;然而最高院在“理邦案”⑤却认为，发送专利侵权警告可视为当事人协商解决纠纷的重要途径和环节，符合法律有关鼓励当事人协商解决纠纷的规定精神，也是专利权人权利行使的应有之义。也就是说，专利侵权警告行为是专利权人行使权利的行为。由此可知，两个案件在专利侵权警告行为法律性质的认定上存在不同的理解和认识。

2.2 专利侵权警告行为正当性判断的司法争议

虽然立法上承认和鼓励专利权人发送专利侵权警告以便协商解决纠纷，降低诉讼成本、节约司法资源，但是对该行为正当性判断的界定并没有作出进一步的规定，而该行为的合理界定却是维护此种立法精神的关键所在。在专利侵权警告行为正当性的判断问题上，司法实践发展出两种不同的认定标准，但是两种标准均不能对该行为的正当性作出合理界定，各自存在一定的缺陷。

2.2.1 过错推定标准的适用及分析。过错推定标准是将专利侵权构成与否作为判断专利侵权警告行为正当性的判断依据，该种标准在之前的司法判决中经常得到运用。在实践中主要考察两个方面：①专利侵权警告的内容是否属于“编造、传播虚假信息或者误导性信息”;⑥②权利人主观上是否存在过错。具体而言，在专利被宣告无效或者专利侵权不成立的情况下，认定专利侵权警告的内容属于编造、传播虚假信息或者误导性信息，进而推定权利人主观上存在过错，权利人往往会承担停止侵害以及损害商誉的赔偿责任。

在“江门市金凯登装饰材料实业有限公司案”⑦（简称“金凯登案”）的判决中，由于另案专利侵权诉讼中专利侵权不成立，进而法院认为被告没有准确预见这个事实，并且擅自作出自己的判断，构成不正当竞争。虽然没有涉及主观过错的论证，但从判决书的论述来看，法院是以专利侵权是否成立作为专利侵权警告内容是否真实的判断标准，并以此推定权利人主观上是否存在过错。[7]另一个运用过错推定标准的案件是“湖北大成空间建筑科技有限公司商业诋毁案”⑧（简称“大成空间案”）。法院认为，在专利是否侵权未被认定的情况下，被告明知此种情况却仍然发送专利侵权警告，其内容造成了相对方的误解，主观上存在过错。该论证思路也是以未决事实属于误导性信息为判断依据，进而推定权利人主观上存在过错。

过错推定标准其优势在于，严格依据法律规定进行推理，规则清晰，实践中便于操作。但是该标准存在的缺陷在于，专利权的效力不稳定，被宣告无效的可能性比较大，并且公众对于专利权侵权的判断能力不高。如果仅仅依据专利权是否被宣告无效以及专利侵权成立于否来推定权利人的主观过错，对于权利人的预判侵权事实的能力要求过高，责任承担过重，不利于专利侵权警告行为具有的协商解决纠纷功能的实现。

2.2.2 权利行使标准的适用及分析。权利行使标准是在最高人民法院在“理邦案”的再审裁定中首次得到适用：发送专利侵权警告等行为是权利人行使其权利的具体表现方式，同时专利权人已善尽谨慎注意义务，进而认定该行为不构成商业诋毁。在具体的认证上，法院针对两个关键性的问题给出相应的判断依据：首先是行为的法律定性以及正当性判断，一般应考察权利是否有效等基本情况、行为人主张存在的侵权事实以及行为目的、对象、方式等方面并进行综合认定;其次，在判断警告内容是否属于权利的正当行使范围时，应考察权利人主观上是否存在过错，比如侵权事实是否充分等。⑨

最高人民法院在“双环案”中进一步肯定了权利行使标准的适用。在判决中指出，判断专利侵权警告行为的正当性与否应当以警告内容的充分性、确定侵权的明确性为关键，并且结合具体情况综合判断。權利人在发送专利侵权警告之前应当对其警告内容尽到谨慎注意义务，主观上不存在过错。具体认定上，可对权利主体、权利本身有效与否、权利内容以及其他可认定侵权的事实等客观因素予以综合考察，进而得出合理的判定。⑩

相较于过错推定标准而言，该标准不再单从形式上判断侵权与否，而更偏向于功能主义分析，能更好地实现专利权的立法目标，平衡当事各方的合法权益。但法院的上述论证存在两个疑问：第一，不正当竞争目的是否属于侵权的构成要件？最高人民法院在上述“双环案”和“理邦案”中认定不一：在前者中认定行为人存在不正当竞争目的，但在后者中则认为行为人并不是专以不正当损害他人权益为目的，其目的是为了维护自身权利。[6]最高院虽然在上述判决中认定不正当竞争行为的成立，需要主观上具有不正当竞争目的，然而新修订的《反不正当竞争法》并没有规定不正当竞争目的要件，并且最高院也没有进一步对不正当竞争目的要件存在的法理基础作出进一步论述;第二，权利的正当行使与注意义务之间是何种联系？从“理邦案”的再审裁定论证中可以发现，最高人民法院一方面将权利是否有效等基本情况、行为人主张存在的侵权事实以及行为目的、对象、方式等因素作为判断权利是否正当行使的依据;[7]一方面在认定侵权警告内容是否属于虚假信息或者误导性信息时，以权利人是否善尽谨慎注意义务为标准。但是两者之间的关系并没有得到进一步明确，似乎是同时作为判断专利侵权警告行为正当性的标准和依据。

综上所述，法律规定的抽象性和模糊性，使得专利侵权警告行为的法律性质存在争议，并进而使得司法实践中关于该行为的正当性判断存在不同标准，造成了司法实践的混乱。因此，有必要合理认定该行为的法律性质，并在此基础上完善其正当性判断标准。

3 专利侵权警告行为的法律性质认定

专利权人发送专利侵权警告，其内容一般包括两个方面：一方面是认为相对人侵犯其专利权，进而要求相对人承担停止侵害等责任;另一方面则是表达协商解决纠纷的意思。[1]专利侵权警告行为的内容则体现出专利侵权警告行为的性质：

首先，要求侵权人承担停止侵害的民事责任是专利权人在消极意义上行使其权利的表现。知识产权作为一项绝对权，权利人在遭受侵权时，享有两种不同的救济手段：一是知识产权请求权;二是侵权赔偿请求权。[8]但是相较于具有债权性质的侵权赔偿请求权而言，知识产权请求权类似于物权请求权，不需要侵权人主观上存在过错以及造成损失等构成要件，更侧重于一种事前救济和防卫性保护。所以说，要求承担停止侵害的民事责任属于知识产权请求权的内容，而知识产权请求权以及侵权赔偿请求权均是权利人对于自身权利行使的表现，甚至于诉权，均是基于知识产权这个原权利派生出来的权利。因此，发送具有要求侵权嫌疑人承担停止侵害等民事责任内容的专利侵权警告是专利权人在消极意义上行使专利权的行为。

其次，根据我国立法和司法实践，专利权人为保护自身权利而发送专利侵权警告是当事人协商解决纠纷的合法途径。并且由于涉嫌侵权行为的成立与否并没有得到法院的确认，专利权人也可以采取提起诉讼或者诉前保全等公力救济。因此，虽然专利侵权警告行为具有自力救济的外观，但并不等同于民法上的自力救济。

综上所述，专利侵权警告行为虽然具有自力救济的部分外观，但是在法律性质上并不属于自力救济，更不构成要约，而是一种基于原权利即专利权派生出的、用以维护专利权和解决纠纷的权利行使行为。

4 专利侵权警告行为正当性判断的分析思路

上述内容已经提到司法实践中两种标准的运用，并且均存在一定的缺陷。在明确专利侵权警告行为是权利行使行为这一前提下，只有在该行为超出权利正当行使的范围进而可能对侵权嫌疑人的商誉造成损害或者损害可能性时，才有可能成为《反不正当竞争法》第十一条或者第二条规制的对象。目前关于专利侵权警告行为正当性判断的问题在于两个方面：第一个方面是客观上如何界定行为范畴;第二个方面则是权利人主观过错的认定。接下来将从这两方面分析专利侵权警告行为的正当性，以便实现该制度的立法目标，兼顾当事人的合法权益。

（1）专利侵权警告的内容应充分、真实

总的来说，专利侵权警告的内容应具有充分性和真实性，这样不仅可以体现出权利人行使权利的正当性，最重要的是可以作为被警告人合理判断是否构成侵权的重要依据。但是发送专利侵权警告仅仅是权利人的一种具有单方性的权利救济手段，带有一定的或然性和盲目性，而且专利权在其效力和侵权判断方面，分别表现出不确定性和复杂性。因此就专利侵权警告行为的内容而言，虽然权利人在侵权警告中依据的涉嫌侵权事实应当具有较高程度的确定性，但是不能过高要求权利人对其警告行为构成侵权的确定性程度，否则会妨碍专利侵权警告制度的正常效用和有悖此类制度的初衷。

专利侵权警告行为的内容一般包括如下几个方面：第一，双方当事人;第二，侵权事实：要详细指出侵权嫌疑人具体的侵权行为内容以及性质，要充分披露与涉嫌侵权行为有关的必要信息;第三，提出要求对方承担停止侵害等民事责任;第四，警告后果以及解决措施。并且在发送对象不同时，行为内容也会存在差异。

（2）合理区分专利侵权警告的发送对象

根据我国《专利法》第11条的规定，?作为专利侵权警告的发送对象，不仅仅包括制造商，还包括工商业顾客（比如购买专利侵权产品的生产商）、销售商以及进口商。并且《专利法》第70条是关于赔偿责任的豁免性规定。?换言之，善意的工商业顾客或销售商的生产性使用或者销售行为，也构成专利侵权，但是不需要承担损害赔偿的责任，只是需要承担停止侵害等其他民事责任。此时工商业顾客或者销售商就成为了独立的侵权嫌疑人。[5]

关于是否可以向侵权嫌疑人的客户（包括现有客户和潜在客户）发送专利侵权警告的原因主要基于两点：第一，相较于被控侵权的制造商而言，作为销售商的客户更没有能力去判断其销售的产品是否侵权，并且避险意识更强，更容易受到侵权警告的影响;第二，并且在我国特有的诉讼文化背景下，公众普遍对于诉讼有抵触心理，对于被告或者成为被告有着很深的偏见。所以为了减少可能成为被告或者卷入诉讼纠纷中的风险，客户更愿意屈服于侵权警告而放弃购买、使用或者销售被控侵权产品，转而选择其他的进货渠道。[11]在这种情况下，客户不会遭受太大的损失，并且还可以援引《专利法》第70条进行合法来源抗辩。但是对于被控侵权人来说，如果专利权人在向其客户发送侵权警告的同时并没有通知被控侵权人，并且客户在收到侵权警告后也没有联系被控侵权人或者与之协商处理而是直接选择放弃使用其产品，则被控侵权人根本无法及时采取有效的补救措施。[10]所以，正如“双环案”中指出的那样，对于此类发送对象发送专利侵权警告的注意义务要高于对制造商发送专利侵权警告的情形。

因此，考虑到向侵权嫌疑人的交易相对人发送专利侵权警告的不利影响，在专利侵权未得到确认前，专利权人不得直接向侵权嫌疑人的交易相对人发送侵权警告，而是必须先向被侵权嫌疑人发送侵权警告。这样做可以促使侵权嫌疑人主动联系权利人进行协商解决纠纷，也方便侵权嫌疑人向第三方申明，以免造成不必要的损失。只有在警告无果或者无法找到侵权嫌疑人的情况下，才可以向其交易相对人发送侵权警告，并且由于交易相对人更容易受到侵权警告的影响，向交易相对人发送侵权警告对侵权嫌疑人会产生很大的不利影响，因而专利权人在向交易相对人发送侵权警告时的注意义务程度应当相应提高，否则可以认定专利权人主观上存在过错。

（3）合理限制专利侵权警告的发送方式

最后一个方面是发送方式对于注意义务的影响。发送专利侵权警告的方式包括公开和非公开两种方式，非公开是指通过信件、邮件、传真等范围相对受限的方式向侵权嫌疑人或者交易相对人发送;而公开的方式是指通过广告、新闻报道等媒体向交易相对人或者公众发送。前者即使事后认定侵权不成立或者未尽到谨慎注意义务，但毕竟是处于非公开状态，公众并不得知其内容，不会对侵权嫌疑人造成多少损害;而在后者的情形下，公众随即就知晓侵权警告的内容，由于一般消费者并没有能力去判断是否侵权，很容易受到侵权警告的影响，也容易使得这种方式成为专利权人打击竞争对手的手段，对于侵权嫌疑人极为不利。[12]

而且发送方式与发送对象、散布范围也密切相关。一般地说，侵权警告的发送范围越广，对其内容的真实性要求越高。因为受众越广，其中能够分辨事实真相的人的概率就越低，对侵权人的影响越大，侵权警告成为商业竞争和打击竞争对手的手段的可能性越高。因此，在专利侵权是否成立还未得到确认之前，专利权人不得以公开的方式发送侵权警告。否则，可以认定专利权人主觀上存在过错。

综上所述，在判断专利权人发送侵权警告的正当性时，应从主客观两个方面进行分析。客观上，分析是否存在“编造、传播虚假信息或者误导性信息”的行为事实，行为内容应当真实充分并且不会引人误解;主观上，分析专利权人在发送侵权警告时是否善尽谨慎注意义务，通常结合发送内容、发送对象以及发送方式进行综合判断。只有当专利权人客观上存在编造、传播虚假信息或者误导性信息的行为，并且主观上没有尽到谨慎注意义务而存在过错时，专利权人才会受到《反不正当竞争法》第11条规定的商业诋毁行为的规制，进而承担相应的侵权责任。但是即使行为内容真实，如果权利人主观上存在不正当竞争目的，则会受到《反不正当竞争法》第2条的规制。

5 结语

专利权人在发现其权利受到侵犯时，在提起诉讼或者申请诉前保全等公力救济前，通常的做法是向侵权嫌疑人或交易相对人发送侵权警告，以达到协商解决纠纷的目的。但是目前我国法律对于专利侵权警告行为没有作出明确规定，加上专利权效力以及专利侵权的复杂性，也使得该制度在维护专利权人合法权益的同时，或会构成权利滥用进而损害相对方的合法权益。

在认定专利侵权警告行为是一种专有权行使行为的基础上，从主客观两个方面来界定专利侵权警告行为的正当性。具体而言，客观上判断行为内容是否真实充分并且不引人误解;主观上，确定专利权人在发送侵权警告时是否善尽谨慎注意义务，通常应结合行为内容、发送对象以及发送方式进行综合判断。只有当专利权人客观上存在编造、传播虚假信息或者误导性信息的行为，并且主观上没有尽到谨慎注意义务时，专利侵权警告行为才会构成《反不正当竞争法》第十一条规定的商业诋毁行为，进而承担相应的侵权责任。如果不符合第十一条的构成要件，但其行为内容真实充分，应进一步考察行为人是否具有不正当竞争目的，比如行为人发函的时机等。如果具有不正当竞争目的，那么就会受到《反不正当竞争法》第2条的规制。

注释：

①参见《专利法》第六十条：“未经专利权人许可，实施其专利，即侵犯其专利权，引起纠纷的，由当事人协商解决;不愿协商或协商不成的，专利权人或者利害关系人可以向人民法院起诉，也可以请求管理专利工作的部门处理。”

②参见石家庄双环汽车股份有限公司与本田技研工业株式会社确认不侵害专利权、损害赔偿纠纷，中华人民共国最高人民法院民三终字（2014）7号。

③参见深圳市理邦精密仪器股份有限公司与深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司商业诋毁纠纷，中华人民共和和国最高人民法院民申字（2015）191号。

④参见最高人民法院（2014）民三终字第7号民事判决书。

⑤参见最高人民法院（2015）民申字第191号民事裁定书。

⑥参见《反不正当竞争法》第11条：“经营者不得编造、传播虚假信息或者误导性信息，损害竞争对手的商业信誉、商品声誉。”

⑦参见上海市第二中级人民法院（2012）沪二中民五（知）初字第163号民事判决书。

⑧参见湖北省高级人民法院（2012）鄂民三终字第40号民事判决书。

⑨参见最高人民法院（2015）民申字第191号民事裁定书。

⑩参见最高人民法院（2014）民三终字第7号民事判决书。

?参见最高人民法院（2015）民申字第191号民事裁定书。

?参见《专利法》第11条：“专利权的效力及于制造、使用、许诺销售、销售及进口行为。”

?参见《专利法》第70条：“为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，能证明该产品合法来源的，不承担赔偿责任。”

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