利用依职权修改缩短专利审查周期的探讨

2020-07-28梁雄军

法制与社会 2020年19期

关键词发明实用新型专利依职权修改审查周期

作者简介：梁雄军，国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心，助理研究员，研究方向：实用新型专利审查。

中图分类号：D923.4 文献标识码：A DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2020.07.066

一、引言

我国存在三种专利保护形式，即外观设计、发明和实用新型。其中发明和实用新型涉及新的技术方案，其保护范围以其权利要求的内容为准。因此发明和实用新型以文字界定保护范围。近些年我国发明和实用新型申请量不断攀升，它们两者的申请量总和已多年位居世界第一，其中2020年1-4月实用新型专利申请量达76.4万件，同比增长15.5%。随着申请量的上升，公众对缩短它们审查周期的要求越来越迫切。高价值发明专利审查周期已被要求压缩至17.3个月，但这仍然还不能满足公众要求。本文将结合专利审查实践，给出缩短发明和实用新型审查周期的建议。

二、审查实践中的案例

由于实用新型和发明是用文字限定保护范围，因此审查实践中常遇到文字和标点方面的错误。鉴于实用新型在授权后才公告予以公开其内容，本文的案例都是根据审查中遇到的实际案例重新编辑的内容，用以列举和实际申请相同的缺陷。具体案例如下：

第一，明显的文字和符号错误。（1）“安装结构的尾端设置有一个弯钩。。”“桌子的背面有卡扣，。”这里明显存在标点符号错误;（2）“白色壳体（1上带有胶粘层”，其中附图标记没有放置在括号内。（3）说明书中记载“绝缘层2包裹着芯轴1”，而从申请文件其他位置记载的内容看，绝缘层的附图标记应该是21。（4）权利要求書中记载“所述辅助环的长度为过渡拉板的厚度相同”，这里的“为”是“与”字。（5）权利要求书中记载“并于所述撑板背离所述底板的一侧设置有所述面板，所述底板上设有紧固结构用于紧固所述撑板，所述撑板背离所述底板的一侧设置有所述面板”，这里“所述撑板背离所述底板的一侧设置有所述面板”重复出现。这些都是明显的文字和符号错误，遇到上述这些情形，审查员可以发出补正通知书，也可以依职权进行修改。

第二，文字上存在多种修改选择。（1）“所述侧面板位于所述支腿侧部，且两所述侧弹性体的两所述侧板关于所述支腿对称设置”，这里出现了不同的科技术语“侧面板”和“侧板”，而申请文件其他位置既记载有“侧板”又记载有“侧面板”;（2）说明书中发明创造的名称为“一种刻录机用的保温门”，而请求书中发明创造名称为“一种刻录机修理用的保温门”，而从申请文件记载看保温门的作用就是用于刻录机修理。以上案例，其修改有不同的选择，科技术语既可以统一为“侧板”又可以统一为“侧面板”，发明创造的名称也同样有两种修改方式。在实践中这种存在不唯一修改的情况，一般会发出补正通知书。

第三，引用关系错误。（1）“2、根据权利要求1所述的防偷油装置，其特征在于，所述接近传感器为雷达装置。3、根据权利要求1所述的防偷油装置，其特征在于，还包括一与所述机动车的电瓶连接的电源，所述电源用于为所述雷达装置供电。”这里提及“所述雷达装置”，而“雷达装置”在权利要求1中没有提及，首次提及“雷达装置”是在权利要求2中，因此权利要求3引用权利要求2可克服所述缺陷。（2）“5、根据权利要求2或4所述的一种菜篮，其特征在于所述提手的截面是椭圆形”，而提手在权利要求2中首次提及，在权利要求3中也被提及，但是没有在权利要求4中提及，一般应该将引用关系改为引用权利要求2或3，但也可能只引用权利要求2或只引用权利要求3。（3）“3、根据权利要求1或2所述的行走轮，其特征在于：轮辋采用铝合金材料制成。4、根据权利要求2或3所述的行走轮，其特征在于：辐条数量为五条。”其中权利要求3和4都是多项从属权利要求，权利要求4引用了权利要求3，即多项从属权利要求引用多项从属权利要求的情形。以上涉及的都是引用关系错误，在审查实践中这些情形都会发出补正通知书，这种引用关系错误的缺陷存在比列较大，因这一缺陷而发出补正通知书的情况占了大部分比例。

第四，语句含义不清晰。（1）“电钻通过夹持一转杆转杆上固定一摩擦轮”，这一语句明显不通顺，申请人本意有可能是“电钻夹持一转杆，转杆上固定一摩擦轮”，也可能想表达“电钻通过某个部件夹持一转杆，转杆上固定一摩擦轮”。（2）“所述支撑杆的贯穿前箱壁缓冲箱且延伸至缓冲箱内部”，这一语句“的”字可要可不要，去掉更通顺，但留着也不违反语言习惯，不过留着“的”字存在是否遗漏部件的嫌疑，如其实际想表达“所述支撑杆的某某贯穿前箱壁缓冲箱且延伸至缓冲箱内部”。（3）“吸液口的直径大小等于进液管右侧的内径”，这里“右侧”有可能是多余的，也可能是“右侧某个部件”。在审查实践中，这些语句含义不确定，申请人存在多种限定可能的情形会发出补正通知书，而且这些情形发出补正通知书的比例也不低。

第五，主题名称不一致。权利要求书中记载“1、一种基于巡检机器人的皮带洒煤预警装置，其特征在于包括警报器……。2、根据权利要求1所述的警报器，其特征在于……”，即权利要求中提及的主题名称不一致。这里申请人可能是错写主题名称，也可能是另一个独立权利要求。这种情形目前审查员会发出补正通知书。

第六，改动的文字较多。附图说明中提及“图2是图1中把手安装结构示意图”，但图2实际上是外壳的结构，如果修改则要对整个图名进行修改。这种涉及修改文字比较多、修改内容比较大的目前也要发补正通知书。

三、关于缩短审查周期的思考

在审查实践中，发明和实用新型有实质性缺陷审查员会发出审查意见通知书，存在形式性缺陷，审查员会发出补正通知书，针对通知书的答复一般会给予四个月或两个月的答复期限，而上文提及的案例，若不进行依职权修改，则都会发出补正通知书，若要缩短审查周期显然应当减少通知书次数。根据《专利法实施细则》第五十一条第四款的规定，国务院专利行政部门可以自行修改专利申请文件中文字和符号的明显错误。国务院专利行政部门自行修改的，应当通知申请人。但是，可能导致原始申请文件记载范围发生变化的修改，不属于依职权修改的范围。由此可见，审查制度也是鼓励依职权修改的，但依职权修改不能导致原始申请文件记载范围发生变化。

而在审查实践中难点就在于如何判断修改将导致申请文件记载的范围发生变化。改正明显的文字错误和标点符号错误，修改明显的文本编辑错误，删除明显多余的信息，错误的附图标记、附图标记增加括号，即上述第1项案例中提及的情形，这些是明确可以依职权修改的范围。但笔者认为可以适当放宽依职权修改的范围，进而减少发出通知书的次数，从而缩短审查周期。上述第2项案例中，虽然文字上有不同种修改选择，但各种修改后的方案原始申请文件中都有记载，选择哪种修改方式都可以，这本身没有导致申请文件记载的范围发生变化，都应当允许审查员依职权修改。笔者也认为审查员可以针对上述第3项案例情形整理引用关系，因为进一步引用的科技术语本身可以反推其应该引用的权利要求项，即使存在多组引用关系，这些关系也已经被记载在原始申请文件中，这种修改也没有超出原始申请文件记载的范围，也应当允许审查员进行修改。至于第4项案例情形，若通过申请文件其他位置的记载可以明确意思的，也应该鼓励审查员依职权修改。针对第5项案例涉及的主题名称不一致的情形，将权利要求主题名称修改一致不会超出原始申请文件记载的范围，应该允许修改。而对诸如第6项案例中提及的附图名称的修改，若能明确附图内容，这种修改也应该被允许，这不会导致说明书记载内容的变化，因为名称本身是源于附图内容的。

扩大依职权修改的范围后也会存在申请人不认可的情形，尤其是对语句不清晰的修改，因此可以在授权办登时加入申请人对修改的确认环节，若申请人不进行修改直接办登，则表示申请人认可审查员的修改。