许艳

关键词

在先使用 未注册商标 司法保护

着国家对知识产权战略的提倡和推动，以及商标价值的日益凸显，商标越来越受到重视。经营者更倾向于将其已使用的商业标识注册为商标。我国实行商标注册制度，亦推动了国内商标注册量的进一步提升。然而，基于诸多原因，如在先使用的商标被他人抢注，或基于缺乏显著性而被商标局驳回等，一些已经使用的商标往往无法获得注册，但由于已经使用的品牌已经在消费者群体中形成相应的忠诚度和粘附度而导致无法舍弃该品牌^或因商业推广策略原因而需要继续使用该品牌，企业将其作为未注册商标进行了商业使用。在此种情形下，未注册商标的使用如何在规避潜在侵权风险的同时加强对自身的保护，就显得尤为重要。对已经使用的未注册商标进行保护，能够弥补商标注册制度的内在缺陷，亦符合商标经使用而被赋予生命力的本质属性。

未注册商标保护的现实原因

多年来，商标的的“恶意注册”“恶意使用”和“恶意诉讼”问题备受业界关注，其背后是在先使用人的正当利益无法得到有效保护的利益失衡，以及对解决此问题的急切呼吁。一边是抢注人的注册成本极低，导致重复注册、大量注册等现象的反复出现;另一边却是正当权利人的维权成本极高，需委托专人管理、定期监控、不断诉讼，花费大量的时间、精力和金钱成本。如今，由于他人抢注导致在先使用人无法将其使用的标志注册为商标，只能作为未注册商标使用的现象已屡见不鲜。

未注册商标存在的另一大原因，是由于缺乏顯著性而无法获得注册。对于此类缺乏显著性的标志，《商标法》第十一条规定其不得作为商标注册，但并不禁止其使用。在商业使用中，此类商标与产品或服务的特性有一定关联，多为暗示性商标，方便消费者识记，推广起来较为容易，这也是众多未注册商标得以继续使用的主要理由之一。

《商标法》关于未注册商标保护的规定

（一）关于未注册商标的规定

对于未注册商标，《商标法》给予有限的保护。

根据《商标法》第十五条对代理人或者代表人或合同、业务往来或者其他关系而明知该他人商标存在抢注的规定，第三十二条禁止损害他人在先权利，第五十九条第三款“注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区分标识”的规定可见，《商标法》对未注册商标（非驰名）的保护为消极保护，即基于未注册商标对代理人、代表人及其他关系人知悉在先使用人情况的抢注行为提异议并禁止其使用，对他人注册与其相同、近似的商标提异议或无效，以及在面对商标侵权时提出不侵权抗辩时，未注册商标无法像注册商标一样作为权利基础以主动提起商标侵权诉讼。这与我国实行的商标注册制度相呼应，即给予未注册商标一定的保护，“但保护水准不宜过高，以免冲击到注册制这一商标管理中的基本制度”。

（二）关于未注册驰名商标的规定

《商标法》第十三条给予未注册驰名商标予以保护，同时第五十八条规定“将未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用，误导公众，构成不正当竞争。”

未注册驰名商标制度在不断完善，但直到2001年《商标法》中才出现了对未注册驰名商标的专项规定，这是当前我国商标权注册制度下对因使用而获权的未注册商标所能给予的最强保护。从上述规定可知，相比于普通的未注册商标的消极保护，《商标法》给予未注册驰名商标的是积极保护，即商标所有者可以将未注册驰名商标作为权利基础，对他人在相同商品上的商标性使用行为提起商标侵权诉讼，或针对他人将其商标作为企业名称使用的、误导公众的行为提起不正当竞争诉讼。给予未注册驰名商标稍弱于注册商标的保护，亦是出于商标本质的内在要求。商标的价值在于使用，未注册驰名商标虽然未获得注册，但基于使用而事实上起到了识别商品或服务的功能，具有了相应的市场价值，因此也有了保护的的基础和必要性。

未注册商标的使用问题

（一）增加区分的识别标识，降低混淆的可能性

将未获得注册的商标投入商业使用，存在较大风险。特别是申请注册时与在先注册商标近似而被驳回的无法通过注册的商标，更是存在天然的缺陷，这类商标再进行使用，不可能完全阻断商标侵权的风险，这对于品牌后期的投入、推广与发展很是不利的。因此，商标所有者在使用未注册商标时，增加区分的标识，如企业字号或企业已使用并注册的商标等，尽量避免消费者混淆，降低误认的可能性。

值得注意的是，即使未注册的商标与其使用人形成了紧密关联，其间仍然存在一定的不确定性，并可能产生新的问题。一般而言，当在后使用的未注册商标通过大量的使用和推广获得高知名度，并与其使用人形成紧密联系时，该商标与其使用人的关系不会使得相关消费者混淆，即当消费者看到该商标时，便能知晓其提供商品或服务的主体。然而，当在先注册人使用其注册商标时，鉴于与他人使用的知名未注册商标有一定的近似性，相关消费者将有可能误认注册商标持有人提供的产品是他人知名未注册商标使用人所提供的，或误认二者具有一定的关联性，从而可能在一定程度挤压该注册商标使用及发展的空间，产生所谓“反向混淆”。

（二）保留在先使用证据

保留在先使用证据，有利于主张在先使用的权益以抗辩在后注册商标。在2013年《商标法》修改前，虽然司法实践中确有给予善意在先使用人一定保护的案例，但缺乏明确的法律依据。2013年修改后的《商标法》增加了第五十九条第三款关于在先使用的规定，赋予了在先使用人在一定条件下基于其在先使用为注册商标进行不侵权抗辩，并在原有范围内附加适当区别标识继续使用的权利。此外，在先使用者亦可针对在后注册商标权基础中的瑕疵，进一步尝试对该注册商标提起无效请求，从而使其失去注册商标的权利基础;而后，在先使用者可再申请将原注册商标注册为新商标，从而使事实上和法律上的权利主体统一。商标的民、行程序如何衔接以打击商标抢注行为，如何保护在先使用的权利等话题，迄今已经引起了司法界的广泛深入探讨。

保留使用证据对于本身缺乏显著性的标志有着重要意义。基于缺乏显著性而无法获准注册的商标，如果经过大量、广泛的使用和宣传，弥补了先天显著性不足、起到了识别商品作用的，则该使用人可考虑重新申请注册商标，并在可能的后续驳回复审甚至驳回复审行政诉讼中提交相应的使用证据，从而提升自身获准注册的概率。

举例来说，蒙牛公司的29类的“酸酸乳”商标最初于2002年向商标局申请注册时，因缺乏显著性被驳回;2005年，蒙牛公司再次申请注册商标，2006年，在个案维权案件中，“酸酸乳”商标被呼和浩特市中级人民法院认定为未注册驰名商标。2008年，“酸酸乳”商标于2008年获得初审公告，并最终成功注册。

未注册商标的司法保护途径

（一）未注册驰名商标

在互联网信息轰炸和资本市场推动的市场环境中，一个标志经过商业运作，其知名度可在短期内迅速飙升。一个未注册商标一旦被市场认可，在利益的驱使下，市场其他主体可能在相同或者类似的商品或服务上复制、摹仿该未注册商标。对此，未注册商标使用人可通过主张认定未注册驰名商标寻求司法保护。

驰名商标的认定对商标知名度的要求较高，使用者需要参照驰名商标认定的相关规定提交大量的使用证据，用以证明其未注册商标在中国境内为相关公众广泛知悉。驰名商标可以通过行政和司法两种途径来认定：行政认定即通过国家的行政机关商标局认定，如“小肥羊”商标曾被商标局认定为未注册驰名商标，商评委也曾在个案中认定未注册驰名商标;司法认定是2001年中国加入WTO后开始实行的，其采取个案认定和被動认定原则，即由法院在审理具体的个案中应当事人的请求予以认定。蒙牛公司“酸酸乳”商标案是我国首例未注册驰名商标维权案例。由于行政机关曾对驰名商标采取主动保护和全面保护，有关驰名商标司法认定的虚假诉讼时有发生。因此，2013年修订的《商标法》明确规定禁止将驰名商标作为荣誉用于宣传，驰名商标在司法上的认定也较为谨慎。鉴于此，未注册驰名商标的认定和维权在目前的司法环境中应更为慎重。

尽管未注册驰名商标的保护类似于注册商标，但在一个标识未获得注册（未确定法定权利基础）的情况下，投入大量的使用和宣传对于使用人（或其投资者）的商业经营来说有着极大的风险。因此，未注册商标在达到事实驰名的状态后再去维权的案例，目前相对较少。

（二）一定影响的商品名称、包装、装潢

“一定影响的商品名称、包装、装潢”权益由《反不正当竞争法》所规制。相比于注册商标权，一定影响的商品名称、包装、装潢并非由注册获得，而是通过使用进行个案认定，且其权利状态根据其实际使用状态而呈现动态发展的态势。另外，依据《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第1条第2款的规定，一定影响的商品名称、包装、装潢的权益的受保护地域和在后使用者的主观过错的限制。不过，在商标所有者无法获得注册商标专用权，且其商标知名度未达成驰名状态，或仅在特定区域具有知名度的情况下，所有者仍可通过一定影响的商品名称、包装、装潢的权益，对在某一区域内正当使用其商标所形成的权益予以保护。

虽然2017年的《反不正当竞争法》在“商品名称、包装、装潢”一条中删除了“特有”的明确规定，但商业标识内在要求具有区分性，即商标需与同行业内其他主体提供的相同、类似的商品或服务的名称、包装或装潢有所不同，才能起到实际的区分作用。这与“特有”的要求具有同一性，特别是“一定影响”的要求，更增强了标志的可识别性。

（三）积极提起针对“恶意诉讼”的反诉

商标恶意诉讼是目前业界较为关注的问题，近年来国内法院已有不少相关案例引起热议。恶意提起知识产权诉讼，是指行为人明知自己提起知识产权诉讼无事实或者法律依据，仍以损害他人合法权益或者获取非法利益为目的，故意针对他人提起知识产权诉讼，造成他人损害的行为。对于不少商标被国内主体抢注又反遭抢注者起诉侵权的国外商标权利人而言，指控抢注者恶意诉讼反诉无疑是一种高效的解决方案。若恶意诉讼的反诉成立，在先商标权利人一方面能够有效避免落入商标侵权的罪名之中，另一方面有利于国外权利人从根本上确立其权利基础的正当性，为无效抢注商标的行政确权授权策略提供有力的支撑。

最近，江苏高院在审理中讯公司诉比特公司恶意提起知识产权诉讼一案中，对商标恶意诉讼的定义、构成要件和赔偿问题作了详细的论述。该案不仅判定被告构成商标恶意诉讼，而且在赔偿上参考了原告的预期利润损失，支持了原告直接的经济损失、律师费请求，并适用了惩罚性赔偿。这充分体现了我国坚决制止恶意诉讼的司法裁判导向，对于大力打击恶意注册及使用、维护在先使用人的合法权益具有典型意义。

关于恶意提起知识产权诉讼的构成要件，目前尚无相关的法律法规或司法解释规定。在商标权司法实践中，一般认为构成恶意诉讼需要满足三方面要件：第一，商标权利的取得具有不正当性;第二，行为人提起诉讼主观上具有恶意;第三，行为人恶意提起知识产权诉讼给他人造成了损失，且损失与行为人恶意提起知识产权诉讼具有因果关系。

结语

《商标法》和《反不正当竞争法》为未注册商标的保护提供了一定的依据，但由于在先使用未注册商标的相关权益基于持续使用而形成，因此保留在先使用的相关证据对于权益的主张至关重要，是权利人进行维权的基础。在实际使用中，未注册商标使用人应当增加显著区分标志从而避免造成混淆。目前现有的法律规定和司法实践表明，当未注册商标的知名度累积到在中国境内为相关公众所知悉的程度，便可通过认定未注册驰名商标获得保护;如累积到在特定区域具有一定影响的，可通过一定影响的商品名称、包装、装潢来进行主动维权。在遭遇商标抢注人的商标侵权诉讼时，在先使用者可尝试通过主张商标恶意诉讼维护其正当合法权益。

当前，我国针对未注册商标尚未形成体系化保护，现有法规各条款对未注册商标的保护也缺乏衔接，这对未注册商标在先使用人的维权选择造成了困扰。因此，我国应探索建立体系化的未注册商标保护制度。尽管我国实施商标注册制度，但对于未注册商标，不管是基于未注册商标事实上的自身价值，还是基于相关法律规定，都应予以认可。但是，对于未注册商标应使用到何种程度、商誉应积累到何种程度、司法应给予何种程度的保护等问题，仍亟需层次化、体系化的未注册商标保护制度加以调节，以加大对经使用积累了知名度的未注册商标的保护力度，并遏制商标抢注的不诚信行为。